[지재 판결문] 특허법원 2022허3496 - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2022 3496 ( )

원 고 주식회사 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 전종학

소송복대리인 변리사 최효선

피 고 C

소송대리인 변리사 전용철

변 론 종 결 2022. 9. 29.

판 결 선 고 2022. 11. 3.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2022. 5. 10. 2021 504 .

이 유

기초사실1.

가 원고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 2 )

등록번호 출원일 등록일 등록결정일 1) / / / 상표등록 제 호: 1503839 / 2018. 8. 14./

2019. 7. 26./ 2019. 7. 5.

표장 2) :

지정상품 3) : 상품류 구분 제 류의 한식점업 레스토랑서비스업 식당체인업 치킨 43 , , ,

전문 식당체인업 피자가게운영업 카페서비스업 간이식당서비스업 포장마차업 음식점, , , , (

업 포장마차업 주점업 일반유흥주점업 주점업), ( ), ,

나 선등록서비스표 및 선사용상표 .

선등록서비스표 을 제 호증 1) ( 1 )

가 ) 등록번호 출원일 등록일 갱신등록일/ / / : 서비스표등록 제 호 38092 / 1995. 7. 26./

1997. 9. 6./ 2017. 8. 9.

나 표장 ) :

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다 지정서비스업 ) : 서비스업류 구분 제 류의 치킨체인업 치킨알선업 치킨전112 , ,

문레스토랑업 치킨판매대행업 치킨체인점 실내장식업 치킨상품배달업 치킨 셀프서비, , , ,

스식당업

라 등록권리자 ) : D

마 통상사용권자) : 피고

선사용상표 을 제 호증2) ( 5 )

가 구성 ) : 동키치킨 “ ”, “ ”

나 사용상품 ) : 육계소도매업 치킨프랜차이즈업 등,

다 사용시기 ) : 년부터 1986

다 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 1 )

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 원고의 이 사건 등록상표는 1) 2021. 2. 17. , ‘

선등록서비스표와① 표장 및 지정상품이 동일 내지 유사하여 상표법 제 조 제 항 제 34 1

호에 해당하고 국내에서 수요자에게 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 인식7 , ②

되어 있는 선사용상표를 부정한 목적을 가지고 모방하여 출원한 상표로서 상품의 출,

처에 대하여 일반 수요자에게 오인 혼동을 불러일으킬 염려가 있어 상표법 제 조 제34․

항 제 호 및 제 호에 해당한다 라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 1 12 13 .’ ,

등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 당 호 사건으로 심리한 후 2) 2021 504 , 2022. 5. 10. 이 사건 등「

록상표는 그 출원일 또는 등록일 무렵 국내에서 피고의 서비스업이나 상품에 대한 출

- 4 -

처를 표시하는 것으로 인식된 선사용상표와 그 표장이 유사하고 그 지정상품과 사용상

품 또한 동일 내지 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원ㆍ등록되었을 뿐만 아,

니라 이 사건 등록상표가 사용될 경우 피고의 상품인 것으로 수요자의 기만을 초래하,

므로 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다, 34 1 12 , 13 .」라

는 이유로 위 심판청구를 인용하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였다, ( ‘ ’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증 을 제 호증의 각 기재 및 영상 변론 , 1, 2 , 1, 5 , 【 】

전체의 취지

당사자들의 주장2.

가 원고 주장의 요지 .

이 사건 등록상표는 선등록서비스표 및 선사용상표와 전체적으로 비교하여 보 1)

았을 때 그 표장이 유사하지 아니하다.

선등록서비스표와 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일을 2)

기준으로 이미 사용되고 있지 아니하던 표장이므로 그 당시 피고의 출처표시로 알려,

졌다고 보기 어렵다.

원고는 독자적인 브랜드로 치킨프랜차이즈 사업을 영위하기 위하여 이 사건 등 3)

록상표를 양도받아 이를 사용한 것인바 원고에게 이 사건 등록상표의 사용에 관하여 ,

부정한 목적이 있었다고 볼 수 없다.

나아가 이 사건 등록상표의 출원인 및 최초권리자가 피고와 관련이 있다는 사 4)

정만으로는 이 사건 등록상표가 동업ㆍ고용 등 계약관계 등을 통하여 타인이 사용하거

나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원된 상표라고 보기도 어렵다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호 제 호 제 5) 34 1 7 , 12 , 13 , 20

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호에 모두 해당하지 아니하여 그 등록이 무효라고 할 수 없는바 이와 결론을 달리한 ,

이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나 피고 주장의 요지 .

이 사건 등록상표와 선등록서비스표 선사용상표는 호칭 및 관념이 유사하여 1) ,

그 표장이 유사하고 지정상품과 지정서비스업 및 사용상품도 동일하거나 유사하다, .

선등록서비스표와 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일을 2)

기준으로 일반 수요자에게 피고의 서비스 또는 상품에 대한 출처를 표시하는 것으로

인식되어 있었다 따라서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 관하여 사용할 경우 수요.

자로 하여금 피고의 상품인 것으로 그 출처의 오인 혼동을 유발한다. ․

나아가 선등록서비스표 및 선사용상표의 창작성과 주지성 상품 및 서비스업 3) ,

사이의 동일 내지 유사성 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 경과 등에 비추어 보았을 ,

때 이 사건 등록상표는 선등록서비스표나 선사용상표에 체화된 영업상 신용 등에 무,

임승차하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원ㆍ등록된 것일 뿐

만 아니라, 동업ㆍ고용 등 계약관계 등을 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인

상표임을 알면서 등록출원된 상표에도 해당한다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 4) 34 1 7 , 제 호 제 호 제12 , 13 , 20

호에 모두 해당하여 그 등록이 무효라 할 것인바 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 ,

적법하다.

이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부3. 34 1 12

가 관련 법리 .

어떤 상표가 상표법 제 조 제 항 제 호 후단에서 규정하고 있는 수요자를 기 1) 34 1 12

- 6 -

만할 염려가 있는 상표에 해당하려면 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표,

나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없지만 국내 수요자에게 그 상표,

나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져

있어야 한다 이러한 경우 그 선사용상표와 동일 유사한 상표가 그 사용상품과 동. ․

일 유사한 상품에 사용되고 있거나 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일 유사하고, , ․ ․

선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의

정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동,

일 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사․

용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있어야만 수요자로 하여금 출처의 오인 혼․

동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 볼 수 있다 대법원 선고 ( 2017. 1. 12.

후 판결 대법원 선고 후 판결 대법원 2014 1921 , 2015. 10. 15. 2013 1207 , 2010. 1. 28.

선고 후 판결 등 참조2009 3268 ).

여기서 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 하기 위하여는 선사용상표 2) ‘ ’

가 반드시 국내 전역에 걸쳐 수요자나 거래자에게 알려져야만 하는 것은 아니고 특정,

인의 상표 등으로 인식되었는지 여부는 그 상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 , ,

등과 거래실정 등에 비추어 볼 때 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지를

기준으로 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2020. 9. 3. 2019 11688 , 2006.

선고 후 판결 등 참조 위와 같이 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 7. 13. 2005 70 ).

해당하는지 여부는 그 상표에 관한 등록결정 시를 기준으로 판단하여야 한다 대법원 (

선고 후 판결 참조2010. 1. 28. 2009 3268 ).

나 구체적인 판단 .

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선사용상표가 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려졌는지 여부 1)

가 인정사실)

앞서 인정한 사실 및 거시 증거 을 제 내지 호증 가 , 2 5, 7, 8, 10, 11, 36, 37 (

지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함 의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합)

하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

은 년경부터 치킨프랜차이즈업 등과 관련하여 선사용상표 동키치 D 1986 “⑴

킨 및 ” “ 을 사용하기 시작하였고 을 제 호증” ( 5, 7 ), 지정1995. 7. 26.

서비스업을 치킨체인업 치킨전문 레스토랑업 등으로 한 선등록서비스표 ,

“ 를 출원하여 그 등록을 마친 후 존속기간 ” 1997. 9. 6. , 2017. 8. 9.

갱신등록까지 마쳤다 을 제 호증( 1 ).

의 조카인 피고는 육계도소매업 등과 관련하여 및 라 D 2000. 5. 1. ‘E’ ‘F(F)⑵

는 상호로 각 사업자등록을 마친 후 을 제 호증 그 무렵부터 선사용상표를 사용하( 2, 4 ),

여 부산 울산 경남 지역을 중심으로 치킨프랜차이즈업을 영위하고 있다, , .

피고는 과 사이에 선등록서비스표에 관하여 사용지역은 대 2015. 10. 1. D ’⑶

한민국 전역으로 계약품은 동키치킨 상표가 찍힌 모든 상품으로 계약 기간은 계약‘ , ’ ‘ , ’

체결일로부터 년으로 각각 정한 전용사용권 실시계약을 체결하였고 을 제 호증10 ‘ ( 3 ),

선등록서비스표의 등록원부에 기간을 부터 까2020. 11. 26. ’2020. 11. 18. 2023. 11. 1.

지로 한 통상사용권 설정등록을 마쳤다 을 제 호증‘ ( 1 ).

동키치킨 에 관하여 년경부터 다음과 같은 광고가 제작되어 방영 “ ” 1991 TV⑷

- 8 -

되었다 을 제 호증( 5 ).

동키치킨 과 관련하여 경부터 경까지 아래와 같은 “ ” 1992. 4. 15. 2020. 12. 3.⑸

내용의 기사가 보도되었다 을 제 호증( 7 ).

년경 광고1991 TV 년경 1999 광고TV

일자 게시된 곳 게시 내용

1992. 4. 15. G

튀김값 백 최고 두배 이상 차이 는 평균 천 1 g ...H, I, J 1 1

백원선 동키치킨 은 천원선으로 비교적 비쌌으나 , K L M 1 N․ ․ ․

와 에서는 백 백원대로 싼 편이었다 후략O 6 -7 .( )

2019. 3. 19. P

동키치킨의 새이름 디케이치킨 주식회사 과 업무협약 체, Q

결 기존 동키치킨에서 최근 브랜드명을 리뉴얼한 디케이치..

킨은 지난 월 일 후략2 26 ...( )

2020. 12. 2. R

푸짐한 양과 가성비로 옛날통닭의 정통을 이어가고 있는

동키치킨 이 동키 옛통닭 신메뉴를 출시했다고 일 밝혔‘ ’ 30

다 중략 한편 동키치킨은 옛날통닭 원조 프랜차이즈로 ...( )...

푸짐한 양과 뛰어난 맛으로 세대 치킨 명가의 자리를 굳1

건히 지키고 있다.

2020. 12. 3. S
옛날통닭 전문 프랜차이즈 동키치킨이 소자본 치킨집

창업을 전폭적으로 지원하고 있다고 전했다 후략.( )

- 9 -

⑹ 식품안전나라 인터넷 사이트(foodsafetykorea.go.kr)1)에서 동키치킨을 검‘ ’

색한 결과에 따르면 년부터 년경까지 동키치킨을 사용하는 프랜차이즈 업체, 2017 2022 ‘ ’

의 수가 다음과 같다 을 제 호증( 11 ).

전국의 동키치킨 프랜차이즈 업체 영업소를 살펴보면 아래와 같은 형태의 ‘ ’ ⑺

간판을 사용하고 있는 사실이 확인된다 을 제 호증( 36 ).

1) 식품의약품안전처에서 운영하는 사이트로서 식품안전지식 건강기능식품 기능별 정보 식중독 예방 , , ,
홍보자료 등을 제공하고 있다.

년2017 년2018 년2019 년2020 년2021 년2022

곳70 곳74 곳79 곳87 곳89 곳89

- 10 -

스마트폰 어플리케이션 에서 동키치킨을 검색하여 보면 아래와 같이 ‘T’ ‘ ’ , ⑻

동키치킨이 표시된 배달 가능한 업체가 여 곳 검색된다 을 제 호증‘ ’ 20 ( 37 ).

- 11 -

년경부터 년경까지의 의 연 매출액은 각각 다음과 같다 을 2016 2020 F (⑼ 제 8

- 12 -

호증).

나 판단 )

위 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면 선사 ,

용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 당시 그 사용상품인 육계소도2019. 7. 5.

매업, 치킨프랜차이즈업 등과 관련하여 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상

표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 인정된다.

선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 년 전인 년 33 1986⑴

경부터 사용되어 왔고 년대에는 광고를 통하여 홍보되기도 하였다 선사용상표, 1990 TV .

와 동일한 형태의 선등록서비스표 역시 이 사건 등록상표의 등록결정일로부터 약 년 22

전인 그 등록이 마쳐진 후 현재까지 사용되고 있다1997. 9. 6. .

피고는 경부터 선사용상표 또는 선등록서비스표를 사용하여 치 2000. 5. 1.⑵

킨프랜차이즈업을 영위하고 있고 피고가 운영하는 업체의 매출액이 년 억 , ‘F’ 2019 29

여만 원 년 억 여만 원에 이른다5,200 , 2020 38 3,600 .

⑶ 식품안전나라 인터넷 사이트 기준으로 동키치킨을 상호로‘ ’ 사용한 가맹점

이 년 곳에 이르고 그 후에도 년까지 꾸준히 증가하였으며 스마트폰 어플 2019 79 2022 ,

리케이션 에서 검색되는 업체 역시 여 곳이 넘는다‘T’ 20 .

이에 대하여 원고는 피고가 프랜차이즈업에 사용하는 상표를 , “DK ⑷

으로 변경하면서 년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였으므로 이 CHICKEN” 2018 ,

사건 등록상표의 등록결정일 당시 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로

년2016 년2017 년2018 년2019 년2020

원1,817,412,000 원2,233,742,344 원2,671,531,407 원2,952,472,148 원3,836,651,096

- 13 -

인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다는 취지로 주장한다.

그러나 설령 원고의 주장과 같이 피고가 년경부터 선사용상표를 사용 2018

하지 아니하였다고 하더라도 앞서 본 사용기간 등에 비추어 보았을 때 일반 수요자나 ,

거래자가 그로부터 년도 채 경과하지 아니한 이 사건 등록상표의 등록결정일2 (2019. 7.

무렵에 선사용상표를 피고5.) 의 상표 또는 서비스표로 인식하지 아니하게 되었다고

단정할 수는 없다 또한 . 갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상만으로는 피고가 치킨24 26

프랜차이즈업과 관련하여 년경부터 선사용상표를 사용하지 아니하였다고 인정하2018

기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없다 오히려 현재 피고의 가맹점에서는 , .

“ 또는 ” “ 와 같이 선사용상표를 사용하고 있”

거나, “ 또는 ” “ 와 같이 ” “DK

과 선사용상표를 함께 사용하고 있다는 사실은 앞서 본 바와 같다 나아가 CHICKEN” .

을 제 호증의 내지 의 각 기재에 의하면 아래와 같이 피고의 가맹점이 년경 10 1 8 2018

이후에도 동키치킨 이라는 상호를 단독으로 또는 디케이 등과 “ ” ‘ ’, ‘DK’. ‘DK CHICKEN’

함께 사용하여 사업자등록을 마치거나 정정하여 영업을 영위한 사실이 인정된다.

상호 개업연월일
사업자등록일
관할세무서장( )

상호 개업연월일
사업자등록일
관할세무서장( )

동키치킨
흰여울점

2020. 7. 23.
2020. 7. 15.
중부산세무서장( )

동키치킨 2018. 8. 22.
2018. 8. 22.
진주세무서장( )

동키치킨 2018. 5. 8.
2018. 5. 9.
진주세무서장( )

디케이
동키치킨

진주초전점
2016. 10. 15.

2019. 12. 24.
진주세무서장( )

- 14 -

이에 대하여 원고는 동키치킨 이라는 상호로 운영되고 있는 매장의 경우 ( , “ ”

피고와 전혀 무관한 개인사업자가 예전 상호를 그대로 사용하면서 독자적으로 서비스

를 제공하고 있는 것에 불과하다는 취지로도 주장한다 그러나 갑 제 내지 호증의 . 27 29

각 기재 및 영상만으로는 원고의 위 주장사실이 증명되었다고 보기 어렵고 달리 이를 ,

디케이
동키치킨

진주평거점
2020. 3. 17.

2020. 3. 17.
진주세무서장( )

동키치킨
(DK CHICKEN)
창원북면점

2019. 12. 18. 2019. 12. 10.

디케이
동키치킨

경북영천점
2021. 10. 26.

2021. 10. 26.
경주세무서장( )

디케이
동키치킨

삼천포 벌리점
2020. 7. 17.

2020. 7. 14.
진주세무서장( )

디케이(DK)
동키치킨
서면점

2020. 8. 21.
2020. 7. 20.
부산진세무서장( )

동키치킨
치킨(DK )

2021. 8. 5.
2021. 7. 26.
잠실세무서장( )

동키치킨
명지점

2021. 3. 11.
2021. 3. 11.
북부산세무서장( )

동키치킨
거창점

2018. 10. 25.
2019. 12. 29.
거창세무서장( )

디케이
동키치킨

금곡율리점
2020. 7. 8.

2020. 7. 6.
북부산세무서장( )

디케이동키치킨
(DK CHICKEN)

2020. 6. 26.
2020. 6. 18.
김해세무서장( )

디케이
동키치킨

대구매천점
2019. 12. 2.

2019. 11. 22.
북대구세무서장( )

동키치킨 2018. 5. 9.
2018. 5. 9.
해운대세무서장( )

디케이
동키치킨
금당점

2019. 11. 12.
2019. 11. 12.
순천세무서장( )

디케이(DK)
동키치킨

김해삼계점
2020. 10. 6.

2020. 10. 6.
김해세무서장( )

디케이
동키치킨

2016. 9. 19.
2019. 12. 12.
창원세무서장( )

디케이(DK)
동키치킨
동래점

2018. 5. 1.
2021. 2. 8.
동래세무서장( )

동키치킨
무전점

2019. 9. 25.
2019. 9. 25.
통영세무서장( )

동키치킨 2018. 5. 21.
2018. 5. 11.
북부산세무서장( )

디케이
동키치킨
사상점

2021. 4. 20.
2021. 4. 8.
북부산세무서장( )

동키치킨
신안점

2018. 3. 15.
2018. 3. 9.
진주세무서장( )

디케이(DK)
동키치킨

연산토곡점
2020. 7. 10.

2020. 6. 29.
동래세무서장( )

동키치킨
(DK CHICKEN)

2021. 1. 1.
2020. 12. 28.
동울산세무서장( )

디케이(DK)
동키치킨

2015. 3. 16.
2020. 4. 16.
제천세무서장( )

- 15 -

인정할 증거가 없다).

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다 .

이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이 서로 동일 유사한지 여부 2) ․

가 관련 법리 )

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전

체의 외관 호칭 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 상표 , , ,

중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로․

써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분 즉 요부가 있는 경,

우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를

대비 판단하는 것이 필요하다.․

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게

두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대

비의 대상이 되는 것이므로 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰,

이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수

있다.

그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지 저명하거나 일반 수 ․

요자에게 강한 인상을 주는 부분인지 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 ,

등의 요소를 따져 보되 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 ,

그와의 결합상태와 정도 지정상품과의 관계 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판, ,

단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 참조( 2017. 2. 9. 2015 1690 ).

나 이 사건 등록상표의 요부 )

- 16 -

앞서 인정한 사실과 거시 증거 , 갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상과 변3 20

론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면 이 사건 ,

등록상표의 요부는 또는 동키 로 봄이 타당하다“DONKEY“ ” “ .

이 사건 등록상표 ”⑴ 는 노란색과 검은색의 동심원 안에 검은색“

의 영문자 및 과 붉은색의 한자 이 각각 기재되어 있고 그 아래”DONKEY“ ”DAK“ ” “ , 辛

에 검은색 한글로 신 동키닭 이 기재되어 있는 결합 표장이다 나아가 일반 수요자가 ” “ .

이 사건 등록상표를 반드시 그 전체로서 인식한다거나 도형 부분과 문자 부분이 분리,

하여 인식될 수 없다고 볼만한 별다른 사정은 엿보이지 아니한다.

그중 한자 부분은 우리나라 한자 교육수준에 비추어 보았을 때 맵다 ” “ ‘ ’辛⑵

라는 의미를 가진 것으로 쉽게 인식되는 문자여서 지정상품과 관련하여 매운 치킨, ‘ ’

등을 연상시킨다 또한 동키닭 부분과 띄어쓰기 되어 있는 한글 신 부분 역시 앞서 . ” “ ” “

본 한자 의 음역이거나 새롭다는 의미의 을 의미하는 것으로 인식될 개연성” “ ‘ ’ ” “辛 新

이 높다 따라서 이 사건 등록상표의 표장 중 한자 부분과 한글 신 부분은 모두 . ” “ ” “ 辛

식별력이 없거나 미약한 부분에 해당한다.

한편 이 사건 등록상표의 한글 동키닭 부분 중 닭 부분은 이 사건 등 ” “ ” “ ⑶

록상표의 지정상품에서 제공하는 닭고기 치킨 을 의미하고 영문자 부분 역시 ‘ ( )’ , ”DAK“

우리나라 영어 교육수준에 비추어 닥 등으로 발음되어 지정상품과 관련하여 닭을 의‘ ’ ‘ ’

미하는 것임을 쉽게 알 수 있다 따라서 이 사건 등록상표의 표장 중 한글 닭 부분과 . ” “

영문자 부분은 기술적 표장으로서 식별력이 없는 부분에 해당한다”DAK“ .

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반면 이 사건 등록상표 중 영문자 부분이나 한글 동키 부분 ”DONKEY“ ” “ ⑷

의 경우 모두 당나귀를 의미하는 영단어 혹은 그 한글 음역으로서 비교적 눈에 잘 ‘ ’ ,

띄는 곳에 위치하고 있고 다른 부분과 비교하여 보았을 때 전체 표장에서 차지하는 비

중도 작지 아니하다 여기에 혹은 동키 부분 모두 지정상품과의 관계에서 . ”DONKEY“ ” “

특별히 상품의 성질을 나타내거나 암시하지 아니하는 점 등까지 모두 종합하여 보면,

이 사건 등록상표 중 혹은 동키 부분은 식별력이 인정되는 부분으로서 ”DONKEY“ ” “

요부에 해당한다고 봄이 타당하다 따라서 이 사건 등록상표 중 신 동키닭 부분이 그 ( “ ”

전체로서 인식되어 호칭되거나 동키닭 으로 호칭될 수는 있을지언정 동키 만으로 분“ ” “ ”

리 인식되거나 호칭될 개연성이 전혀 없다는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 아니한

다).

이에 대하여 원고는 거래업계나 일반 수요자들의 인식과 언어습관에 비추 , ⑸

어 보았을 때 치킨요리전문점과 관련된 표장의 경우 ” 또는 “

” 등과 같이 닭 을 포함한 음절로 구성된 하나의 조어가 일체로 “ ” “ 3

인식되고 호칭되면서 전체적으로 식별력을 가지는바 이 사건 등록상표의 경우에도 ,

혹은 동키 부분만이 다른 부분과 분리되어 인식되거나 호칭될 개연성이 ”DONKEY“ ” “

없다는 취지로 주장한다 그러나 다음과 같은 점에 비추어 보았을 때 원고의 이 부분 .

주장은 이유 없다.

원고가 든 위와 같은 예시들이나 그에 관한 갑 제 내지 호증의 각 기 3 20㈎

재 및 영상만으로는 치킨요리전문점과 관련된 닭 으로 끝나는 음절의 조어 표장의 , ”~ “ 3

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경우 예외 없이 일체로 인식되고 호칭되면서 전체적으로 식별력을 가진다고 단정할 수

는 없다.

한편 당나귀를 지칭하는 경우 동키다라고 하기보다는 당나귀다라고 ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’㈏

하는 것이 국내의 일반적인 언어습관에 비추어 더욱 자연스럽다 이에 비추어 보면 이 . ,

사건 등록상표의 동키닭 중 닭 부분의 경우 오빠다를 변형한 오빠닭 갑 제 호” “ ” “ , ‘ ’ ” ( 3

증 에서처럼 서술형어미 다를 변형한 것이나 길바닥을 변형한 길바닭 갑 제 호)“ ‘~ ’ , ‘ ’ ” ( 6

증 에서처럼 닥을 변형한 것과 같이)“ ‘ ’ , 일상생활에서 흔히 사용되는 단어들을 변형한

것이라고 보기도 어렵다.

더욱이 일반 수요자의 관점에서 식당업 등에 사용되는 상표를 호칭하는 ㈐

경우 가장 식별력이 있는 일부만을 호칭하여 타상표와 구분하는 경우가 적지 아니하

다.

다 선사용상표의 요부 )

선사용상표 ”⑴ 는 좌측에 캐릭터 도형인 “ ” 이 우“ ,

측에 한글 동키치킨 및 단으로 형성된 영문자 이 상하로 위치하고 ” “ 2 ”Donky Chicken“

있는 결합 표장이다.

그중 캐릭터 도형 부분 (”⑵ 은 모자를 쓰고 양 다리를 벌려 뛰고 있“)

는 듯한 사람 형상을 표현한 것으로서 식별력이 어느 정도 인정된다고 할 것이나 문,

자 부분과는 달리 어떤 특정한 호칭으로 인식되기는 어려워서 그 자체로 식별력이 크

다고 볼 수는 없다.

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또한 선사용상표의 동키치킨 중 치킨 부분이나 중 ” “ ” “ ”Donky Chicken“ ⑶

부분의 경우 이 사건 등록상표의 지정상품에서 제공하는 닭고기 치킨 를 ”Chicken“ ‘ ( )’

의미하는 기술적 표장으로서 식별력이 없다.

반면 선사용상표의 동키치킨 중 동키 부분이나 중 ” “ ” “ ”Donky Chicken“ ⑷

부분의 경우 당나귀를 의미하는 영단어인 의 한글 음역이거나 이를 ”Donky“ ‘ ’ ‘donkey’

약간 변형한 조어로서 사용상품과 관련하여 상품의 성질을 나타내거나 암시하지 아니,

하므로 식별력이 인정되는 요부에 해당한다, .

라 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장 대비 )

이 사건 등록상표 ” 와 선사용상표 “ ” 는 도형의 구“

체적인 형태나 색상 문자의 구성 등 표장의 외관에서 차이가 있다 그러나 앞서 본 바, .

와 같이 이 사건 등록상표의 요부는 또는 동키 로서 선사용상표의 요부인 “DONKEY“ ” “ ,

”Donky 또는 동키 와 동일하거나 매우 유사하고 양 표장 모두 동키로 동일하게 호“ ” “ , ‘ ’

칭되며 그 관념도 당나귀로 동일하므로 양 표장은 유사하다 할 것이다, ‘ ’ , .

3) 양 상품 사이에 출처의 오인 혼동이 발생할만한 특별한 사정이 있는지 여부․

이 사건 등록상표의 지정상품은 한식점업 레스토랑서비스업 식당체인업 치킨 ‘ , , ,

전문 식당체인업 피자가게운영업 카페서비스업 간이식당서비스업 포장마차업 음식점, , , , (

업 포장마차업 주점업 일반유흥주점업 주점업이고 선사용상표의 사용상품은 육계), ( ), , ’ , ‘

소도매업 치킨프랜차이즈업 등이다 양자는 치킨 또는 그 밖의 다른 음식물을 제공하, ’ .

거나 그를 위한 가맹업의 영위에 필요한 서비스를 제공한다는 점에서 서비스의 성질

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내지 내용이 밀접하게 관련되어 있고 수요자의 범위 또한 치킨을 비롯한 음식물을 제,

공받는 일반 수요자가 포함된다는 점에서 중첩된다고 볼 수 있다.

특히 을 제 내지 호증의 각 기재 및 영상에 의하면 아래와 같이 일반 수요 23 25

자가 이 사건 등록상표와 선사용상표의 출처를 혼동하는 사례가 확인되기도 한다.

이와 같은 이 사건 등록상표와 선사용상표의 표장이나 그 지정상품과 사용상품

등의 동일 내지 유사성에다가 이들 표장의 구체적인 사용실태나 사용되는 상품 또는 ,

서비스 사이의 경제적인 견련의 정도 그 밖에 일반적인 거래실정 등을 모두 종합하여 ,

을 제 호증23

 

을 제 호증24 을 제 호증25

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보면 설령 구체적인 상품이나 서비스의 종류 및 그 성질 등에 있어서 다소 차이가 있,

다고 하더라도 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 선사용상표의 사용자,

인 피고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 만한 특별한 사정이 있다 할 것이므로 수,

요자로 하여금 출처의 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 봄이 타당․

하다.

다 검토 결과의 정리 .

이상의 점들을 종합하여 보면 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 상표 ,

법 제 조 제 항 제 호에 해당한다34 1 12 .

결론4.

그렇다면 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 그 등록이

무효로 되어야 한다 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로 그 취소를 구. ,

하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥