[지재 판결문] 특허법원 2021허3994 - 거절결정(특)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 특2021 3994 ( )

원 고 A

미합중국

대표자 B

소송대리인 제일특허법인 유한( )

담당변리사 이현실 정회미,

피 고 특허청장

소송수행자 김병숙

변 론 종 결 2022. 4. 21.

판 결 선 고 2022. 6. 9.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 원 호 사건에 관하여 한 심결 이하 이 사건 심결이2021. 4. 20. 2020 835 ( ‘ ’

라 한다 을 취소한다) .

이 유

인정사실1.

가 이 사건 심결의 경위 .

원고1) 는 아래 나 항 기재와 같이 키나제 억제제를 사용한 2019. 5. 16. . ‘TOR

암의 치료라는 명칭의 발명 이하 이 사건 출원발명이라 한다 을 출원하였는데 특허’ ( ‘ ’ ) ,

청 심사관은 원고에게 이 사건 출원발명은 하이드록시프로판2019. 8. 26. “ 7-(6-(2- -2-

일 피리딘 일 트랜스 메톡시사이클로헥실 다이하이드로피라지노 피) -3- )-1-( -4- )-3,4- [2,3-b]

라진 온 이하 이 사건 화합물이라 한다 을 유효성분으로 하고 있는데 이 사건 -2(1H)- ( ‘ ’ ) ,

출원발명은 명세서의 발명의 설명에 에틸 메틸 트라이졸 일 피1- -7-(2- -6-(1H-1,2,4- -3- )

리딘 일 다이하이드로피라지노 피라진 온 이하 화합물 이라 한-3- )-3,4- -[2,3-b] -2(1H)- ( ‘ 1’

다 의 약리효과만을 기재하고 있어 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가)

진 사람 이하 통상의 기술자라고 한다 이 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 ( ‘ ’ )

명확하고 상세하게 적혀 있지 않고 화합물 의 약리효과만으로는 이 사건 화합물이 , 1

과발현 유잉 육종ETS 1)에 치료 효과를 갖는다고 보기 어려워 이 사건 출원발명의 청

구항 항 내지 항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 특허법 제 조 제1 9 42 3

항 제 호 제 항 제 호에 따라 특허를 받을 수 없다 라는 거절이유가 포함된 의견제출1 , 4 1 .”

1) 이 사건 출원발명 명세서의 청구범위에는 과발현 유잉 육종으로 발명의 설명에는 과발현 유잉 육종으로 기재되'E-26 ' , 'ETS '
어 있다 이하 과발현 유잉 육종이라 한다. 'ETS ' .

- 3 -

통지를 하였다.

원고는 이 사건 출원발명 중 청구항 항을 변경하는 내용2) 2019. 10. 23. 7, 9

의 보정서 및 위 거절이유에 관한 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 , 2020. 2.

이 사건 출원발명은 명세서의 발명의 설명에 통상의 기술자가 이 사건 출원발명20. “

을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있지 않으므로 특허법 제 조 제42 3

항 제 호 위반의 거절이유가 해소되지 않았다 라는 이유로 이 사건 출원발명에 관하1 .”

여 특허거절결정을 하였다.

원고는 특허심판원 원 호로 위 거절결정의 취소를 구하3) 2020. 3. 20. 2020 835

는 심판을 청구하였으나 특허심판원은 이 사건 출원발명 명세서의 발명, 2021. 4. 20. “

의 설명에는 화합물 의 약리데이터만 기재하고 있는데 이 사건 화합물과 화합물 은 1 , 1

화학구조에 상당한 차이가 있고 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전

혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 화학구조만으로는 그 속성을 예측하는 것이

곤란하므로 이 사건 화합물이 화합물 과 유사한 약리효과를 가질 것이라고 볼 수 없1

어 발명의 설명에 약리데이터를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하지 않았다.

또한 이 사건 화합물이 과발현 유잉 육종을 치료하는 약리기전이 우선권 주장일 ETS

전 알려져 있지도 않았다 따라서 이 사건 출원발명은 명세서의 발명의 설명에 통상의 .

기술자가 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적혀 있지 않

으므로 특허법 제 조 제 항 제 호에 따라 특허를 받을 수 없다 라는 이유로 원고의 42 3 1 .”

위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나 이 사건 출원발명 .

발명의 명칭 키나제 억제제를 사용한 암의 치료1) : TOR

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원출원의 출원일 국제출원 우선권주장일 분할출원일 출원번호2) ( )/ / / : 2013. 3.

제 호14./ 2012. 3. 15., 2012. 10. 18./ 2019. 5. 16./ 10-2019-7014135

청구범위 보정에 의한 것3) (2019. 10. 23. )

청구항 하이드록시프로판 일 피리딘 일 트랜스 메톡1 7-(6-(2- -2- ) -3- )-1-( -4-【 】

시사이클로헥실 다이하이드로피라지노 피라진 온 이하 이 사건 화합)-3,4- [2,3-b] -2(1H)- ( ‘

물이라 한다 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 또는 이의 입체이성질체 또는 이의 ’ )

호변이성질체를 포함하는 과발현 유잉 육종 의 치료를 위한 약, E-26 (Ewings sarcoma)

학 조성물.

청구항 제 항에 있어서 과발현 유잉 육종이 경로가 2 1 , E-26 , PI3K/mTOR 【 】

활성화된 유잉 육종인 약학 조성물, .

청구항 제 항에 있어서 과발현 유잉 육종이 손실3 2 , E-26 , PTEN , PIK3Ca 【 】

돌연변이 또는 과발현 또는 이들의 조합으로 인해 경로가 활성화EGFR , PI3K/mTOR

된 유잉 육종인 약학 조성물, .

청구항 제 항에 있어서 내지 일의 하이드록시프로판4 1 , 0.5 120 / 7-(6-(2- -【 】 ㎎

일 피리딘 일 트랜스 메톡시사이클로헥실 다이하이드로피라지노2- ) -3- )-1-( -4- )-3,4- [2,3-b]

피라진 온 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 또는 이의 입체이성질체 또는 -2(1H)-

이의 호변이성질체를 투여할 수 있도록 구성되는 약학 조성물(adapated), .

청구항 제 항에 있어서 또는 5 4 , 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 20, 30, 45, 60, 90 120【 】

일의 하이드록시프로판 일 피리딘 일 트랜스 메톡시사이클로헥/ 7-(6-(2- -2- ) -3- )-1-( -4-㎎

실 다이하이드로피라지노 피라진 온 또는 이의 약학적으로 허용가능)-3,4- [2,3-b] -2(1H)-

한 염 또는 이의 입체이성질체 또는 이의 호변이성질체를 투여할 수 있도록 구성되는,

- 5 -

약학 조성물.

청구항 제 항에 있어서 또는 의 하이드6 1 , 0.25, 1.0, 5.0, 7.5 10 7-(6-(2-【 】 ㎎

록시프로판 일 피리딘 일 트랜스 메톡시사이클로헥실 다이하이드로피-2- ) -3- )-1-( -4- )-3,4-

라지노 피라진 온 또는 이의 약학적으로 허용가능한 염 또는 이의 입체이[2,3-b] -2(1H)-

성질체 또는 이의 호변이성질체를 포함하는 단위 투여 형태로 투여할 수 있도록 구성

되는 약학 조성물, .

청구항 제 항에 있어서 상기 치료가 고형 종양 중 반응 평가 기준7 1 , (RECI【 】

에 기초한 과발현 유잉 육종 환자의 병태 개선을 포함하는 약학 조성물ST 1.1) E26 .

청구항 제 항에 있어서 과발현 유잉 육종이 경로가 8 7 , E-26 , PI3K/mTOR 【 】

활성화된 유잉 육종인 약학 조성물, .

청구항 제 항에 있어서 과발현 유잉 육종이 손실9 8 , E-26 , PTEN , PIK3Ca 【 】

돌연변이 또는 과발현 또는 이들의 조합으로 인해 경로가 활성화EGFR , PI3K/mTOR

된 유잉 육종인 약학 조성물, .

발명의 주요 내용 및 도면4)

기술분야

본원은 효과량의 키나제 억제제를 과발현 유잉 육종 [0002] TOR ETS (Ewing sarcoma)

환자에게 투여하는 단계를 포함하는 과발현 유잉 육종의 치료 또는 예방 방법을 제공ETS

한다.

배경기술

단백질 키나제는 암 치료에 있어 매력적인 표적이 되어 왔다 문헌 [0007] ( [Fabbro et

인간 악성종양의 발달에서 단백질 키나제의 관여는 al. Pharm. Ther. 93:79-98(2002)]).

게놈 재배열 예를 들어 만성 골수성 백혈병에서 구조적으로 활성인 키(1) ( , BCR-ABL), (2)

나제 활성화로 이끄는 돌연변이 예컨대 급성 골수성 백혈병 및 소화관 종양 예컨대 , , (3)

- 6 -

발암성 를 갖는 암에서와 같이 발암유전자의 활성화나 종양 억제 작용의 손실에 의한 RAS

키나제 활성의 저하 의 경우와 같이 과발현에 의한 키나제 활성의 저하 및 , (4) EGFR (5)

신생 표현형의 발달 및 유지의 원인이 될 수 있는 성장 인자의 이소성 발현에 의해 일어날

수 있다 문헌 ( [Fabbro et al., Pharm. Ther. 93:79-98 (2002)]).

단백질 키나제 경로의 복잡성 및 다양한 단백질 키나제와 키나제 경로 사이의 [0008]

관련성 및 상호작용의 규명은 다수의 키나제 또는 다수의 키나제 경로에 유익한 활성을 갖

는 단백질 키나제 조절자 제어자 또는 억제제로서 작용할 수 있는 약학적 제제 개발의 중,

요성을 강조한다 따라서 새로운 키나제 조절자에 대한 필요성이 여전히 존재한다. .

또는 로도 지칭되는 라파미신의 포유류 표적 [0009] FRAP, RAFT1 RAPT1 , mTOR( )2)로

명명된 단백질은 아미노산 단백질 키나제이고 이는 세포 성장 및 증식을 조2549- Ser/Thr ,

절하는 경로에서 가장 중요한 단백질 중 하나로 나타났다 문헌 mTOR/PI3K/Akt ( [Georgaki

은 개의 착s and Younes Expert Rev. Anticancer Ther. 6(1): 131-140 (2006)]). mTOR 2

체인 및 내에 존재한다 이 라파미신 유사체 예컨대 템시롤리mTORC1 mTORC2 . mTORC1 (

무스 또는 에버롤리무스 에 민감성인 반면 는 대체로 라파미신에 민감성이 아니) , mTORC2

다 특히 라파미신은 키나제 억제제가 아니다 몇몇 억제제는 암 치료를 위한 . TOR . mTOR

임상적인 시도에서 고려되어 왔거나 고려되고 있다 템시롤리무스는 년에 신장암에서 . 2007

사용이 승인되었고 시롤리무스는 년에 신장 이식 거부의 예방을 위해 승인되었다 에, 1999 .

버롤리무스는 년에 혈관 내피 성장 인자 수용체 억제제에 진행된 신장암 환자를 위해 2009

승인되었고 년에 치료를 요구하지만 수술적 절제의 후보는 아닌 환자에서 결절성 경, 2010

화증 과 관련된 뇌실막 하부 거대 세포 성상 세포종 에 대해 승인되었고 년(TS) (SEGA) , 2011

에 절제 불가능 질환 국소적으로 진행된 질환 또는 전이성 질환의 환자에서 췌장 근원의 ,

진행형 신경 내분비계 종양 에 대해 승인되었다 추가적인 키나제 억제제의 필(PNET) . TOR

요성이 남아있다.

육종의 유잉 패밀리는 유전자 융합을 야기하는 염색체 변위에 의해 [0010] E-26(ETS)

정의된 골 및 연조직의 악성 종양이다 가장 통상의 융합 유전자 구조체는 전사 인자. ETS

또는 의 결합 도메인에 융합된 유잉 육종 중단점 영역 유(FLI-1, ETV1 ERG) DNA -1(EWS)

전자를 포함한다 생성된 키메라 단백질의 조절장애는 이상 증식 침입 및 종양 발생과 관. ,

련된다 문헌 ( [Brenner et al., Biochemica et Biophysica Acta 1796: 201-215 (2009)].

생체 외 유잉 육종 및 유잉 육종의 종양 세포 침입을 억제하는 를 통해 ETS+ ETS+ siRNA

또는 의 억제는 생체 내 억제제의 처리에 민감하다 문헌 DNA-PK PARP1 PARP-1 ( [Brenne

또한 융합 단백질은 r et al., Cancer Res. Jan 27 Epub ahead of print (2012)]). , ETS

- 7 -

세포주 및 차 종양 둘다에서 경로의 활서화1 mTOR 3)와 관련되어 있고 라파마이신 노출은

키메라 단백질 수준을 하향조절하고 종양 세포 증식을 억제한다 문헌 ETS ( [Mateo-Lozano

et al., Oncogene 22: 9282-9287 (2003)]; [Zanali et al., Ann. Clin. Lab. Sci. 39(2): 1

60-166 (2009)].

발명의 내용

본원은 효과량의 키나제 억제제를 과발현 유잉 육종 환자에 투여하는 [0013] TOR ETS

단계를 포함하는 과발현 유잉 육종의 치료 또는 예방 방법을 제공한다, ETS .

특정 실시양태에서 본원은 효과량의 키나제 억제제를 과발현 유잉 [0014] , TOR ETS

육종 환자에게 투여하는 단계를 포함하는 환자에 대한 고형 종양 중 반응 평가 기준, (RECI

을 개선하는 방법을 제공한다ST 1.1) .

일부 실시양태에서 키나제 억제제는 본원에 개시된 바와 같은 화합물이 [0015] , TOR

다.

본 발명의 실시양태는 상세한 설명 및 비제한적인 실시양태를 예시하도록 의도 [0016]

되는 실시예를 참조하여 보다 완전히 이해될 수 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

정의 [0019]

과발현 유잉 육종에 있어서 치료는 그중에서도 질병 진행의 억제 종양 성 [0056] ETS , ,

장의 억제 차 및 또는 차 종양의 감소 종양 관련 증상의 완화 삶의 질의 개선 종양, 1 / 2 , - , , -

분비 인자의 억제 종양 분비된 호르몬 예컨대 카르시노이드 증후군에 기여하는 것 포함( , ),

차 및 또는 차 종양의 지연된 출현 차 및 또는 차 종양의 느려진 발달 차 및 또는 1 / 2 , 1 / 2 , 1 / 2

차 종양의 감소된 발생 질병의 차 효과의 느려지거나 감소된 중증도 저지된 종양 성장 , 2 ,

및 또는 종양의 퇴행에 의해 평가된다 특정 실시양태에서 과발현 유잉 육종의 치료/ . , ETS

는 키나제 억제제로 치료 전 치료 동안 및 또는 치료 후 순환 혈액 및 또는 종양 세TOR , / /

포 및 또는 피부 생검 또는 종양 생검 흡입에서 및 또는 의 인산화의 / / S6RP, 4E-BP1 / AKT

억제에 의해 추정될 수 있다 다른 실시양태에서 과발현 유잉 육종의 치료는 피부 샘. , ETS

플 및 또는 종양 생검 흡입에서 의존 단백질 키나제 활성의 억제에 의해/ / DNA- (DNA-PK) ,

예컨대 키나제 억제제 치료 전 치료 동안 및 또는 치료 후 손상 경로에 대한 바TOR , / DNA

이오마커로서 의 양의 평가에 의해 추정될 수 있다 일 실시양태에서 피pDNA-PK S2056 . ,

부 샘플은 광에 의해 조사된다 극단적으로 완전한 억제는 본원에서 예방 또는 화학 UV . ,

예방으로서 언급된다 이 맥락에 있어서 용어 예방 은 임상적으로 분명한 과발현 유. , " " ETS

- 8 -

2) the mammalian target of rapamycin

잉 육종의 발병을 완전히 예방하는 것 또는 전임상적으로 분명한 단계의 과발현 유잉 ETS

육종을 예방하는 것을 포함한다 또한 악성 세포로의 형질전환의 예방 또는 전암 상태의 . , ,

세포의 악성 세포로의 진행을 저지 또는 반전하는 것이 상기 정의에 포함되도록 의도된다.

이는 과발현 유잉 육종의 발전의 위험에 대한 예방적 치료를 포함한다ETS .

키나제 억제제 [0057] TOR

본원에 제공된 화합물은 일반적으로 키나제 억제제 로 지칭된다 특정 실 [0058] "TOR " .

시양태에서 키나제 억제제는 라파미신 또는 라파미신 유사체 라파로그 를 , TOR [ (rapalog)]

포함하지 않는다.

일 실시양태에서 키나제 억제제는 하기 화학식 의 화합물 및 이의 약학 [0059] , TOR I ,

적으로 허용가능한 염 포접화합물 용매화물 입체이성질체 호변이성질체 및 전구약물을 , , , ,

포함한다:

화학식 [0061] [ I]

[0062]

실시양태에서 키나제 억제제는 하기 화학식 의 화합물 및 이의 약학적 [0525] , TOR II ,

으로 허용가능한 염 포접화합물 용매화물 입체이성질체 호변이성질체 및 전구약물을 포, , , ,

함한다:

화학식 [0526] [ II]

[0527]

일 실시양태에서 키나제 억제제는 하기 화학식 의 화합물 및 이의 약학 [0823] , TOR III ,

적으로 허용가능한 염 포접화합물 용매화물 입체이성질체 호변이성질체 및 전구약물을 , , , ,

포함한다:

화학식 [0824] [ III]

- 9 -

[0825]

일 실시양태에서 키나제 억제제는 하기 화학식 의 화합물 및 이의 약학 [1006] , TOR IV ,

적으로 허용가능한 염 포접화합물 용매화물 입체이성질체 호변이성질체 및 전구약물을 , , , ,

포함한다:

화학식 [1007] [ IV]

[1008]

화학식 의 일부 실시양태에서 농도에서 화합물은 [1028] IV , 10 M mTOR, DNA-PK, PIμ

또는 이들의 조합을 약 이상 억제한다 화학식 의 화합물은 임의의 적절한 분석 3K 50% . IV

시스템으로 상기 키나제의 억제제임을 나타낼 수 있다.

대표적인 화학식 의 키나제 억제제는 하기 화합물 및 이의 약학적으로 [1029] IV TOR

허용가능한 염 포접화합물 용매화물 입체이성질체 호변이성질체 및 전구약물을 포함한, , , ,

다:

하이드록시프로판 일 피리딘 일 트랜스 메톡시사이클로헥 [1128] 7-(6-(2- -2- ) -3- )-1-( -4-

실 다이하이드로피라지노 피라진 온)-3,4- [2,3-b] -2(1H)- ;

키나제 억제제의 제조 방법 [1157] TOR

화학식 의 화합물의 특정 제조 방법이 전체 내용이 본원에 참고로 포함된 [1159] , , 2Ⅰ

년 월 일에 출원된 미국특허 제 호에 개시되어 있다 화학식 의 화합물011 7 19 , 7,981,893 . Ⅱ

의 특정 제조 방법이 전체 내용이 본원에 참고로 포함된 년 월 일에 출원된 미국, , 2011 6 28

특허 제 호에 개시되어 있다 화학식 및 의 화합물의 특정 제조 방법이 전체 7,968,556 . , Ⅲ Ⅳ

내용이 본원에 참고로 포함된 년 월 일에 출원된 미국특허 제 호 및 , 2012 2 7 8,110,578 , 201

년 월 일에 출원된 미국특허공개 제 호에 개시되어 있다0 10 25 2011/0137028 .

사용 방법 [1160]

일부 실시양태에서 키나제 억제제는 본원에 개시된 화합물이다 일 실시 [1168] , TOR .

- 10 -

양태에서 키나제 억제제는 화합물 분자식 를 갖는 본원에 개시된 , TOR 1( C16H16N8O TOR

키나제 억제제 이다 일 실시양태에서 화합물 은 에틸 메틸 트라이) . , 1 1- -7-(2- -6-(1H-1,2,4-

졸 일 피리딘 일 다이하이드로피라지노 피라진 온이다-3- ) -3- )-3,4- -[2,3-b] -2(1H)- .

일 실시양태에서 과발현 유잉 육종은 경로가 활성화된 것이 [1172] , ETS , PI3K/mTOR

다 특정 실시양태에서 과발현 유잉 육종은 경로가 손실. , ETS PI3K/mTOR PTEN , PIK3Ca

돌연변이 또는 과발현 또는 이들의 조합으로 인해 활성화된 것이다EGFR , .

실시예 [1199]

생물학적 실시예 [1200]

화학적 분석 [1201] 1.

분석 [1202] mTOR HTR-FRET

다음은 시험 화합물의 키나제 억제 활성을 측정하는데 사용될 수 있는 분 [1203] TOR

석의 실시예이다 키나제 억제제를 에 용해시키고 저장물로 제조하고 실. TOR DMSO 10mM

험 동안 적절히 희석시켰다 시약을 하기와 같이 제조하였다. :

단순 완충용액 높은 글리세롤 분획을 희석시키기 위해 사용됨 [1204] " TOR "( TOR ): 10

트리스 트윈 인비트로겐mM pH7.4, 100mM NaCl, 0.1% (Tween)-20, 1mM DTT. (Invitrog

카탈로그 번호 을 의 분석 농도로 이 완충용액에 희석시켰en) mTOR( PV4753) 0.200 g/mLμ

다.

기질 용액 헤페스 [1205] ATP/ : 0.075mM ATP, 12.5mM MnCl2, 50mM (HEPES), pH7.

마이크로시스틴 및 4, 50mM -GOP, 250nM (Microcystin) LR, 0.25mM EDTA, 5mM DTT β

3.5 g/mL GST-p70S6.μ

검출 시약 용액 헤페스 트리톤 [1206] : 50mM , pH 7.4, 0.01% (Triton) X-100, 0.01%

아머샴 카탈로그 번호 BSA, 0.1mM EDTA, 12.7 g/mL Cy5- GST (Amersham)( PA92002μ α

포스포 셀 시그날링 마우스 모노클로날V), ng/mL - p70S6(Thr389)[ (Cell Signaling Mouα

카탈로그 번호 마우스 란스 에우 퍼킨 se Monoclonal) 9206L], 627ng/mL - (Lance Eu)[α

엘머 카탈로그 번호 (Perkin Elmer) AD0077].

단순 완충용액 에 중 시험 화합물 을 첨가하였다 반 [1207] mTOR (20 L) DMSO (0.5 L) . μ μ

응을 개시하기 위해 기질용액 을 단순 완충 용액 대조군 및 상기에서 ATP/ (5 L) TOR (20 L, ) μ μ

제조된 화합물 용액에 첨가하였다 분 후에 용액 을 첨가하여 분석을 . 60 EDTA (60mM, 5 L)μ

정지시켰다 검출 시약 용액 을 첨가한 후 혼합물을 란스에우 에서 . (10 L) , TR-FRET(320nmμ

여기 및 에서 방출 을 검출하기 위해 설치된 퍼킨 엘머 인비전 마이크로플레이495/520nm )

- 11 -

트 리더 상에서 판독하기 전에 시간 이상 동안 놓아두었다(Envision Microplate Reader) 2 .

키나제 억제제를 분석에서 시험하여 분석에서 특정 화 [1208] TOR mTOR HTR-FRET

합물이 미만의 일부 화합물이 내지 의 다른 화합물이 10 IC , 0.005 250nM IC , 250 μΜ ₅₀ ₅₀

내지 의 다른 화합물이 내지 의 다른 화합물이 내지 500nM IC , 500nM 1 IC , 1 10μΜ μΜ₅₀ ₅₀

의 을 갖는 활성이 있음을 발견하였다IC .₅₀

분석 [1209] DNA-PK

분석을 프로메가 분석 키트 카탈로그 번호 [1210] DNA-PK (Promega) DNA-PK ( V7870)

에 공급된 방법을 사용하여 수행하였다 효소를 프로메가 카탈로그 번호 . DNA-PK ( V5811)

로부터 구입하였다.

본원에 기재된 바와 같이 선택된 키나제 억제제는 미만의 을 갖 [1211] TOR 1 ICμΜ ₅₀

는 본원에 기재된 바와 같은 일부 키나제 억제제 및 미만의 을 갖는 다른 TOR 0.10 ICμΜ ₅₀

것과 함께 이 분석에서 미만의 을 갖거나 갖도록 기대된다10 IC .μΜ ₅₀

세포기반 분석 [1212]

연한 아가 콜로니 형성 [1216]

아가로즈의 고형층을 사 [1217] 1%

용하여 웰 플레이트의 각각의 웰을 96-

코팅하였다 시간 동안 냉각시킨 후. 2 , 5

개 유잉 세포를 웰 플레이트의 00 96-

웰 중 아가로즈 용액33% (10% ), 2x F

를 갖는 매질 및 세포 현BS 33% 33%

탁액에 겹으로 현탁하였다 세포를 매4 .

질의 상층에서 키나제 억제제를 TOR

사용하거나 사용하지 않고 처리하였다.

일마다 매질을 신선한 키나제 3 , TOR

억제제 함유 매질로 교환하였다 주 배양 후 이미지를 대물 렌즈로 촬영하고 각 조. 3 , 10x

건에 대하여 콜로니를 계수하였다 이 분석을 회 독립적인 실험으로 실행하고 데이타를 . 3 ,

도 에 나타내었다 나타낸 바와 같이 과발현 유잉 육종 세포주는 화합물 억제에 1 . , ETS 1

더욱 민감하다.

손상 분석 코맷 분석 [1218] DNA : (COMET)

유잉 육종 세포주를 키나제 억제제 또는 대조군 비히클로 처리하기 시 [1219] TOR 24

도 양성 및 음성 세포주를 갖는 [ 1] ETS ETS

화합물 에 대한 클론원성 성장 억제 분석1

- 12 -

인정근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 변[ ] , 1 6, 8 11 , 1 ,

3) 활성화의 오기로 보인다 ‘’ ‘ .

간 전에 웰 플레이트 내에 예6-

를 들어 세포 로 시, 250,000 /mL

딩하였다 예를 들어 시간 후. 48 ,

세포를 트립신처리하고 원심분,

리로 수확하고 에 재현탁하PBS

였다 세포 계수를 세포. 1 x 10⁵

로 정규화하였다 현탁된 세/mL .

포 를 트리스 보레이트 (25 L) 1x -μ

완충 용액으로 제조된 초1.0%

고순도 저융점 아가로즈 인비트(

로겐 와 혼합하였다 아)(250 L) . μ

가로즈 세포 혼합물을 분 동- 45

안 암실에서 분석 4 COMET ℃

용해 용액 트레비겐[ (Trevigen),

미국 매릴랜드주 게이더스버그 소재 에 담금하기 전에 분 동안 암실에서 응고시키기 ] 20 4℃

위해 슬라이드 위에 떨어뜨렸다 과량의 완충 용액을 제거하고 슬라이드를 분 동안 실온. 40

의 암실에서 신선하게 제조된 중성 용액 트리스 베이스 나트륨아세테이트 ( 60.57g, 204.12

에 용해됨 빙초산을 사용하여 까지 조정됨 에 침지하였다 슬라이g, dH2O(450 ml) , pH 9.0 ) .

드를 완충 용액에 담가 회 세척한 후 분 동안 볼트에서 중성으로 전기영1 X TBE 2 60 20

동하였다 슬라이드를 에탄올에 분 동안 고정하였다 이어서 아가로즈를 공기 건조하. 70% 5 .

고 슬라이드를 그린 염료 인비트로겐 로 염색하고 이미지를 및 대물 렌즈, SYBR ( ) 10x 40x

를 사용하여 수집하였다 코맷 말단 모멘트 를 회 반복 실험에서 분석된 개 . (moment) 3 100

초과의 세포를 사용하여 제조자에 의해 기재된 바와 같은 코멧스코어(COMETscore).v1.5

오토코멧닷컴 미국 버지니아주 서머덕 소재 이미지 가공 소프트웨어를 ( (AutoCOMET.com), )

사용하여 추정하였다 도 나타낸 바와 같이 화합물 이 양성 세포에서 손상( 2). , 1 ETS DNA

을 강력하게 한다 융합 단백질 음성 또는 양성 및 인 전립선암 . ETS (22RV1) (VCaP LNCaP)

세포주에서 유사한 효과를 관찰하였다.

도 양성 세포에서 화합물 에 의한 손[ 2] ETS 1 DNA

상에 대한 강화작용

- 13 -

론 전체의 취지

원고의 주장2.

이 사건 출원발명의 명세서에 전체 내용이 포함되는 미국 특허공개공보

호에는 이 사건 화합물 및 화합물 모두 및 억제 US2011/0137028 1 mTORC1 mTORC2

활성이 있음이 개시되어 있어 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전 이 사건 화합물

및 화합물 이 및 억제 활성을 갖고 있음은 알려져 있었다 이 사1 mTORC1 mTORC2 .

건 출원발명의 명세서에는 화합물 이 및 의 활성을 억제함으로써 1 mTORC1 mTORC2

과발현 유잉 육종을 치료하는 약리효과를 나타냄을 보여주는 실시예가 기재되어 ETS

있고 통상의 기술자는 화합물 과 유사한 화학구조 및 유사한 정도의 및 , 1 mTORC1

억제 활성을 갖는 이 사건 화합물도 화합물 과 유사한 정도의 과발현 mTORC2 1 ETS

유잉 육종을 치료하는 효과를 나타냄을 예측할 수 있다 따라서 이 사건 출원발명은 .

명세서의 발명의 설명에 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을 쉽게 실시할 수 있도록

명확하고 상세하게 적혀 있다.

판단3.

가 관련 법리 .

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재

의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면

특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기

재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요

건을 충족하였다고 볼 수 있다 대법원 선고 후 후 판결 ( 2015. 4. 23. 2013 730, 2015 727

등 참조).

- 14 -

나 구체적 판단 .

이 사건 출원발명의 명칭은 키나제 억제제를 사용한 암의 치료 이다 이 “TOR ” .

사건 출원발명은 이 사건 화합물이 키나제를 억제한다는 성질에 기초하여 TOR ETS

과발현 유잉 육종의 치료라는 새로운 의약용도를 발명의 대상으로 삼고 있다 이 경우 .

이 사건 출원발명의 명세서에는 약리효과를 기재하여야 하는데 위와 같이 이 사건 출,

원발명의 기술적 특징은 키나제 억제제가 과발현 유잉 육종에 약리효과를 TOR ETS

나타낸다는 약리기전을 밝힌 것이므로 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 당시 이 사,

건 화합물 등 키나제 억제제가 과발현 유잉 육종에 약리효과를 나타내는 약TOR ETS

리기전이 명확하게 밝혀져 있지 않았다고 할 것이다 따라서 이 사건 화합물에 과. ETS

발현 유잉 육종에 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거

나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에 관하여 본다.

이 사건 화합물의 약리효과에 관하여 시험례로 기재하였는지 여부1)

가 이 사건 출원발명의 명세서는 키나제 억제제를 화학식 내지 의 화) TOR I IV

합물로 그룹화하여 열거하고 있고 문단번호 대표적인 ( [0059], [0525], [0823], [1006]),

화학식 의 키나제 억제제로 이 사건 화합물 문단번호 을 포함한 종IV TOR ( [1128]) 127

의 화합물을 열거하고 있다 문단번호 내지 ( [1030] [1156]).

이 사건 출원발명의 명세서는 키나제 억제제의 약리효과와 관련하여 생물TOR

학적 실시예 문단번호 이하 를 화학적 분석 문단번호 이하 세포기반 분( [1199] ) ( [1201] ),

석 문단번호 이하 체내 분석 문단번호 이하 임상 연구 문단번호 ( [1212] ), ( [1220] ), ( [122

이하 의 단계에 따라 기재하고 있다 체내 분석의 경우 분석 방법 및 시행 여부에 2] ) .

관하여만 기재되어 있을 뿐 문단번호 분석을 실시한 화합물의 화학구조 및 그 ( [1221])

- 15 -

결과는 기재되어 있지 않고 임상 연구의 경우 분석 방법에 관하여만 기재되어 있어 ,

약리효과가 있다는 것을 나타내고 있지 않다.

이 사건 출원발명의 명세서는 화학적 분석으로 분석mTOR HTR-FRET ,

분석에 관하여 기재하고 있다 분석은 화합물의 키DNA-PK . mTOR HTR-FRET ‘ TOR

나제 억제 활성을 측정하는 데 사용될 수 있는 분석 문단번호 인데 키나( [1203])’ , “TOR

제 억제제를 분석에서 시험하여 분석에서 특정 화합물이 미mTOR HTR-FRET 10μΜ

만의 일부 화합물이 내지 의 다른 화합물이 내지 IC , 0.005 250nM IC , 250 500nM₅₀ ₅₀

의 다른 화합물이 내지 의 다른 화합물이 내지 의 IC , 500nM 1 IC , 1 10 ICμΜ μΜ₅₀ ₅₀ ₅₀

을 갖는 활성이 있음을 발견하였다 문단번호 고 기재되어 있고 분석( [1208]).” , DNA-PK

은 의 양을 평가하여 활성의 억제로 과발현 유잉 육종의 치료‘DNA-PK DNA-PK ETS

를 추정 문단번호 하는 분석인데 화학식 의 일부 실시양태에서 농도( [0056])’ , “ IV , 10 M μ

에서 화합물은 또는 이들의 조합을 약 이상 억제한다 문mTOR, DNA-PK, PI3K 50% (

단번호 본원에 기재된 바와 같이 선택된 키나제 억제제는 미만[1028]).”, “ TOR 1μΜ

의 을 갖는 본원에 기재된 바와 같은 일부 키나제 억제제 및 미만의 IC TOR 0.10μΜ ₅₀

을 갖는 다른 것과 함께 이 분석에서 미만의 을 갖거나 갖도록 기대된IC 10 ICμΜ ₅₀ ₅₀

다 문단번호 고 기재되어 있다( [1211]).” .

위 각 기재 중 특정 화합물 일부 화합물 다른 화합물 일부 키나제 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ TOR

억제제 다른 것이 이 사건 출원발명의 화학식 내지 의 화합물 가운데 어느 화’, ‘ ’ ‘ I IV ’

합물을 의미하는 것인지 또는 그것이 이 사건 출원발명의 유효성분인 이 사건 화합물

인지 여부를 알기 어렵다 따라서 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 화합물의 .

키나제와 활성의 억제 여부 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재하고 있TOR DNA-PK

- 16 -

다고 볼 수 없다.

나 이에 대하여 원고는 미국 특허공개공보 호의 전체 내용이 ) , US2011/0137028

이 사건 출원발명의 명세서에 포함되고 전체 내용이 위 호에 포함되, US2011/0137028

는 미국 특허공개공보 호에 이 사건 화합물의 US2010/0216781 mTOR HTR-FRET

의 결과가 기재되어 있으므로 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물의 array

키나제 억제 활성에 관하여 시험례로 기재되어 있다는 취지로 주장한다TOR .

이 사건 출원발명의 명세서에는 화학식 및 의 화합물의 특정 제조 방법“ Ⅲ Ⅳ

이 전체 내용이 본원에 참고로 포함된 년 월 일에 출원된 미국특허 제, , 2012 2 7

호 및 년 월 일에 출원된 미국특허공개 제 호에 개시8,110,578 , 2010 10 25 2011/0137028

되어 있다 문단번호 고 기재되어 있고 공개된 미국 특허공개공보 ( [1159]).” , 2011. 6. 9.

호 갑 제 호증 에는 이 사건 출원발명 명세서의 화학식 화합물을 US2011/0137028 ( 7 ) Ⅳ

화학식 화합물로 정의하면서 문단번호 여기에 기재된 ( [0009]) ‘ heteroaryl Ⅱ

의 의 결과가 전체 내용이 여기에 참고로 포함된 compounds mTOR HTR-FRET array

출원된 출원번호 호에 개시되어 있다 문단번호 고 기2009. 10. 26. 12/605,791 ( [0654])’

재되어 있으며 공개된 미국 특허공개공보 호 갑 제 호증, 2010. 8. 26. US2010/0216781 ( 8 )

에는 이 사건 화합물의 키나제 억제 활성 레벨이 기재되어 있다 그러나 발명mTOR .

의 설명은 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수

한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 발명을 실시할 수

있도록 명확하고 상세하게 적혀 있어야 하는바 명세서에 다른 출원발명의 명세서 전,

체 내용이 포함된다고 기재한다고 다른 출원발명의 명세서 내용이 이 사건 명세서에

기재된 것과 동일하게 볼 수는 없을 뿐만 아니라 이 사건 출원발명의 명세서에는 화‘

- 17 -

학식 화합물의 제조 방법이 미국특허공개 제 호에 개시되어 있다고 기’ 2011/0137028Ⅳ

재되어 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 위와 같은 기재로부터 이 사건 화합물의

의 결과를 알 수 있다고 보기는 어렵다 설령 원고의 주장과 mTOR HTR-FRET array .

같이 이 사건 출원발명 명세서의 위와 같은 기재로부터 미국 특허공개공보

호 갑 제 호증 와 같이 이 사건 화합물 및 화합물 의 US2010/0216781 ( 8 ) 1 mTOR

결과 내지 의 을 갖고 있음을 알 수 있다고 하HTR-FRET array 0.005nM 250nM IC₅₀

더라도 넓은 범위로 기재되어 있어 키나제 억제 활성의 정도를 구체적으로 알기 TOR

어렵다.

다 한편 원고는 분석으로 화합물의 억제 활성을 ) , mTOR HTR-FRET mTORC1

측정할 수 있고 로 화합물의 억제 활성을 측정할 수 , p-Akt MesoScale assay mTORC2

있는데 미국 특허공개공보 호 갑 제 호증 에 이 사건 화합물과 화합물 , US2010/0216781 ( 8 )

의 결과 및 결과가 개시되어 있으1 mTOR HTR-FRET assay p-Akt MesoScale assay

므로 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전 이 사건 화합물 및 화합물 이 , 1 mTORC1

및 를 억제한다는 점이 이미 알려져 있었다고도 주장하나 미국 특허공개공보 mTORC2 ,

호 갑 제 호증 에는 는 화합물의 억제 US2010/0216781 ( 8 ) mTOR HTR-FRET assay mTOR

활성을 측정하기 위한 방법이라고 기재되어 있고 문단번호 위 ( [0656]), mTOR

를 실시한 방법을 보면 시험관 내에서 에 대한 억제 활성만을 HTR-FRET assay mTOR

측정한 것으로 보이므로 문단번호 ( [0656]),4) 분석 결과로 이 사건 mTOR HTR-FRET

화합물의 억제 활성을 확인하였다고 볼 수 없고 미국 특허공개공보 mTORC1 ,

호 갑 제 호증 에 이 사건 화합물의 를 시행한 US2010/0216781 ( 8 ) p-Akt MesoScale assay

4) 이 사건 출원발명의 명세서 역시 같은 방법으로 를 실시하였는바 화합물의 에 대한 억제 활 mTOR HTR-FRET assay , mTOR
성만을 측정한 것으로 보인다.

- 18 -

결과가 개시되어 있지 않으므로 이 사건 화합물의 억제 활성을 확인하였다고 mTORC2

볼 수 없다 따라서 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 전 이 사건 화합물이 . mTORC1

및 를 억제하는 활성이 있음이 알려져 있었다고 볼 수 없다mTORC2 .

이 사건 화합물의 약리효과에 관하여 시험례를 대신할 수 있을 정도로 구체2)

적으로 기재하였는지 여부

이 사건 출원발명의 명세서에는 세포기반 분석으로는 화학민감성 분석 연한 아,

가 콜로니 형성 손상 분석 코맷 분석에 관하여 기재되어 있는데 화학, DNA : (COMET) ,

민감성 분석의 경우 분석 방법에 관하여만 기재되어 있을 뿐 문단번호 분석을 ( [1215])

실시한 화합물의 화학구조 및 그 결과는 기재되어 있지 않고 연한 아가 콜로니 형성, ,

손상 분석의 경우 화합물 문단번호 이 과발현 유잉 육종 세포주의 DNA 1( [1168]) ETS

콜로니 형성을 억제한다는 것 문단번호 도 양성 세포에서 손상( [1217], [ 1]), ETS DNA

을 강력하게 한다는 것 문단번호 도 및 그 정도에 관하여 시험례로 기재되( [1219], [ 2])

어 있으나 이 사건 화합물에 위와 같은 효과가 있다는 것을 시험례로 기재하지 않았,

다.

원고는 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 화합물에 약리효과가 있다는 것,

을 나타낸 시험례가 기재되어 있지 않다고 하더라도 화합물 이 과발현 유잉 육, 1 ETS

종의 치료에 약리효과가 있음을 나타낸 약리데이터가 기재되어 있고 이 사건 화합물,

과 화합물 은 화학식 의 화합물이고 피리딘일 다이하이드로피라지노 피1 IV , -3,4- [2,3-b]

라진 온을 포함하며 및 를 억제하는 활성이 유사하므로 통상의 -2- , mTORC1 mTORC2 ,

기술자는 이 사건 화합물이 화합물 과 같이 과발현 유잉 육종의 치료효과가 있1 ETS

을 것임을 알 수 있다고 주장하므로 이 사건 화합물에 과발현 유잉 육종의 치료, ETS

- 19 -

효과가 있다는 것을 시험례를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하였는지 여부에

관하여 본다.

미국 특허공개공보 호 갑 제 호증 는 키나제 억제제US2010/0216781 ( 8 ) mTOR

에 관한 발명인데 화합물의 키나제 억제 활성을 결정(mTOR Kinase inhibitors) , mTOR

하기 위하여 를 실시하였고 문단번호 시험한 화합물mTOR HTR-FRET assay ( [0656]),

들의 에 따라 내지 은 활성 레벨 로 내지 은 활성 레벨 IC 1 M 10 M A , 500nM 1 M Bμ μ μ₅₀

로 내지 은 활성 레벨 로 내지 은 활성 레벨 로 분, 250nM 500nM C , 0.005nM 250nM D

류하였는데 문단번호 ( [0683])5) 이 사건 화합물, 6)과 화합물 17) 모두 활성 레벨 로 D

키나제 억제 활성이 높음은 알 수 있다mTOR .

그러나 이 사건 화합물이 화합물 과 화학식 의 화합물로 피리딘일 다이1 IV -3,4-

하이드로피라지노 피라진 온을 포함한다는 점에서 공통된다고 하더라도 화학[2,3-b] -2- ,

물질의 경우에는 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가

많기 때문에 일반적으로 화학구조만으로는 그 속성을 예측하는 것이 곤란한데 이 사,

건 출원발명의 명세서에는 화합물 의 과발현 유잉 육종 세포에 대한 시험례가 1 ETS

기재되어 있고 이 사건 화합물과 화합물 이 모두 키나제 억제제로 그 억제 활, 1 TOR

성의 정도가 유사하다고 하더라도 화합물 의 약리효과가 키나제 억제제의 일반, 1 TOR

적 효과라고 보기는 어려우며 아래 표 기재와 같이 이 사건 화합물은 화합물 과 그 , 1

5) [0683] Each of the compounds in Table 1 was tested in the mTor HTR-FRET assay and was found to have activity
therein, with all of the compounds having an IC50 below 10uM in the assay, with some compounds having an IC50
between and 0.005nM and 250nM (Activity level D), others having an IC50 between and 250nM and 50nM (Activity
level C), others having an IC50 between 500nM and 1uM (Activity level B), and others having an IC50 between 1uM
and 10uM (Activity level A).

6) 에서 화합물 으로 [table 1] 246 ‘7-(6-(2-hydroxypropan-2-yl-(pyridin-3-yl)-1-(trans-4-methoxycyclohexyl)-3,4-dihydropyrazi
이다no[2,3-b]pyrazin-2(1H)-one’ .

7) 에서 화합물 로 [table 1] 231 ‘1-ethyl-7-(2-methyl-6-(4H-1,2,4-triazol-3-yl(pyridin-3-yl)-3,4-dihydropyrazino[2,3-b]pyrazin-2
이다(1H)-one’ .

- 20 -

화학적 구조가 상이한 화합물이므로 화합물 을 과발현 유잉 육종 세포에 적용하1 ETS

여 얻은 결과에 대한 실험데이터로부터 이 사건 화합물을 과발현 유잉 육종 세포ETS

에 적용하였을 경우에도 동일한 작용을 나타낼 것이라고 단정하기도 곤란하다.

다 원고의 주장에 관한 판단 .

원고는 우선권 주장일 이후 및 를 모두 억제하는 키나, mTORC1 mTORC2 TOR

제 억제제가 과발현 유잉 육종 치료에 약리효과가 있음이 확인되었는바 이 사건 ETS ,

화합물이 과발현 유잉 육종 치료에 약리효과가 있다고 주장하나 약리효과의 기재ETS ,

가 요구되는 의약의 용도발명에서 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이에 대신할

수 있을 정도의 구체적인 사항의 기재가 필요함에도 최초 명세서에 그 기재가 없었다

면 출원일 이후 약리효과가 있다는 것이 밝혀졌다고 하더라도 명세서 기재요건을 충,

족하였다고 볼 수 없다.

라 소결론 .

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면 이 사건 출원발명 명세서의 ,

발명의 설명에는 이 사건 화합물이 키나제를 억제함에 따라 과발현 유잉 육TOR ETS

종을 치료하는 약리효과를 가진다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례 등으로 구체

화학식 의 화합물IV 이 사건 화합물 화합물 1

- 21 -

적으로 기재되어 있지 않고 그 우선권 주장일 전에 명세서에 기재된 약리효과를 나타,

내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 할 수도 없으므로 이 사건 출원발명은 특허법 제,

조 제 항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 봄이 타당하다42 3 .

결론4.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하

기로 하여 주문과 같이 판결한다.

 

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥