[지재 판결문] 특허법원 2021허6085 - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2021 6085 ( )

원 고 유한회사 A

 

대표자 이사 B

소송대리인 변리사 서평강

소송복대리인 변리사 김혁중

피 고 C

중국

대표자 D

소송대리인 특허법인 우인 담당변리사 임승택,

변 론 종 결 2022. 4. 21.

판 결 선 고 2022. 5. 26.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

- 2 -

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

특허심판원이 당2021. 10. 15. 2021 1294호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

기초사실1.

가 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 1, 9 )

등록번호 출원일 등록결정일 등록일 상표등록 제 호 1) / / / : 1657026 / 2018. 5. 18./

2020. 10. 5./ 2020. 10. 29.

표 장 2) :

지정상품 상품류 구분 제 류의 중국식 증류 알코올 음료 백주 3) : 33 ( )

나 이 사건 심결의 경위 .

원고는 특허심판원에 이 사건 등록상표의 등록권리자인 피고를 상 1) 2021. 4. 30.

대로 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호 제 호에 해당한다는 33 1 3 4 , 16

이유 등으로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은 이를 당 호로 심리한 후 이 사건 등록상표 2) 2021 1294 , 2021. 10. 15. ‘

는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 그 성질 속성 을 나타내어 상표법 제 조 제 항 제( ) 33 1 3

호 및 제 호에 해당하나 피고가 그 출원일 전부터 사용한 결과 수요자간에 특정인의 4 ,

상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에 해당하여 상표법 제33

- 3 -

조 제 항에서 규정한 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 판단되고 이 사건 등록상2 ,

표는 상표법 제 조 제 항 제 호에서 규정하고 있는 지리적 표시 상표에는 해당되지 34 1 16

않는다 라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한.’ ( ’ ‘

다 을 하였다) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1, 8, 9 , 【 】

당사자의 주장 요지2.

가 원고의 주장 요지 .

이 사건 등록상표는 애당초 일반 수요자가 중국의 지방에서 생산하는 술로 인 1) ’ G ‘

식하는 상표로서 상표법 제 조 제 항 제 호 또는 제 호에 해당하고 이 사건 등록상33 1 3 4 ,

표에 대한 등록 여부 결정 당시 아직 사용에 의한 식별력을 취득하지도 못하였으므로,

이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호의 무효사유가 존재한다 이하 33 1 3 , 4 ( ’

원고의 번 주장이라 한다‘ ).①

적어도 원고가 특허심판원에 이 사건 등록상표에 관하여 무효심판 2) 2021. 4. 30.

을 청구한 시점 및 이 사건 심결 시점에는 사후적으로 이 사건 등록상표가 그 식별력

을 상실하여 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호에 해당한다고 볼 것이므로 상표법 제33 1 3 , 4 ,

조 제 항 제 호에 따라 무효가 되어야 한다 이하 원고의 번 주장이라 한다117 1 6 ( ’ ‘ ). ②

따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다 3) .

나 피고의 주장 요지 .

이 사건 등록상표는 정당하게 사용에 의한 식별력을 취득한 상표이고 사용에 의한 ,

식별력을 취득한 이후에 그 식별력이 상실되지도 않았다 따라서 이 사건 심결은 적법.

하다.

- 4 -

판단3.

가 원고의 번 주장에 대하여 . ①

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항이 제 항 제 호부터 제 호까지에 해당하는 상표라도 상표등 33 2 “ 1 3 6

록출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시

하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록

을 받을 수 있다 라고 규정하였는데 이는 원래 식별력이 없는 표장이어서 특정인에게 .” ,

독점사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 표장에 대하여 대세적 권리를 부여하는 것이

므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이지만 상표의 사용기간 사용횟수 및 · , ,

사용의 계속성 그 상표가 부착된 상품의 생산 판매량 및 시장점유율 광고 선전의 방, · , ·

법 횟수 내용 기간 및 그 액수 상품품질의 우수성 상표사용자의 명성과 신용 상표, , , , , ,

의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품,

에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에

이르렀다면 사용에 의한 식별력의 취득을 인정할 수 있다 대법원 선고 ( 2008. 9. 25.

후 판결 등 참조2006 2288 ).

인정사실 2)

을 제 내지 호증 가지번호가 있는 것은 가지번호 포함 이하 같다 의 각 기재 3 13 ( , )

에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실이 인정된다, .

가 은 년경부터 중국 성 시에 소재하는 피고로부터 고량주 ) E 2003 F G G (G , 古 酒酿

구냥주 이하 이 사건 상품이라 한다 를 국내에 독점적으로 수입하여 그 판로를 개G , ’ ‘ )

척하였고 경부터는 을 대표자로 한 주식회사 이하 이라 한다 이 피고 , 2010. 2. 2. E H( ’H‘ )

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또는 이 사건 상품에 관한 중국의 수출업체를 통하여 이 사건 상품을 국내에 독점적으

로 수입 판매해 왔으며 경에는 , , 2018. 6. 18. 표시의 국내 독점사용권 이 사'G ’ , 古 酒酿

건 상품의 국내 독점판매권을 약속받기도 하였다.

나 이 사건 상품에는 아래와 같이 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 표장이 상 )

품 전면에 표시되어 있다.

다 이 사건 상품의 국내 매출액은 과세관청에 신고된 금액을 기준으로 볼 때 ) ,

년 약 억 원 년 약 억 원 년 약 억 원 년 약 억 원2016 152 , 2017 198 , 2018 186 , 2019 199 ,

년 억 원 정도이다2020 171 .1)

라 년 무렵부터 년 사이에 등 국내 언론사에서는 이 사건 상품 ) 2015 2020 I, J, K

과 관련하여 이 사건 상품은 소비자들 사이에서 고량주라고 불리고 있고 중국 백, ‘G ’ ,

주 판매시장에서 이상의 점유율을 차지하고 있으며 중국 백주 중 이 사건 상품의 50% ,

1) 위 각 금액은 부가가치세가 포함된 금액이다 .

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인기가 압도적이라는 취지의 기사가 보도되기도 하였다 해당 기사에는 한국인이 즐. “

겨 찾는 바이주 고량주 수정방 한국에서는 옌타이구냥 흔히 고량주G & ”, “ ‘ ( )’, ‘G ’煙臺古釀

라고 불리는 바이주가 일반 대중 중식당을 거의 장악하다시피 하며 국내 바이주 시장

의 이상을 점유하고 있다 고량주는 현재 국내 바이주 시장점유율의 를 60% .”, “G 50%

차지할 정도로 인기가 높다 중국 바이주 백주 중 구냥 이하 의 .”, “ ( , ) ‘G (G , G)’白酒 古酿

인기가 압도적이다 백주 중 의 시장점유율은 정도로 압도적인 위다 라는 등의 . G 50% 1 .”

내용이 포함되어 있었다.

마 국내 포털사이트인 네이버 및 다음에서 부터 이 사건 등록상표의 등 ) 2003. 5.

록결정일 이후인 까지 고량주 를 검색한 결과 네이버 블로그에서 2021. 4. ‘G (G )’古 酒酿

약 건 다음 블로그에서 약 건이 검색되며 다음 뉴스는 건이 다음 이37,139 , 36,800 , 384 ,

미지 검색에서는 건이 검색되었다89,857 .

바 에서는 고량주의 수요자 인식도에 대하여 부터 ) ‘L’ G 2019. 2. 15. 2019. 3. 12.

까지 총 명을 상대로 설문조사를 진행하였는데 고량주 브랜드 중 가장 먼저 떠오758 ,

르는 제품을 묻는 질문에서 응답자의 가 이 사건 상품을 떠올렸고36% ,2) 응답자의 66%

가 이 사건 상품의 호칭 고량주 구냥 을 보고 그 브랜드를 알고 있다는 취지로 답변(G /G )

하였다.3)

판단 3)

위 인정사실과 앞서 본 증거들에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 인정할 수 있는

다음과 같은 사실 내지 사정들 즉 이 사건 상품은 중국 성 시에 있는 피, F(F) G(G)①

2) 질문내용 귀하께서는 국내에서 판매되는 고량주라고 하면 어떤 상표가 가장 먼저 떠오르십니까 : “ ‘ ’ ”
3) 질문내용 다음은 국내에서 판매되는 고량주입니다 이 중에서 귀하께서 알고 계신 상표를 모두 선택 : “ .

해주세요”

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고 생산의 백주 의 명칭으로서 국내에서 사실상 하나의 업체에 의해 년경부( ) 2003白酒

터 독점적으로 수입되어 현재까지 약 년 동안 판매되어 왔던 것으로 보이는 점19 , ②

이 사건 상품의 매출액은 년부터 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵인 년2016 2020

까지의 연 평균 약 억 원 정도에 이르는 점 이 사건 상품은 이 사건 등록상표180 , ③

의 지정상품인 백주 시장에서 이상의 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단되는 50%

점 이 사건 상품에 관하여 위에서 살펴 본 국내 언론보도의 내용과 이 사건 상품, ④

에 관하여 실시된 위 설문조사 결과 및 이 중국에서 고량주를 수입 판매하는 업자를 H ·

상대로 제기한 부정경쟁행위를 원인으로 한 손해배상 등 청구 사건 판결의 구체적 내

용4) 등을 앞서 살펴 본 법리에 비추어 살펴보면 설령 이 사건 등록상표가 상표법 제 ,

조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당하는 것으로 볼 수 있더라도 이 사건 등록상표의 33 1 3 4 ,

등록결정일 당시 그 상표가 사용된 이 사건 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게

특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 것으로 인정된다 따라서 이 사건 .

등록상표는 상표법 제 조 제 항에 따라 사용에 의하여 식별력을 취득하였다고 봄이 33 2

타당하고 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고,

려하더라도 그와 달리 볼 수 없다.

나 원고의 번 주장에 대하여 . ②

살피건대 상표법 제 조 제 항 제 호는 상표등록된 후 그 등록상표가 제 조 제 , 117 1 6 “ 33

항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 같은 조 제 항에 해당하게 된 경우는 제외1 ( 2

한다 를 상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 사유의 하나로 규정하고 있다 그런데 )” .

위 제 의 가 의 항 등 앞서 살핀 바에 따르면 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 ‘ 3. . 3) ’ , 33

4) 서울고등법원 선고 나 판결 위 판결은 대법원 자 다 2019. 11. 14. 2019 2028506 ( 2020. 3. 26. 2019
판결로 그대로 확정되었다297007 )

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제 항에 해당하여 상표로 등록된 경우로서 이 사건 등록상표가 등록된 이후의 구체적 2 ,

사정 등에 비추어 이 사건 등록상표에 대하여는 상표법 제 조 제 항 제 호가 해당, 117 1 6

한다고 보기는 어렵다고 할 것이다 이러한 사정과 함께 앞서 살펴 본 증거들에 변론 . ,

전체의 취지를 보태어 보면 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 ,

이유로 등록된 이후에 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 것으로 판단한 등록상표에

대하여 별지 기재와 같이 불사용취소심판청구 무효심판청구 내지 출원 중인 상표에 [ ] ,

대한 정보제공과 아울러 이 사건 상품과 동종의 주류를 판매하는 업자들 중 일부를 ,

상대로 이 사건 등록상표와 유사하거나 동일한 표장 등을 사용한 주류의 판매행위에

대해 부정경쟁행위 금지청구 등의 민사소송을 제기한 것으로 보이는 사정 등을 보태어

보면 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 증거들과 그 주장의 사정들만으로는 이 사,

건 등록상표가 사후적으로 그 식별력을 상실하여 상표법 제 조 제 항 제 호에 따라 117 1 6

무효가 되어야 한다고 볼 수 없다 따라서 그와 다른 전제에 기초한 원고의 이 부분 .

주장도 이유 없다.

다 원고의 추가 주장에 대하여 .

원고는 특허심판원이 이 사건 심결에서 원고가 이 사건 등록상표와 유사한 상 1) , ‘ “

표 상표등록 제 호( 1485615 , 이하 원고 상표라 한다 의 권리자 라는 이유를 들, ’ ‘ ) ”

어 이 사건 등록상표의 존부에 직접적이고 현실적인 이해관계가 원고에게 있다는 취지

로 판단하였는데 원고는 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하는 것이 아니고 단, ,

순한 동종업자로서 이해관계가 있는 자에 해당하므로 그와 달리 판단한 이 사건 심결

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에 위법이 있다라는 취지로 주장한다’ .

살피건대 앞서 본 증거들에 의하면 특허심판원은 이 사건 심결 이유에서 원고의 , ,

이해관계의 인정 여부에 대해 원고가 이 사건 등록상표와 유사한 원고 상표의 권리자,

라는 점 외에 원고가 중국의 유력업체로부터 백주 등 다양한 주류를 수입 판매하고 ,

있는 회사인 점도 감안하여 원고에게 이 사건 등록상표의 존부에 직접적이고 현실적인

이해관계가 있다고 판단한 것으로 보이는 사정 등 이 사건 심결의 구체적 내용에 비추

어 볼 때 원고의 이 부분 주장과 같은 사정만으로는 이 사건 심결에 위법이 있다고 ,

볼 수는 없다 따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다. .

원고는 고량주 브랜드 인식조사 갑 제 호증 이하 이 사건 설문조 2) , ‘2021. 2. G ( 5 , ’｢ ｣

사라 한다 의 내용 등을 검토해 보면 국내 일반 수요자들은 고량주 를 단순히 중국‘ ) , “G ”

의 지방에서 생산되는 술의 종류로 인식할 뿐이고 그 수입회사 및 생산회사도 다양G ,

한 것으로 인지하고 있는 사정 등에 비추어 현재로서는 이 사건 등록상표가 사용에 의

한 식별력을 취득한 것으로 볼 수 없다라는 취지로도 주장한다‘ .

살피건대 위 제 의 가 의 항 및 제 의 나 항에서 살핀 여러 사정들과 함 , ’ 3. . 2), 3) ‘ ’ 3 . ‘

께 상표법 제 조 제 항에 따라 어떠한 상표가 그 상표등록 출원 전부터의 사용에 의, 33 2

한 식별력을 취득하였다는 이유로 상표로서 등록되기 위하여는 그 상표등록 출원 전에

상표로서 사용한 결과 수요자가 당해 상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있으면

족한 것이고 구체적으로 특정인의 성명이나 명칭까지 인식하여야만 하는 것은 아니라,

고 할 것인 점 대법원 선고 후 판결 등 참조 일반적으로 이 사건 ( 1990. 11. 27. 90 410 ),

설문조사와 같은 설문조사결과는 조사대상자의 수와 선정방법 설문대상에 대한 정확,

한 정보의 제공 설문내용 등 매우 다양한 요인에 의하여 영향을 받을 수 있다고 할 ,

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것인데 위 증거 등으로 인정되는 이 사건 설문조사 개별문항의 내용과 그 조사방식 ,

및 이 사건 설문조사 응답자들의 구체적인 답변 내용 등을 고려해 보면 이 사건 설문,

조사만으로는 앞서 인정한 바와 달리 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득

하지 못한 것이라고 보기는 어려운 점 중국식 증류 알코올 음료 백주 인 이 사건 상품, ( )

과 유사한 표장 등을 사용하는 상품의 제조 판매와 관련된 객관적이고 구체적인 자료 ·

등이 제출되어 있지도 아니한 점 등을 종합해 볼 때 원고가 이 법원에 이르기까지 제,

출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 이 사건 등록상표가 현재로서,

는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못한 것으로 볼 수도 없다 결국 원고의 이 부분 . ,

주장도 이유 없다 또한 위 증거 등으로 인정할 수 있는 이 사건 등록상표의 표장과 그 ( ,

지정상품의 관계 위 지정상품을 취급하는 거래업계의 실정 등을 앞서 살핀 여러 사정,

들과 종합해 보면 원고가 이 법원에 이르기까지 제출한 모든 증거들과 그 주장의 사,

정들만으로는 일반수요자들은 고량주 를 단순한 일반명사로 알고 있고 이 사건 등’ “G ” ,

록상표는 새로운 식별력이나 새로운 관념을 형성한 것이 아니어서 사용에 의한 식별력

을 취득한 것으로 볼 수 없다라는 취지의 원고의 주장도 이를 받아들일 수 없다‘ ).

라 소결.

따라서 앞서 살핀 여러 사정을 종합해 볼 때, 이 사건 심결에는 원고가 주장하는

위법이 없다.

결론4.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이 ,

를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 한편 앞서 살펴 본 여러 사정들에 비추어 ( ,

볼 때 이 사건의 변론종결일 이후에 이 법원에 제출된 원고의 자 참고서면, 2022. 5. 4.

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과 그에 첨부된 자료의 내용을 모두 고려하더라도 위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다, ).

 

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김동규

별지[ ]

- 12 -

- 13 -

끝.