[지재 판결문] 특허법원 2022허2028 - 권리범위확인(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 권리범위확인 상2022 2028 ( )

원 고 A

피 고 B

변 론 종 결 2022. 5. 3.

판 결 선 고 2022. 5. 26.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

특허심판원이 당 취소판결 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2022. 1. 19. 2021 ( )93        .

이 유

- 2 -

기초 사실1.

가 원고의 이 사건 등록상표서비스표 .

1) 등록번호 출원일 등록일 제 호/ / : 56159 / 2014. 5. 20./ 2015. 5. 12.

2) 구성:

3) 지정상품 및 지정서비스업 별지 과 같다: [ 1] .

나 피고의 이 사건 이벤트 진행 및 확인대상표장 .

피고는 라는 명칭의 앱 이하 이 사건 모바일앱이라 한다 을 이용하여 주변 음식 ‘C’ ( ‘ ’ )

점 레스토랑 등을 서비스 이용자들에게 홍보하는 광고대행업 서비스를 영위하고 있다.

피고는 년 월부터 년 월까지 이벤트의 명칭을 2018 5 2020 5 ‘ 확인대상’(

표장 으로 하며 회원들의 이벤트 참여 횟수가 월 천회 이상을 달성하면 참여 회원들 ) , 1

중 일부에게 추첨을 통하여 경품을 제공하고 선정된 불우이웃들에게는 무료 식사권 ,

등을 제공하는 방식의 이벤트 행사 이하 이 사건 이벤트라 한다 를 진행하였다( ‘ ’ ) .

이 사건 이벤트는 피고가 운영하는 의 회원을 대상으로 하는 이벤트이므로 회원 ‘C’

이 아닌 사람은 먼저 에 회원 가입을 하여야 하고 회원들은 먼저 이 사건 모바‘C’ , ①

일앱을 다운받아 설치한 다음 이 사건 모바일앱 내 이벤트코너에서 이, Fist Bump ②

벤트를 클릭하고 참여버튼을 누르는 방식으로 이 사건 이벤트에 참여하게 된다.

피고는 이 사건 이벤트를 이 사건 모바일앱 내의 이벤트 섹션이나 피고가 사용하는

의 페이스북 계정을 통하여 홍보하였다‘C’ .

피고는 이 사건 이벤트를 시행하면서 별지 기재와 같이 이 사건 모바일앱과 [ 2] ‘C’

페이스북 계정에 게시된 이 사건 이벤트의 홍보 이미지에 ‘ ’,

- 3 -

‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’,

‘ 와 같이 ’ 확인대상표장을 표시하였다.

또한 이 사건 모바일앱에는 별지 의 항 기재와 같이 카카오톡으로 이 사건 이 , [ 2] 4

벤트를 친구와 공유하는 경우 추첨을 통해 선물을 제공한다는 취지의 글이 포함된 홍

보 이미지도 게시되었으며, 페이스북 계정‘C’ 에는 이 사건 이벤트에 참여한 회원들에

게 추첨을 통해 경품을 발송한다는 취지의 글이 포함된 이 사건 이벤트 홍보 이미지가

게시되기도 하였다. 확인대상표장의 구체적인 사용태양은 별지 의 기재와 같다[ 2] .

다 이 사건 심결의 경위 .

피 1) 고는 특허심판원에 원고를 상대로 피고의 확인대상표장이 원고의 2020. 6. 3. “

이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 않는다 고 주장하면서 소극적 권리범.”

위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 당 호로 심리한 후2020 1694 , 2021. 3. 17. “확인대상

표장은 상표로 사용되었고 이 사건 등록상표서비스표와 표장이 동일하며 사용서비스, ,

업도 이 사건 등록상표서비스표의 지정서비스업인 광고대행업과 동일하므로 확인대‘ ’ ,

상표장은 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속한다 고 판단하여 피고의 심판청.”

구를 기각하는 심결 이하 원심결이라 한다 을 하였다( ’ ‘ ) .

피고는 원심결에 불복하여 특허법원에 원심결에 대한 취소소송을 제 3) 2021. 4. 26.

기하였다 위 소송에서 피고는 확인대상표장은 이 사건 이벤트의 명칭으로 사용된 것. “

에 불과할 뿐 피고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용된 것이 아니므로 확인

대상표장은 상표로서 사용된 것이 아니다 라는 취지로 주장하였고 이에 대하여 원고.” ,

- 4 -

는 확인대상표장은 피고가 영위하는 광고대행업의 고객 등을 대상으로 하여 이 사건 “

이벤트에 사용되었고 이 사건 이벤트는 고객구축활동에 해당하므로 확인대상표장은 , ,

피고가 영위하는 광고대행업에 상표로서 사용된 것이다 라는 취지로 주장하였다.” .

특허법원은 허 호로 사건을 심리한 후 피고는 확인대상표장 2021 2885 , 2021. 8. 19. “

을 이 사건 이벤트의 명칭으로서 이 사건 이벤트를 지칭하기 위하여 사용하였음이 인

정될 뿐만 아니라 국내 수요자들과 거래관계자들도 확인대상표장을 이 사건 이벤트의

명칭으로 인식할 것으로 보인다 따라서 확인대상표장은 피고가 영위하는 광고대행업.

의 출처표시로서 사용된 것이라 볼 수 없다 원고 주장과 같이 피고가 광고대행서비.”, “

스를 제공하는 이 사건 모바일 앱에서 확인대상표장을 표시하여 이 사건 이벤트를 시

행한 것이 피고가 영위하는 광고대행업에 부수하는 활동이고 그 결과 피고의 광고대,

행 서비스 이용 고객을 유치하는 데 도움이 되었다고 하더라도 그러한 사정만으로는 ,

확인대상표장이 피고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수

없다 라는 등의 이유로 확인대상표장이 이 사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하.”

지 않는다고 판단하여 원심결을 취소하는 판결 이하 취소판결이라 한다 을 선고하였( ’ ‘ )

다 취소판결은 그대로 확정되었다. 2021. 9. 10. .

특허심판원은 취소판결이 확정됨에 따라 피고의 위 소극적 권리범위확인심판청구 4)

를 당 취소판결 호로 다시 심리한 다음 피고는 확인대상표장을 이 사건 이벤트2021 ( )93 , “

의 명칭으로서 이 사건 이벤트를 지칭하기 위하여 사용하였음이 인정되고 국내 수요,

자들과 거래자들도 확인대상표장을 이 사건 이벤트의 명칭으로 인식할 것으로 보이므

로 피고가 광고대행업의 부수적 활동인 이벤트의 명칭으로서 확인대상표장을 사용한 ,

행위는 피고가 영위하는 서비스의 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없다 는 이유.”

- 5 -

로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였다( ’ ‘ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지[ ] , 1 4, 6 ,

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 원고 주장의 요지 .

피고는 확인대상표장을 이 사건 이벤트를 지칭하는 명칭으로 사용하였는데 이 사건 ,

이벤트는 피고가 영위하는 광고대행업과 불가분의 관계에 있는 대외적 상업적 영업적 , ,

고객구축활동에 해당하고 이 사건 이벤트의 명칭으로서 확인대상표장을 사용한 것은 ,

이 사건 이벤트의 출처표시 내지 식별표지로서의 사용이라 할 것이므로 피고의 확인,

대상표장 사용은 상표적 사용에 해당한다 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표서.

비스표의 권리범위에 속한다 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되.

어야 한다.

나 확인대상표장이 이 사건 이벤트의 출처표시 내지 식별표지로서 사용되었는지 여 .

부

앞서 본 기초사실과 앞서 든 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같

은 사실 및 사정을 종합하여 보면 피고는 확인대상표장을 이 사건 이벤트의 명칭으로,

서 이 사건 이벤트를 지칭하기 위하여 사용하였음이 인정될 뿐이고 이 사건 이벤트의 ,

출처를 표시하거나 식별표지로서 사용하였다고 보기 어려우며 국내 수요자들과 거래,

관계자들도 확인대상표장을 이 사건 이벤트의 명칭으로 인식할 것으로 보일 뿐 그 출

처를 표시하는 표장으로 인식할 것으로 보이지 않는다 따라서 확인대상표장은 이 사.

건 이벤트의 출처표시 내지 식별표지로서 사용된 것이라고 볼 수 없고 달리 확인대상,

표장이 이 사건 이벤트의 출처표시 내지 식별표지로서 사용된 것이라고 볼 만한 증거

- 6 -

자료도 없다 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 모두 이유 없다. .

1) 피고가 이 사건 모바일앱 및 페이스북 계정 등에 게시한 이 사건 이벤트의 홍‘C’

보 이미지 이하 이 사건 홍보이미지라 한다 에는 이 사건 이벤트를 소개하는 내용만 ( ‘ ’ )

담겨 있고 별지 의 항에서 보는 바와 같이 이 사건 홍보이미지에는 확인대, [ 2] 1, 3, 5

상표장의 바로 옆에 이벤트라는 문구가 병기되어 있어 이를 본 수요자나 거래관계자‘ ’ ,

로서는 확인대상표장이 이 사건 이벤트의 명칭임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보인다.

피고는 라는 명칭의 이 사건 모바일앱을 이용하여 광고대행업 서비스를 영위하 2) ‘C’

고 의 페이스북 계정을 통하여 홍보활동을 하였다 이 사건 홍보이미지에는 확인대, ‘C’ .

상표장뿐만 아니라 ‘ ’, ‘ 등과 같이 피고가 영위하는 ’

광고대행업의 출처표시로서 사용되는 표장도 함께 표시되어 있다 뿐만 아니라 별지 . [

의 항에서 보는 바와 같이 피고는 이 사건 이벤트를 홍보한 매체 이 사건 모바2] 1, 6 , (

일앱과 의 페이스북 에 ‘C’ ) “ 모바일 앱에서 이벤트에 참

여해 주시면 더 쉐프가 불우이웃돕기를 합니다 라고 표시하여 이 사건 이벤트의 개최 .”

내지 진행의 주체를 더 쉐프로 지칭하고 있다‘ ’ .

별지 의 기재에서 보는 바와 같이 이 사건 홍보이미지에는 이 사건 이벤트의 3) [ 2]

참여를 모바일 앱을 통해서 하여 달라는 취지로 기재되어 있다‘C ’ .

이 사건 모바일앱에 게시된 이 사건 홍보이미지는 이 사건 모바일앱의 메인 화면 4)

에는 나타나지 않고 메인 화면을 하단으로 끝까지 스크롤하여야 나타나는 최하단의 이

벤트 배너를 클릭하여야 비로소 화면에 표시된다.

- 7 -

이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 이벤트가 시행되던 년 월경은 물론 이 5) 2018 5

사건 심결일 당시 광고대행업과 관련하여 국내 수요자나 거래관계자에게 주지되었다거

나 적어도 특정인의 출처표시로서 알려져 있었다고 볼 만한 자료도 없다.

위 내지 항에서 본 바와 같이 피고는 피고가 영위하는 광고대행업과 관련하 6) 1) 5) ,

여서 그 출처 내지 식별표지를 더 쉐프와 같이 표시하여 왔고 확인대상표장은 ‘C’, ‘ ’ ,

오로지 이 사건 이벤트를 지칭하는 명칭으로만 사용하여 왔으며 이 사건 이벤트의 개,

최 주체를 더 쉐프로 그 참여는 라는 명칭의 이 사건 모바일앱을 통하여만 할 수 ‘ ’ , ‘C’

있다고 표시하였다.

따라서 국내 수요자나 거래자로서는 이 사건 이벤트의 출처 즉 이 사건 이벤트를 ,

기획 개최하는 주체를 이 사건 모바일앱의 운영 주체로 표시되어 온 더 쉐프로 ‘C’, ‘ ’․

인식할 것으로 보일 뿐 이 사건 이벤트의 명칭에 불과한 확인대상표장을 그 출처로 인

식할 것으로는 보이지 않는다 원고 주장과 같이 확인대상표장이 이 사건 이벤트의 명.

칭으로서 사용되었다고 하더라도 그러한 사정만으로는 확인대상표장이 피고가 기획하

고 실시한 이 사건 이벤트의 출처표시로서 사용된 것이라고 볼 수 없다.

다 이 사건 심결의 위법 여부 .

앞에서 본 바와 같이 확인대상표장이 피고가 실시한 이 사건 이벤트의 출처표시 1)

내지 식별표지로서 사용된 것이 아닌 이상 이를 전제로 피고의 확인대상표장 사용 행,

위가 상표적 사용에 해당한다는 취지의 원고 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유

없다.

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대 2) ,

하여 특허심판원을 기속한다 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 .

- 8 -

법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생한다 따라서 취소 후의 심리과정에.

서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등

의 특단의 사정이 없는 한 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 ,

이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다 여기에서 새.

로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소

송에서 채택 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력,

을 가지는 증거라고 보아야 한다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2002. 12. 26. 2001 96 , 20

선고 후 판결 등 참조08. 6. 12. 2006 3007 ).

앞에서 본 바와 같이 확인대상표장은 이 사건 이벤트의 명칭으로 사용되었을 뿐 , ’

피고가 영위하는 광고대행업의 출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 없으므로 이 사건

등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 않는다 는 내용의 취소판결이 확정되었으므로.‘ ,

그 취소의 기본이 된 이유는 이 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.

원고의 주장은 결국 확인대상표장이 출처표시로서 사용된 것으로 볼 수 없어 이 ’

사건 등록상표서비스표의 권리범위에 속하지 않는다는 확정된 취소판결의 판단에 잘‘

못이 있다는 것에 불과하여 취소의 기본이 된 이유와 다른 새로운 주장이라고 볼 수

없고 이를 뒷받침하기 위하여 새로 제출된 갑 제 호증은 취소판결의 결론을 번복하기, 7

에 족한 증명력을 갖는 증거로 보기 어렵다.

확인대상표장이 이 사건 이벤트는 물론 피고가 영위하는 광고대행업의 출처표시 3)

로서 사용된 것이 아닌 이상 더 나아가 살펴볼 필요 없이 확인대상표장은 이 사건 등,

록서비스표의 권리범위에 속하지 않는다 따라서 이 사건 심결에 원고 주장과 같은 위.

법 사유가 있다고 볼 수 없다.

- 9 -

결론 3.

원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다 .

 

재판장 판사 이형근

판사 박은희

판사 한지윤

별지 [ 1]

이 사건 등록상표서비스표의 지정상품 서비스업( )

상품류 구분 제 류의 내려받기 가능한 컴퓨터프로그램 문서관리용 컴퓨터프로그램- 9 , ,

운영시스템용 프로그램 이동전화기용 컴퓨터 응용소프트웨어 컴퓨터 게임 소프트웨, ,

어 컴퓨터 소프트웨어 컴퓨터 펌웨어 내려받기 가능한 음악 파일 음반 음악이 녹음, , , , ,

- 10 -

된 오디오테이프 음악이 수록된 전자매체 내려받기 가능한 전자 출판물 내려받기 가, , ,

능한 전자서적 내려받기 가능한 전자신문 내려받기 가능한 전자학습지 귀마개 고글, , , , ,

비상용 및 구명용 장치 스포츠용 헬멧 헬멧, , .

상품류 구분 제 류의 스포츠용 부츠 스포츠화 슬리퍼 신발 운동화 등산복 스키- 25 , , , , , ,

복 스포츠셔츠 스포츠외투 스포츠의류 운동용 유니폼 겉옷 바람막이용 조끼 반바, , , , , , ,

지 방한복 잠바 점퍼 청바지 셔츠 티셔츠 팬티 모자 모자챙 야구모자 챙달린 모, , [ ], , , , , , , ,

자 유니폼 의류 머니벨트 의류 스키용 장갑, , , ( ), .

상품류 구분 제 류의 유원지용 기계기구 유원지용 탑승놀이기구 골프가방 골프- 28 , , ,

공 골프장갑 골프채 골프채 그립 골프채 샤프트 골프채 헤드 골프채 헤드커버 골, , , , , , ,

프채용 가방 체조 및 스포츠용품 다른 류에 속하는 것은 제외 컴퓨터전자오락기구, { }, ,

오락용구 게임기구 무릎보호대 스포츠용품 스포츠용구 등산용구 골프용구는 제외 운, , { }, { / },

동기계 윈드서핑용 돛 및 세일보드 수상스포츠용 보드 스노보드 스노우 슈즈 스키, , , , , ,

스키폴.

서비스업류 구분 제 류의 경영관리 및 마케팅 분야에 관한 상담업 사업 및 마케팅- 35 ,

에 관한 정보제공 또는 조사업 인터넷을 통한 광고업 및 상업정보서비스업 인터넷 종, ,

합쇼핑몰업 광고대행업 광고물 제작 및 업데이팅업 광고업 마케팅서비스업 판촉대, , , , ,

행업 홍보업 경제예측 및 분석업 사업계획업 상업 또는 산업경영지원업 상업정보수, , , , ,

집업 스포츠선수 매니저업 시장조사업 통계집계업 스포츠용구 등산용구 골프용구는 , , , , { /

제외 소매업 경매서비스업 온라인 경매서비스업} , , .

서비스업류 구분 제 류의 게임소프트웨어개발업 서비스형 소프트웨어업 웹사이트- 42 , ,

개발업 전자상거래용 컴퓨터프로그래밍업 컴퓨터게임소프트웨어개발업 컴퓨터게임프, , ,

- 11 -

로그래밍업 컴퓨터소프트웨어개발업 컴퓨터프로그래밍업 컴퓨터프로그램개발업 의, , , ,

상디자인업 패션디자인업 광고디자인업 상표디자인업 시각디자인업 인쇄미술디자인, , , , ,

업 제품디자인업 제품설계업 캐릭터디자인업 끝, , , . .

- 12 -

별지 [ 2]

확인대상표장의 사용태양 갑 제 호증( 6 )

더쉐프 모바일 앱 및 페이스북에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지1.

더쉐프 모바일 앱 및 페이스북에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지2.

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더쉐프 페이스북에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지3.

3

더쉐프 모바일 앱에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지4.

- 14 -

더쉐프 페이스북에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지5.

더쉐프 페이스북에 게시한 이 사건 이벤트 홍보이미지6.

- 15 -

더쉐프 모바일 앱에 게시한 홍보물7.

 

끝.