[지재 판결문] 특허법원 2021허6672 - 권리범위확인(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 권리범위확인 상2021 6672 ( )

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 유한 광장( )

담당변호사 곽부규 강이강,

소송대리인 변리사 이우영 이은철,

피 고 주식회사C

대표이사 D

소송대리인 법무법인 유한 태평양 담당변호사 염호준 윤택( ) ,

소송대리인 변리사 임준호

환송전 판결 특허법원 선고 허 판결2019. 2. 22. 2018 6603

환 송 판 결 대법원 선고 후 판결2021. 12. 16. 2019 10418

변 론 종 결 2022. 4. 27.

판 결 선 고 2022. 5. 25.

- 2 -

주 문

특허심판원이 당 사건에 관하여 한 심결을 취소한다1. 2018. 7. 20. 2017 1455 .

소송비용은 피고가 부담한다2. .

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

기초사실1.

가 이 사건 등록상표 .

등록번호 출원일 등록일 갱신등록일 상표등록 제 호 1) / / / : 610399 /2004. 1. 6./2005. 3.

4./2015. 3. 3.

구 성 2) : 입체상표 ( )

지정상품 상품류 구분 제 류의 배선함 배전함 분기함 전선용 접속기 전선용 3) : 9 , , , ,

커넥터 전선관 종단함 소켓 전기콘센트 덮개, , , ,

권리자 가 등록받은 이후 양도를 원인으로 원고에 4) : E 2005. 3. 4. , 2006. 11. 3.

게 권리의 전부이전 등록이 이루어짐.

나 확인대상표장 .

- 3 -

구 성 1) : 실선 부분 ( )

사용상품 배선덕트 2) :

사용자 피고 3) :

다 이 사건 심결 및 소송 절차의 경위 .

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 피고가 배선덕트에 사용하는 1) 2017. 5. 11. ,

‘ 와 같은 표장 이하 보정 전 확인대상표장이라 한다 이 이 사건 등록상표의 ‘ ( ’ ‘ )

권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다 위 심판절차에서 .

피고가 보정 전 확인대상표장을 자신이 사용하는 상표가 아니라고 주장하자 원고는 확

인대상표장 실선부분 으로 보정하였다( ) .

특허심판원은 당 사건으로 심리한 후 피고가 심판절차에 2) 2017 1455 2018. 7. 20. “

서 확인대상표장을 실제로 사용하는 표장으로 보정한 것은 요지변경이 아니므로 적법

하지만 확인대상표장은 배선덕트의 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시 또,

는 식별표지로 사용된 것은 아니다 는 이유로 원고의 심판청구를 기각하였다 이하 이 .” ( ’

사건 심결이라 한다‘ ).

원고는 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다 환송 전 3) 2018. 8. 14. .

법원은 원고가 제출한 증거들만으로는 확인대상표장이 피고가 판매하는2019. 2. 22. “

배선덕트의 출처표시 기능까지 갖는다고 보기 어려우므로 이 사건 등록상표의 권리범,

- 4 -

위에 속하지 아니한다 라고 판단하여 원고의 청구를 기각하는 환송 전 판결을 선고하.”

였다.

원고는 환송 전 판결에 대하여 대법원에 상고하였다 대법원은 4) 2019. 3. 19. .

확인대상표장2021. 12. 16. “ 은 디자인이 될 수 있는 형상이면서 실제 거래계에서 다른

상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 표장으로 상표로서 사용되었다. 는 이유로 ”

환송 전 판결을 파기하였다.

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 3 , 【 】

당사자 주장의 요지2.

가 원고 .

이 사건 등록상표는 배선덕트 분야에서 디자인으로만 사용된 것이 아니라 상표로

사용된 것이고 세 줄의 홈 형상으로 구성된 확인대상표장 또한 디자인적으로 사용된 ,

것이 아닌 상표로서도 기능하고 있다 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장과 사.

용상품이 동일 유사하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 이와 결론을 달리한 · .

이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나 피고 .

확인대상표장은 상표가 아닌 디자인으로만 사용된 것으로 이 사건 등록상표와 ,

외관이 유사하지 않고 배선덕트 업계의 거래실정을 고려할 때 수요자들이 출처를 오,

인 혼동할 가능성이 없어 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다 이와 결론을 · .

같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

이 사건 심결의 위법 여부3.

가 확인대상표장이 상표로 사용되었는지 여부 .

- 5 -

관련법리 1)

상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위

에 속한다고 하려면 상표로 사용될 것이 전제되어야 할 것인바 그 표장이 상표의 본,

질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품을 식별하거나 상품의 출처를 표시하기 위하여

사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다 대법(

원 선고 후 판결 참조2008. 7. 10. 2006 2295 ).

디자인과 상표는 배타적 선택적인 관계에 있지 않으므로 디자인이 될 수 있는 , ⋅

형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능인 자기의 상품과 타인의

상품의 식별 즉 자타상품의 출처표시를 위하여 사용된 표장으로 볼 수 있는 경우에는 ,

그러한 표장의 사용은 상표로서 사용된 것으로 보아야 한다 대법원 선고 ( 2000. 12. 22.

후 판결 대법원 선고 다 판결 등 참조 다만 등록상표2000 68 , 2013. 3. 28. 2010 58261 ).

와 동일 또는 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시를 위한 것이

아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우

에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다 대법원 선고 후( 2003. 2. 14. 2002

판결 대법원 선고 다 판결 등 참조 이때 그 표장이 상1324 , 2013. 1. 24. 2011 18802 ).

표로서 사용되었는지는 표장과 상품의 관계 상품 등에 표시된 위치나 크기 등 당해 ,

표장의 사용 태양 등록상표의 주지 저명성 및 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하, ·

여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지를 기준으

로 판단하여야 한다 대법원 선고 도 판결 대법원 ( 2003. 4. 11. 2002 3445 , 2013. 2. 14.

선고 도 판결 등 참조2011 13441 ).

인정사실 2)

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갑 제 내지 내지 내지 호증 을 제 호증의 각 기 4 8, 10, 12, 15 25, 32, 36 40 , 1, 2

재 및 영상 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다 이하 같다 에 변론 전체의 취지( . )

를 종합해 보면 다음 각 사실을 인정할 수 있다.

가 이 사건 등록상표는 배선함 배전함 전선관 등을 지정상품으로 하는 입체상 ) , ,

표로 직육면체 판의 전면부에 세 개의 가로 줄이 일정한 간격에 따라 반원의 홈 형태,

로 길게 새겨진 세 줄의 홈 형상으로 구성되어 있다( 피고의 확인대상표장).

은 피고가 년경부터 배선덕트 상품에 표시한 세 줄의 홈 실선부분 부분이다2017 “ ( )”

( ).

나 ) 원고는 케이블 덕트 시스템 개발 제조업 등을 목적으로 설립된 1999. 5. 31. ,

회사로 대표이사 은 처 와 함께 원고를 운영하였다 이하 원고와 를 구분하지 , B E ( B, E

않고 원고 측이라 한다 는 이 사건 등록상표를 상품류 제 류의 배선‘ ’ ). E 2004. 1. 6. 9 ‘

함 등을 지정상품으로 출원하여 등록을 받은 후 원고에게 이’ 2005. 3. 4. 2006. 11. 3.

전하였다.

원고 측은 년 월경 다목적 및 다변형 배선덕트 기술개발에 관하여 년 1999 7 ‘ ’ , 2002

월경 형광램프의 결합에 의한 통합 기능 배선덕트 기술개발에 관하여 중소기업청의 4 ‘ ’ ,

각 기술혁신개발사업을 수주해 제품을 개발하였다 원고가 주력으로 제조 판매한 상품. ,

인 콘센트배선덕트 과 전등배선덕트 이하 원고 상품이라 한다‘U.T.Pole’ ‘LITE-WAY’( ‘ ’ )

에는 아래 도면과 같이 측면과 하단에 세 줄의 홈 형상이 표시되어 있었다 ‘ ’ .

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다 원고 측은 외부 접속 홈이 형성된 배선덕트 특허 제 ) 1999. 8. 3. ‘ ( 10-0354485

호 배선덕트의 연결구조 특허 제 호 조명용 )’, 2004. 7. 26. ‘ ( 10-0641814 )’, 2004. 7. 26. ‘

등기구 장치를 내장한 배선덕트의 구조 특허 제 호 에 관한 발명을 각 출원( 10-0653331 )’

하여 특허등록을 받았다 위 발명들의 명세서 도면에는 세 줄 홈 형상의 제품인식 . ‘ ’ ‘

홈이 표시되어 있고 발명의 설명에는 ’ , ‘이러한 홈들은 본 발명의 기술적 범위를 한정

하는 것이 아니라 단순히 자사제품을 인식하기 위한 목적으로 의도한 것’이라는 취지

의 기재가 있다.

표 삽입을 위한 여백 ( )

콘센트배선덕트
갑 제 호증 면(U.T.Pole, 5 14 )

전등배선덕트
갑 제 호증 면(LITE-WAY, 4 18 )

- 8 -

 

라 원고는 년부터 상표명이 인 원고의 배선덕트 상품의 카탈로그 ) 1998 ‘U.T.Pole’

를 매년 부 이상 발행하여 배포하였고 년부터는 상표명이 인 원1000 , 2006 ‘LITE-WAY’

고의 배선덕트 상품의 카탈로그도 발행하여 배포하고 있는데 이들 카탈로그에는 세 ,

줄 홈이 표면에 새겨져 있는 원고 상품들이 소개되어 있다.

원고는 년경부터 이 사건 심결 당시인 년경까지 전기 설비 분야의 전문 2000 2018 ·

가들을 대상으로 하는 등 다수의 일간지 정기간행물 단행‘F’, ‘G’, ‘H’, ‘I’, ‘J’, ‘K’, ‘L’ , ,

본에 원고 상품을 광고하였다.

구분 도면 발명의 설명

제 호10-0354485
특허발명

출원 1999. 8. 3.
갑 제 호증의 ( 15 1)

한편 도 에 도시된 바와 같이 덕트본체 의 , 3 (13)
바닥면 의 외부와 덮개 의 외부에는 그 (13) (30)
길이방향을 따라 개의 제품인식 홈들 이 3 (L)

형성되어 있는바, 이 홈들 은 출원인이 제품을 (L)
제조하여 판매할 경우 자사 제품임을 용이하게

식별하기 위한 것이다. 그러나 이러한 홈들 은 본 , (L)
발명의 기술적 범위를 한정하는 것이 아니라 단순히

자사제품을 인식하기 위한 목적으로 의도한
것이다 쪽(6 ).

제 호10-0641814
특허발명

출원 2004. 7. 26.
갑 제 호증의 ( 15 2)

상기 배선덕트 본체 양측면의 외부면과 (200)
저면부에 길이 방향을 따라 개의 제품인식 홈들이 3

형성되어 있는바 이 홈들은 출원인이 제품을 ,
제조하여 판매할 경우 자사 제품임을 용이하게
식별하기 위한 것이다 그러나 이러한 홈들은 본 . ,
발명의 기술적 범위를 한정하는 것이 아니라 단순히

자사 제품을 인식하기 위한 목적으로 의도한
것이다 쪽(4-5 ).

제 호10-0653331
특허발명

출원 2004. 7. 26.
갑 제 호증의 ( 15 3)

상기 배선덕트 본체 양측면의 외부면과 (100)
저면부에 길이 방향을 따라 개의 제품인식 홈들이 3

형성되어 있는바 이 홈들은 출원인이 제품을 ,
제조하여 판매할 경우 자사 제품임을 용이하게
식별하기 위한 것이다 그러나 이러한 홈들은 본 .

발명의 기술적 범위를 한정하는 것이 아니라 단순히
자사 제품을 인식하기 위한 목적으로 의도한

것이다 쪽(7 ).

- 9 -

그런데 위 카탈로그와 광고들 중 많은 경우에 세 줄 홈이 형성된 원고 제품의 ‘ ’

사진이 수록되었는데 특히 하단에 , “ 은 몸체와 뚜껑에 세 줄의 홈이 있습니다U.T.Pole .

세 줄의 홈이 없는 제품은 저희 제품이 아니오니 제품 구매 시 확인하시기 바랍니다 .”,

“유사 제품은 특허를 침해한 제품입니다 제품 구매 시 반드시 확인하시기 바랍니다. .”,

“ 과 는 몸체와 뚜껑에 세 줄의 홈이 있습니다 세 줄 홈이 없는 U.T.Pole® LITE-WAY® .

제품은 저희 제품이 아니오니 제품 구매 시 확인하시기 바랍니다. 와 같은 문구가 함께 ”

표기되어 있었다.

원고는 또한 년경부터 년경까지 국제전기전력전시회 한국전기산업대 2005 2018 ‘ ’, ‘

전 한국조명 전기설비학회 전기설비기술기준 등 관련분야 학회 전시회 워크숍에 ’, ‘ · ’, ‘ ’ , ,

참석하여 자사 제품을 전시 홍보하였다 그 밖에 년 년경 네이버 블로그, . 2012 , 2014 ,

여기에 플라자 등 인터넷 판매 사이트에 이 사건 등록상표가 표기된 원고 상품이 홍‘ ’

보되기도 하였고 년경 에 특집기사가 년과 년 전기기술인 매거진 등에, 2007 I , 2015 2017

도 원고 대표이사의 기고문이 게재되었는데 모두 이 사건 등록상표가 표기된 원고 상

품의 사진이 첨부되었다.

마 원고는 년경부터 이 사건 심결 당시인 년 월경까지 배선덕트 등의 ) 2000 2018 6

몸체와 뚜껑에 이 사건 등록상표와 같이 세 줄의 홈을 표시하여 다수의 시공현장에 납

품하여 왔다 여러 설계업자들이 작성하여 각 시공현장에 공급한 설계도면들에는 아래.

갑 호증의 광고18 4 ( ) 갑 제 호증의 카탈로그20 5 ( )

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와 같이 배선덕트 구성에 관한 도면에 세 줄 무늬를 표시하고 ‘ ’ ‘세 줄 홈 이라 표시된 ’

것이 다수 확인된다 .

구체적 판단3)

위 인정사실에다가 앞서 본 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음

각 사정을 참작하여 알 수 있는 이 사건 등록상표가 표시된 원고의 상품이 사용 공급⋅

된 기간 이 사건 등록상표에 대한 광고의 내용 기간과 규모 거래실정 등을 종합적으, , ⋅

갑 제 호증의 년12 1 (2009 ) 갑 제 호증의 년12 46 (2015 )

갑 제 호증의 년16 24 (2017 ) 갑 제 호증의 년16 28 (2018 )

- 11 -

로 고려하면 이 사건 등록상표는 피고가 확인대상표장을 사용한 년경 당시 수요, 2017

자들에게 원고 상품의 출처표시로 알려졌다고 볼 수 있고 확인대상표장은 디자인적으,

로만 사용되었다기보다는 상표로도 사용되었다고 보는 것이 타당하다.

가 배선덕트의 표면에 세 줄의 홈 형상이 표시된 등록디자인 중 피고가 확인대 )

상표장을 사용할 당시에 존재하던 건의 등록디자인들은13 1) 모두 원고 측이 출원하여

등록받은 것으로 원고 및 관련 있는 자에게 독점적 배타적인 권리가 있었다 그 외 , . ⋅

주식회사 주식회사의 등록디자인 건은 이미 년과 년에 소멸된 상태였M, N 2 2001 2005

고 달리 세 줄의 홈 형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라,

거나 거래분야에서 채용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 볼 만한 자료

가 없다 따라서 피고가 확인대상표장을 배선덕트에 사용한 년 당시 세 줄의 홈 . 2017

형상이 배선덕트 상품에서 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태라거나 거래분야에서 채

용할 수 있는 범위 내에서 변형한 것에 불과하다고 보기는 어렵다.

나 배선덕트는 전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되어 주로 )

주차장 천장 등에 설치되는 제품으로 실제 거래계에서 배선덕트의 주된 수요자들은 배

선덕트 시공업자들이라고 할 수 있다 그런데 세 줄의 홈 형상은 배선덕트 상품 표면.

에 길이를 따라 가로의 길쭉한 홈으로 표시되어 있어 상품을 진열 판매 시공할 때 ⋅ ⋅

외관상 잘 드러난다 피고 사용상품에 표시된 확인대상표장의 크기와 위치 등을 보면 .

그 사용 형태가 원고의 등록상표와 크게 다르지도 않다.

다 피고는 년경부터 배선덕트를 판매하는 등 해당 업계에서 원고와 경쟁하 ) 2005

1) 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 0235671( 1 1), 0301330( 1 2), 0301331( 1 3),
제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제0301332( 1 4), 0246978( 2 3), 0262180( 2 4),

을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제0262181( 2 5), 0262182( 2 6), 0262183( 2 7), 0268199
을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제 호증의 등록번호 제 을 제( 2 8), 0289309( 2 9), 0289572( 2 10), 0301329( 2
호증의 11)

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는 관계에 있었으므로 세 줄의 홈 형상의 입체상표인 원고의 이 사건 등록상표가 배선

덕트 등에 원고 상품의 출처표시로 사용된다는 것을 잘 알고 있었던 것으로 보인다.

이러한 상황에서 피고가 세 줄의 홈 형상을 가진 이 사건 확인대상표장을 유사한

상품에 사용해 온 것은 이 사건 확인대상표장을 출처표시로 사용하는 한편 원고 상품

의 출처표시로 수요자들에게 알려진 이 사건 등록상표의 고객흡인력 등에 편승하기 위

한 것으로 판단된다 피고가 이 사건 심판청구 이후 세 줄의 홈에 대해 디자인등록을 .

받았다는 사정이 있어도 이와 달리 보기 어렵다.

나 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부.

판단기준 1)

상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관 호칭 관념의 세 측면에서 객관적 전 , , ,

체적 이격적으로 관찰하여 거래상 오인 혼동의 염려가 있는지에 따라 판단하여야 한, ․

다 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 주는 지배적 인상이 동일 유사하여 두 상. ․

표를 동일 유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 상품의 출처에 관․

하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있다면 두 상표는 유사하다고 보아야 한다 또한 상. ․

표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때

와 장소를 달리하여 두 개의 상표를 대하는 일반 수요자에게 상품 출처에 관하여 오

인 혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 이루어져야 하고 두 개의 상표가 그 외, ․

관 호칭 관념 등에 의하여 일반 수요자에게 주는 인상 기억 연상 등을 전체적으로 , , , ,

종합할 때 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에는 두 개의 ․

상표는 서로 유사하다고 보아야 한다 대법원 선고 후 판결 등 ( 2016. 7. 14. 2015 1348

참조 이러한 법리는 입체상표에 관하여도 그대로 적용되나 다만 입체상표는 보는 방). ,

- 13 -

향에 따라 인식되는 외관이 다르다는 특수성이 있으므로 입체적 표장 중 어느 특정 ,

방향에서 인식되는 외관이 다른 방향에서 인식되는 부분보다 상대적으로 식별력이 강

한 경우에 그 외관이 평면표장이나 다른 입체적 표장의 그것과 유사하다면 두 표장은

서로 유사하다고 볼 여지가 많다 특허법원 선고 허 허( 2021. 12. 2. 2021 3215, 2021 3222

판결 참조).

검토 2)

다음과 같은 사정에 비추어 보면 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 외관이 주

는 지배적인 인상이 유사하여 두 표장을 동일 유사한 상품에 함께 사용할 경우 수요자·

나 거래자가 상품 출처를 오인 혼동할 염려가 있다고 보는 것이 타당하다 따라서 두 · .

표장은 유사하고 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 이유 없다, .

가 표장의 유사 여부 )

원고는 피고의 배선덕트 상품 중 원고가 표장으로 주장하는 세 줄의 홈 부 ⑴

분만을 실선으로 도시하고 표장이 아니라고 주장하는 피고의 배선덕트 상품의 다른 ,

부분은 점선으로 표현하는 것으로 정정하여 확인대상표장을 특정하였고 이에 대해 당,

사자 사이에 다툼이 없다 따라서 확인대상표장의 점선 부분은 원고가 이 사건 등록상.

표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 표장이 아닌 확인대상표장이 표시된 상품의

전체적인 형태이고 원고가 권리범위확인을 구하는 이 사건 확인대상표장은 실선으로 ,

표시한 부분이다.
이 사건 등록상표 확인대상표장 실선부분 ( )

- 14 -

이 사건 등록상표와 확인대상표장은 사면에서 바라볼 경우 세 줄의 홈 부 , ⑵

분이 전체 입체적 형상에서 차지하는 비중이 크고 홈 구조의 요철 여부와 정도를 확,

인하기 쉬우며 다른 방향보다 표장을 바라보는 사람의 눈에 잘 보인다 뿐만 아니라, . ,

수요자들에게 원고의 출처표시로 알려져 있는 이 사건 등록상표가 표시되는 부분이며,

각종 홍보자료나 설계도면 등에 표시된 세 줄의 홈이라는 관념의 형성에도 기여한다‘ ’ .

따라서 입체적 형상이 보다 잘 드러나는 사면 방향의 평면형상이 다른 부분보다 식별

력이 강한 것으로 보는 것이 타당하다.

이에 따라 이 사건 등록상표와 확인대상표장 점선 부분을 제외한 실선 부분만으 (

로 대비한다 의 사면 방향의 평면형상을 대비해 보면 두 표장은 모두 평면에 세 줄로 ) ,

된 일직선의 홈들이 특정한 간격으로 배치된 형상을 띄는 것을 확인할 수 있다 보다 .

구체적으로는 직육면체판 형상에 세 개의 평행선이 배치되어 있는 점 각 평행, ① ②

선은 일정한 너비로 음각화되어 홈이 형성되어 있는 점 세 줄 홈 이 사건 확인대상표( ,

장은 엄밀하게는 제품의 한 평면에 세 줄의 홈이 형성되어 있으나 제품의 한 평면은

직육면체판 형상으로 볼 수 있다 등에서 공통되며 이는 모두 입체상표 중 대부분을 ) ,

차지하고 있는 눈에 잘 띄는 부분이다.

반면 이 사건 등록상표는 직육면체판 안에 세 줄의 홈이 위치하고 있어서 세 ㉠

줄 홈의 외곽이 직육면체판과 연결된 형상이나 확인대상표장의 경우 실선으로 표시된 , (

부분 직육면체판의 상 하부가 세 줄 홈으로 되어 있을 뿐 직육면체판과 연결된 외곽 ) ·

부분이 없는 점 이 사건 등록상표의 파여진 홈 부분은 반달모양이나 확인대상표장, , ㉡

의 홈은 형상이 명확하지 않는 점에 차이가 있다 그러나 차이점 은 상표가 부착되. ㉠

는 위치나 상표의 크기를 달리하는 정도에 불과하고 차이점 은 자세하게 들여다보, ㉡

- 15 -

지 않으면 알 수 없을 정도로 미세한 차이에 불과하다.

따라서 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 세 줄의 홈으로 구성된 입 ⑶

체적 표장으로서 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하고 이 사건 등록상표는 카탈,

로그나 광고 설계도면에서 세 줄 홈으로 불리기는 하나 확인대상표장의 호칭을 확인, ‘ ’

할 수 있는 자료가 없어 호칭과 관념은 대비할 수 없으므로 서로 유사하다고 보는 것

이 타당하다.

나 상품의 동일 유사 여부 ) ·

확인대상표장의 사용상품인 배선덕트는 배선을 수납하는 관체 형상의 부재로 ,

전선 등을 수용하거나 전등기구를 지지하기 위해 사용되고 주로 주차장이나 건물 실내

의 천장 등에 설치된다 이 사건 등록상표의 지정상품인 배선함 배전함 분기함 전선. , , ,

용 접속기 전선용 커넥터 전선관 종단함 소켓 전기콘센트 덮개 또한 건물의 전기 , , , , ,

배선 공사에 사용되는 자재인 점에서 두 상품들은 그 사용 방식 사용처 주된 수요자, ,

들이 동일하거나 유사하다 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품과 확인대상표장의 사.

용상품은 유사하다고 보는 것이 타당하다 이에 대해 당사자 사이에 다툼도 없다( ).

다 피고의 나머지 주장에 대한 판단.

피고는 이 사건 등록상표는 세 줄에 불과한 간단하고 흔한 표장이므로 상표권 1) ,

의 효력이 없고 입체상표는 식별력의 인정 범위를 엄격하게 보아야 하는데 이 사건 ,

등록상표는 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수

없어 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하므로 그 효력이 확인대상표장에 미치지 않90 1 3

는다고 주장한다.

가 상표는 자기의 업무와 관련된 상품을 타인의 상품과 구별하기 위해 사용하는 )

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표장이므로 식별력을 가져야 하고 입체상표의 경우라도 달리 볼 것은 아니다 따라서 , .

입체상표가 지정상품 또는 그 포장 등의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한

경우 상표법 제 조 제 항 제 호 기술적 표장 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없고33 1 3 ( ) ,

간단하고 흔한 표장으로만 구성된 경우 상표법 제 조 제 항 제 호 나 그 밖에 식별력( 33 1 6 )

이 없는 경우 상표법 제 조 제 항 제 호 에도 마찬가지이다 또한 상표법 제 조 제( 33 1 7 ) . 34 1

항 제 호는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는데 꼭 필요한 입체적 형상15 ‘

만으로 된 상표를 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있고 상표법 제 조 제 항 제’ , 90 1 3

호는 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련‘

된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사

한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표에는 ’

등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 정하고 있다.

한편 상표권의 권리범위확인심판에 있어서 등록상표가 위 규정들에 해당하는지의

판단시점은 심결 시이다 대법원 선고 후 판결 참조( 1999. 11. 12. 99 24 ).

나 위와 같은 법리에 따라 피고의 주장을 살펴본다 먼저 이 사건 등록상표가 ) . ,

간단하고 흔한 표장에 해당하는지에 대해서는 이 사건 등록상표가 직육면체의 넓은 ,

면에 세 개의 평행선이 일정한 간격으로 배치되어 있고 각 평행선은 일정한 깊이와 ,

반달 형상으로 음각화한 세 줄의 홈 형상의 띄고 있으며 세 줄의 홈은 직육면체 면‘ ’ ,

의 중앙에 위치하고 있는 입체적 구조임은 앞서 살펴 본 바와 같다 따라서 이를 세 .

줄로 구성된 간단하고 흔한 표장만으로 된 경우에 해당한다고 보기는 어렵다 피고의 .

위 주장은 이유 없다.

다 다음으로 이 사건 등록상표가 입체상표로서 식별력이 없다는 취지의 주장에 )

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대해 살펴본다 앞서 인정된 이 사건 등록상표가 표시된 원고 상품이 사용 공급된 기. ⋅

간과 거래실정 지정상품과의 관계 등에 갑 호증의 각 기재에 변론 전체의 취지, 44, 46

를 종합적으로 고려하여 인정되는 다음 각 사정을 더해 보면 이 사건 등록상표는 이 ,

사건 심결이 이루어진 년경 주된 수요자인 배선덕트 시공업자 및 전기공사업자 2018

등에게 상품의 출처표시로 알려진 것으로 보인다. 따라서 피고의 위 주장도 이유 없다.

어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관 ⑴

념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하,

고 입체상표의 경우 해당 표장이 상품 등의 기능에 필수적인지 여부까지 함께 고려해,

야 한다.

이 사건 등록상표는 일반적인 직육면체의 판 중앙에 세 줄의 홈이 음각된 ‘ ’⑵

형상으로 지정상품의 형태나 포장의 형태 그 자체가 아닌 제품에 부착되는 유형이다, .

또한 이 사건 등록상표의 형상은 지정상품이나 배선덕트 등의 기능과 아무런 관련이

없고 직육면체의 넓은 면에 형성된 세 줄의 음각된 평행선이므로 심미감에 큰 영향을 ,

주는 것으로 보이지도 않아 디자인으로서의 기능도 상대적으로 크지 않다.

앞서 살펴 본 바와 같이 원고는 년부터 카탈로그 발행 배포 일간지 등 , 1998 · , ⑶

광고를 통해 원고 상품을 홍보하면서 원고의 상품인지는 세 줄 홈으로 확인할 수 있‘ ’

다는 취지의 문구를 사용해 왔다 또한 원고는 여러 시공 현장에 이 사건 등록상표를 .

표기한 원고 상품을 공급해 왔는데 각 시공현장에서 사용된 설계도들에는 원고 상품,

은 세 줄 홈으로 표기되어 있었고 일부 전기시설 공사자나 전기설비 감리담당자들도 ‘ ’ ,

원고 상품임을 이 사건 등록상표의 표기 여부로 확인하고 있었던 것으로 보인다.

확인대상표장이 사용되는 배선덕트인 알루미늄 레이스웨이의 제조 공급 등 ·⑷

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은 전기설비기준의 판단기준 등 여러 기준에 부합하여 인증을 받은 업체들에 의해 주

로 이루어지는데 년 당시 인증을 받은 업체는 원고와 피고를 포함한 개 정도에 , 2018 11

불과하였고 그 중 원고와 피고는 상당한 시장점유율을 확보하는 등 경쟁하는 관계에 ,

있었던 것으로 보인다 따라서 피고로서는 원고가 그 동안 생산한 제품의 종류와 특징. ,

광고나 홍보 내용 거래실정 등을 잘 알고 있었을 것으로 판단된다, .

피고가 확인대상표장을 배선덕트에 사용하기 시작한 년 이전에는 원고 2017⑸

제품 외에는 세 줄 홈 형상이 사용된 상품이 거래된 적이 없는 것으로 보이고 피고‘ ’ ,

가 세 줄 홈 형상을 배선덕트에 사용한 이후에도 원고와 피고 외에는 위 표장을 배선‘ ’

덕트 등에 사용한 사례는 없는 것으로 보인다.

피고는 또한 배선덕트 상품의 수요자는 발주처이고 감리업무 지침서에 정해진 2) , ,

절차에 따라 제품 외관 디자인이 아닌 회사정보 증명서 인증서 납품실적 등이 포함, , ,

된 지명원을 통해 발주가 이루어지며 원고 상품은 및 와 같은 , ‘LITE-WAY’ ‘U.T.Pole’

상표로 출처가 명확히 고지되기 때문에 수요자에게 오인 혼동을 일으킬 염려가 없다는 ·

취지로 주장한다.

앞 서 든 증거들에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사정에 비추

어 살펴보면 피고가 주장하는 배선덕트 업계의 거래 실정을 감안하더라도 확인대상표,

장은 이 사건 등록상표와 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 출처의 오인 혼동을 ·

유발할 수 있다고 보는 것이 타당하다 피고의 위 주장도 이유 없다. .

가 이 사건 등록상표의 지정상품이나 확인대상표장의 사용상품인 배선덕트는 주 )

로 건물의 실내 주차장 내부에 설치되고 그 주된 수요자는 전기배선 시공업자임은 앞, ,

서 살펴 본 바와 같다 그런데 건물의 신축이나 대규모 개 보수에서의 전기배선 및 배. , ·

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선덕트 설치공사는 배선덕트의 실제 시공업자 외에도 발주자 설계자 감리자 등 다수, ,

가 단계적으로 관여하고 있고 제품 사양의 조사 선정 설계반영 설치 등을 통해 이루, , ,

어지는 것으로 보인다 그리고 발주자가 사용할 자재의 선정 등 공사 전반을 최종 결.

정하는 권한을 가지고 있으므로 발주자 또한 수요자로 볼 수 있다.

나 한편 원고 상품에는 이 사건 등록상표와 함께 및 와 ) , ‘LITE-WAY’ ‘U.T.Pole’

같은 문자 상표가 사용되기도 하는데 문자 상표는 주로 납품 제안서에 표기되거나 상,

품에 직접 표기되는 경우라도 별도의 안내 문구의 형식으로 부착되다가 시공 시 현장

에서 절단 또는 제거된다 따라서 설치가 완료된 후에는 문자 상표로는 원고 상품이 .

사용되었는지 확인하기가 쉽지 않은 것으로 보인다 그러나 이 사건 등록상표는 지정.

상품의 표면에 입체로 표시되어 있으므로 수요자는 상품의 판매를 위한 전시나 구입

시 뿐만 아니라 시공 과정이나 설치 후에도 원고 상품인지를 쉽게 확인할 수 있다.

다 설계자는 선정된 상품을 설계도에 반영하고 시공업자는 설계도에 따라 정해 ) ,

진 위치에 시공하며 감리자는 공정이 정확히 이루어지고 있는지 확인하는 역할을 하,

게 된다 그런데 이와 같이 발주에서부터 시공까지 다수가 단계적으로 관여하는 공정.

에서는 나 에서 살펴 본 것과 같은 이유로 문자 상표 보다는 이 사건 등록상표와 같은 )

세 줄 홈의 유무로 원고 상품인지 여부를 확인할 것으로 보인다 이는 서로 다른 공‘ ’ .

갑 제 호증의 25 1
년 시공(2001 )

갑 제 호증의 25 3
년 시공(2005 )

갑 제 호증의 25 9
년 시공(2010 )

갑 제 호증의 25 11
년 시공(2013 )

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사현장의 설계사들이 각각의 설계도면에 이 사건 등록상표의 특징적 형상을 차원으로 2

생략한 개의 평행선을 추가하고 세 줄 홈이라고 기재하여 원고 상품을 사용한다는 3 , ‘ ’

점을 표시한 것에서도 잘 드러난다.

라 원고와 피고가 지정상품과 배선덕트 시장에서 경쟁 관계에 있고 이 사건 등 ) ,

록상표와 확인대상표장이 상당히 유사한 점에 비추어 보면 배선덕트를 직접 구매하여 ,

설치한 시공업자를 제외한 발주자 설계자 감리자 등은 배선덕트의 외관에서 확인되는 , ,

세 줄 홈의 형상을 통해 설치된 제품이 원고 상품인지 피고의 사용상품인지 구별하‘ ’ ,

기 쉽지 않을 것으로 보인다.

라 소결론.

확인대상표장은 배선덕트에서 디자인으로서 뿐만 아니라 상표로서도 사용되었고 ,

그 표장이 이 사건 등록상표와 유사하며 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 ,

유사하다 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하므로 이와 결론.

을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

결 론4.

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 ,

주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이숙연

판사 정택수

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판사 이지영