[지재 판결문] 특허법원 2021허6245 - 등록무효(상)

 

[지재] 특허법원 2021허6245 - 등록무효(상).pdf

0.48MB

[지재] 특허법원 2021허6245 - 등록무효(상).docx

0.02MB

 

- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2021 6245 ( )

원 고 유한A 회사

대표이사 B

소송대리인 특허법인 우인

담당변리사 최성우

피 고 C

프랑스

대표자 D

소송대리인 제일특허법인 유( )

담당변리사 조준영

변 론 종 결 2022. 5. 17.

판 결 선 고 2022. 6. 16.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

- 2 -

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결 중 국제상표등록번호 2021. 10. 6. 2020 1628

제 호 상표의 지정상품 중 화장품 헤어로션939039 ‘Cosmetics( ), Hair lotions( ), Essential

인체용 에센셜 오일 이하 화장품 등이라 한다 에 대한 부분을 oils for personal use( )’( ‘ ’ )

취소한다.

이 유

1. 기초사실

가 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 2 )

국제등록번호 국제등록일 등록결정일 1) / / : 제 호 939039 / 2007. 7. 25./ 2009. 3. 26.

표장 2) :

지정상품 3) : 상품류 구분 제 류의 표백제 비누 3 Bleaching preparations( ), Soaps( ), C

화장품 헤어로션 인체용 에센osmetics( ), Hair lotions( ), Essential oils for personal use(

셜 오일 향료류 청정제 치약), Perfumery( ), Cleaning( ), Dentifrices( ), scouring and abrasi

연마재 광택제ve preparations( ), polishing( )

상표권자 4) : 피고

나 이 사건 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 1 )

원고는 피고를 상대로 이 사건 등록상표에 관하여 다음과 같이 주 1) 2020. 5. 28.

- 3 -

장하면서 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다.

이 사건 등록상표는 상처치유에 탁월한 병풀의 약어인 와 화장품 등 ‘ ’ ‘CICA’○

에 관행적으로 사용되는 가 단순 결합된 상표이다‘BIO’ .

이와 같이 이 사건 등록상표는 그 등록결정일을 기준으로 지정상품인 화장품 ○

등의 품질이나 원재료 효능 등을 직접적으로 표시한 표장이므로 구 상표법, , (2016. 2.

법률 제 호로 전부 개정되기 전의 것 이하 구 상표법이라 한다 제 조 제29. 14033 , ‘ ’ ) 6 1

항 제 호 및 제 호에 해당한다3 7 .

나아가 가 이 사건 등록상표의 등록 후 관련 업계에서 화장품 등의 성 ‘CICA’○

분이나 원재료 등의 의미로 다수 사용됨에 따라 후발적으로 식별력을 상실하였고,

역시 관행적 표장에 불과하므로 그 결합상표인 이 사건 등록상표는 구 상표법 ‘BIO’ ,

제 조 제 항 제 호에도 해당한다71 1 5 .

특허심판원은 이를 당 호 사건으로 심리한 후 다음과 같 2) 2020 1628 , 2021. 10. 6.

은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였다( ‘ ’ ) .

이 사건 등록상표는 상처치유에 효능이 있는 약초인 병풀 의 영문 명칭인 ‘ ’○

센텔라 아시아티카 의 약어인 와 죽지 아니하고 살아 있는 상‘ (Centella Asiatica)’ ‘CICA’ ‘

태 생 이나 생물 을 의미하는 가 결합된 상표로서 항상 표장 전체로 인식된다’, ‘ ’ ‘ ’ ‘BIO’ , .

그런데 이 사건 등록상표가 그 전체로서 화장품 등의 성분 또는 원재료를 의 ○

미한다는 증거가 없는 점 등에 비추어 보면 이 사건 등록상표가 화장품 등과 관련하,

여 그 품질ㆍ효능 등의 성질을 암시 또는 강조하는 것을 넘어 일반 수요자나 거래자,

가 이를 직감하게 하는 것이라고 보기 어려우므로 구 상표법 제 조 제 항 제 호 및 , 6 1 3

제 호에 해당한다고 볼 수 없다7 .

- 4 -

나아가 이 사건 등록상표가 일체로서 지정상품과 관련하여 피고 이외의 다수 ○

인에 의하여 사용되고 있다고 인정할 증거가 없어 그 등록일 이후에 지정상품인 화장‘

품 등에 관하여 식별력을 상실하였다고 보기도 어려우므로 구 상표법 제 조 제 항 ’ , 71 1

제 호에 해당한다고도 볼 수 없다5 .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1, 2 , 【 】

당사자들의 주장2.

가 원고 주장의 요지 .

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다 1) .

가 이 사건 등록상표 ) ‘ 는 그 등록결정일 당시 와 ’ ‘CICA’

가 단순 결합된 표장으로서 부분은 상처치료 피부진정을 의미하거나 ‘BIO’ , ‘CICA’ ‘ ’, ‘ ’

병풀 의 약칭으로 인식되고 부분은 화장품 관련 거래계에서 ‘ (Centella Asiatica)’ , ‘BIO’

관용화된 표장에 불과하며 이와 같이 식별력 없는 부분과 부분이 결합하, ‘CICA’ ‘BIO’

여 새로운 관념이나 식별력을 형성한다고도 볼 수 없다 이와 같이 이 사건 등록상표.

는 상품의 성질 또는 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표

로서 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다6 1 3 .

나 또한 관련 업계는 상처치료 피부진정의 효능을 가지는 화장품 또는 병풀 ) ‘ ’, ‘ ’ ‘

을 원재료로 하는 화장품에 라는 표장을 사용하고자 할 것이(Centella Asiatica)’ ‘CICA’

다 이와 같이 이 사건 등록상표는 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하.

거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 아니한 표장으로서 구

상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다6 1 7 .

다 나아가 병풀 과 관련된 바이오 화장품이 아닌 다른 화장품 등에 이 ) ‘ (CICA) ’

- 5 -

사건 등록상표를 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자가 그 상품을 병풀 과 관, ‘ (CICA)

련된 바이오 화장품 등으로 오인ㆍ혼동할 우려가 있다 따라서 이 사건 등록상표는 구 ’ .

상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다7 1 11 .

라 한편 라는 표장이 이 사건 등록상표의 등록 후 일반 소비자나 거래자 ) , ‘CICA’

에 의하여 화장품 등과 관련하여 피부진정 상처재생 병풀 성분이 함유된 화장품‘ ’, ‘, ’ ‘

등으로 널리 인식되거나 사용되었다 나아가 라는 표장은 화장품 등과 관련하여 . ’BIO’

관용적으로 사용되어 왔다 따라서 와 를 단순 결합한 이 사건 등록상표는 . ‘CICA’ ‘BIO’

그 등록결정일 이후 구 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 따라 식별력을 상실하6 1 3 7

였다 할 것이므로 구 , 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다 71 1 5 .

그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로 취소되어야 한다 2) , .

나 피고 주장의 요지 .

다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효라고 할 수 없다 1) .

가 이 사건 등록상표 ) ‘ 는 영문자 개로 이루어진 하나’ 7

의 단어로 그 전체로서 기술적 표장에 해당하지 아니하여 식별력이 인정된다 설령 이 .

사건 등록상표가 와 가 결합된 상표로 인식된다고 하더라도 그 등록결정시‘CICA’ ‘BIO’

를 기준으로 부분이 화장품 등과 관련하여 일반 수요자나 거래자에게 상처치‘CICA’ ‘

료 피부진정 등의 의미로 직감된다고 볼 수 없고 그 전체로서 새로운 식별력을 형’, ‘ ’ ,

성한다 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 아니한. 6 1 3

다.

나 또한 위와 같이 식별력이 인정되는 이 사건 등록상표가 ) 그 등록결정일을 기

준으로 화장품 등에 대한 거래사회의 거래실정상 특정인에게 독점 배타적으로 사용하

- 6 -

게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 수 없다 따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제. 6

조 제 항 제 호에도 해당하지 아니한다1 7 .

다 나아가 이 사건 등록상표가 위와 같이 ) 그 지정상품의 품질ㆍ원재료ㆍ효능

등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이

상, 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 볼 수도 없다7 1 11 .

라 그리고 이 사건 등록상표 전체 또는 부분이 그 등록 이후에도 식별력 ) ‘CICA’

을 상실하였다고 볼 수 없는데다가 피고가 현재까지 이 사건 등록상표를 이용하여 영,

업을 활발히 영위하고 있는 점 등까지 더하여 보면 이 사건 등록상표가 구 상표법 제,

조 제 항 제 호에 해당한다고 보기도 어렵다71 1 5 .

따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다 2) .

이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하는지 여부3. 6 1 3 7

가 관련 법리 .

1) 구 상표법 제 조 제 항 제 호는 상품의 산지 품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수6 1 3 ‘ ․

량ㆍ형상 포장의 형상을 포함한다 ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 ( )

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’

라고 규정하고 있다 위 규정의 취지는 그와 같은 표장은 상품의 특성을 기술하기 위.

하여 표시되어 있는 기술적 표장으로서 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가

많을 뿐만 아니라 설령 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구,

에게나 필요한 표시이므로 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게 하는 것은 공익상

으로 타당하지 아니하다는 데에 있다 대법원 선고 후 판결 대( 2014. 10. 15. 2012 3800 ,

법원 선고 후 판결 등 참조2000. 2. 22. 99 2549 ).

- 7 -

어떤 상표가 상품의 품질 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 ․

만으로 된 상표인지 여부는 그 상표가 가지는 관념 당해 지정상품과의 관계 일반 수, ,

요자나 거래자의 그 상표에 대한 이해력과 인식의 정도 거래사회의 실정 등을 감안하,

여 객관적으로 판단하되 일반 수요자가 그 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 ,

것이어야 하고 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 이

에 해당되지 아니하며 이러한 판단도 그 지정상품이 전문가들에 의하여 수요되고 거,

래되는 특수한 상품이 아닌 한 평균적 일반 수요자나 거래자를 기준으로 판단하여야

한다 대법원 선고 후 판결 대법원 선고 후( 2000. 3. 23. 97 2323 , 2007. 4. 27. 2005 3031

판결 등 참조 어떤). 상표가 지정상품의 품질 효능 형상 등을 암시 또는 강조하는 것 , ,

으로 보여진다 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 지

정상품의 단순한 품질 효능 형상 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해, ,

당하지 아니한다 대법원 선고 후 판결 대법원 선고 ( 1995. 2. 10. 94 1770 , 2004. 8. 16.

후 판결 등 참조2002 1140 ).

한편 2) , 구 상표법 제 조 제 항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제 호6 1 7

에서 제 호 내지 제 호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가“ 1 6

를 식별할 수 없는 상표 를 규정하고 있는데 이는 같은 조항의 제 호 내지 제 호에 ” , 1 6

해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없

는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당하.

는지는 그 상표가 지니고 있는 관념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감,

안하여 객관적으로 결정하여야 하는데 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤,

란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 아니하다고 인정되

- 8 -

는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 대법원 선고 후( 2012. 12. 27. 2012

판결 등 참조2951 ).

나아가 3) 출원상표가 구 상표법 제 조 제 항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는6 1

지 여부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는

결정 시이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2012. 4. 13. 2011 1142 ).

나 구체적인 판단 .

구 상표법 제 조 제 항 제 호 해당 여부 1) 6 1 3

앞서 인정한 사실 및 거시 증거 , 갑 제 호증 을 제 호증 가지번호가 있는 3, 4 , 1, 3 (

경우 각 가지번호 포함 이하 같다 의 각 기재 및 영상과 변, ) 론 전체의 취지를 종합하여

알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면 이 사건 등록상표는, 그 등록결

정일인 을 기준으로 화장품 등과의 관계에서 상품의 품질ㆍ원재료ㆍ효능 2009. 3. 26.

등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 수 없

으므로 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 아니한다고 봄이 타당하다, 6 1 3 .

가 우선 이 사건 등록상표 ) ‘ 는 도형의 부가 없이 흑색’

의 영문 대문자가 동일한 서체 크기 및 굵기로 나열되어 있는 표장으로서 사전에 등,

재되어 있지 아니한 조어에 불과하고 그 자체만으로 곧바로 어떠한 관념을 불러일으,

킨다고 보기 어렵다 나아가 외관상으로 특정한 단어의 조합으로 분리되어 인식된다고 .

단정할 만한 별다른 사정이 존재하지 아니하는 점 네이버 영어사전에서 를 검색, ‘abio’

하였을 경우 생 또는 생물 에 관계없음을 나타내는 접두어로 를 검색‘ ( ) ( ) ’ , ’cabio’生 生物

하였을 경우 어류를 의미하는 것으로 각 검색된다는 점 등까지 더하여 보면 이 사건 ‘ ’ ,

등록상표가 와 가 결합된 표장으로 인식된다고 단정할 수는 없다‘CICA’ ‘BIO’ .

- 9 -

나 만일 이 사건 등록상표가 결합표장으로 인식될 수 있다면 국내의 일반적인 ) ,

영어 보급 수준을 고려하여 보았을 때 사전에 등재되어 있고 그 지정상품 중 화장품

등과 관련하여 비교적 널리 이용되는 죽지 아니하고 살아 있는 상태 생 또는 ‘ ’, ‘ ( )’ 生

생물 을 의미하는 영어 접두사인 부분이 먼저 분리되어 인식된 다음 그에 ‘ ( )’ ‘BIO’ , 生物

따라 나머지 부분이 인식될 수 있을 것이다‘CICA’ .

그러나 이러한 경우에도 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 부분이 ’CICA’

일반 수요자나 거래자를 기준으로 화장품 등과 관련하여 그 품질 등을 직감하게 한다

고 단정하기는 어렵다 할 것인바 그 이유는 다음과 같다, .

를 네이버 사전에서 검색하여 보면 영어의 경우 ‘CICA’ , ‘Canadian Institute ⑴

또는 등의 약for Chartered Accountants’ ‘Captive Insurance Companies Association’

어로 스페인어의 경우 독특한 여성 접미사 형태, (forma femenina singular del sufijo)

로 검색될 뿐 화장품 등과 관련하여 유의미한 검색결과가 전혀 나타나지 아니한다 이, .

와 같이 는 와 마찬가지로 그 자체만으로는 사전적으로 별다른 의미가 ‘CICA’ ‘CICABIO’

없는 조어에 불과하다.

이 사건 등록상표의 등록결정일 을 기준으로 를 구글 검 (2009. 3. 26.) ‘CICA’⑵

색한 결과 시카케어 흉터를 관리하는 수분밀착케어 시카케어는 기존의 , “ (cica-care) - .

흉터 및 새롭게 생성된 비후성 반흔과 켈로이드를 관리할 수 있습니다.”, “E CICA

화장품 또는 재생크림 시카플라스트 등 화장품 SLEEPING MASK ” “ (CICAPLAST)” –

등과 관련하여 부분이 사용된 사례가 일부 확인되기는 한다‘CICA’ .

그러나 이에 의하더라도 가 화장품 등에 사용된 예는 건에 불과한데 ‘CICA’ 3

다가 의 의미나 흉터 등과의 관련성을 유추할 수 있는 별다른 근거가 없다 나, ‘CICA’ ‘ ’ .

- 10 -

아가 화장품의 경우 상처치료나 피부진정 등의 효능을 가지는 경우가 일반적인 점 ‘ ’ ‘ ’

등에 비추어 보면 위와 같은 사실만으로는 일반 소비자나 거래자가 당시 화장품 등과 ,

관련하여 를 그 품질이나 원재료 효능 등을 나타내는 표장으로 일반적으로 사용‘CICA’ ,

하였다고 보기 어렵다.

한편 인터넷에서 를 검색하면 다음과 같은 검색결과를 확인할 수 있 , ‘CICA’⑶

기는 하다.

그러나 위와 같은 검색결과를 살펴보더라도 가 병풀을 의미하는 라 , ‘CICA’ ‘ ’

틴어 학명 에서 유래한 것인지 아니면 흉터나 아문 상처 등을 뜻‘Centella Asiatica’ , ‘ ’ ‘ ’

출처
게제일( )

게재내용
증거
번호

네이버 포스트
(2019. 11. 25.)

화장품 속 시카 성분은 병풀추출물(Centella Asiatica Extract)○
을 의미!!

갑
3-1

네이버 지식iN
(2019. 12. 22.)

시카 성분 시카가 병풀추출물의 영어 약자를 따온거라는데 ○ –
맞나요 아니라면 시카가 무슨 성분인건가요?? ??
센텔라 아시아티카 병풀 의 줄임말입니다 병풀은 인도 전통의( ) . ○
학인 아류르베다에서 뛰어난 상처 치유 효과로 각광받았던 식
물이며 호랑이가 상처났을 때 몸을 비빈다고 해서 호랑이풀로
도 알려진 약초입니다.

갑
3-2

네이버 블로그
(2019. 10. 16.)

시카 란 시카 뜻에는 두 가지 유래가 있습니다 상처 치(CICA) ? . ○
유에 탁월한 병풀로 잘 알려진 센텔라 아시아티카 를 줄여 시‘ ’ ‘
카 라고 부르게 된 것이 첫 번째 라틴어로 상처 라는 뜻을 가’ , ‘ ’
진 시카트리스 에서 유래한 것이 두 번째입니다‘ (cicatrix)’ .
이 두 가지가 혼합되어 흉터 회복에 도움이 된다는 의미로 시‘○
카 라고 불리웁니다’ .

갑
3-3

네이버 포스트
(2020. 5. 27.)

시카 크림 대체 시카가 뭐길래, ?○
상처 를 뜻하는 그리스어로 시카트리스 의 피부 복구와 센‘ ’ < > <○

텔라 아시아티카 의 피부개선이라는 의미를 갖고 있습니다> .
○ 시카 란 약용식물로 그리스어로 시카트리스 에서 어원을 가져온 ‘ ’ ‘ ’

것으로 우리말로 해석하면 상처개선 을 뜻하는 단어입니다‘ ’ .
시카크림에 사용된 원료인 병풀은 청정지역으로 알려진 인도양○
의 마다가스카르 섬으로부터 온 잎수입니다 중략 시카크...( )...
림의 핵심은 시카 병풀추출물 함량입니다( ) .

갑
3-4

- 11 -

하는 라틴어 에서 유래한 것인지 분명하지 아니하다 더욱이 ‘cicatrix’ . ‘Centella

나 모두 국내의 일반적인 외국어 보급 수준에 비추어 보더라도 생소Asiatica’ ‘cicatrix’

한 라틴어 단어이어서 일반 수요자나 거래자가 쉽게 그 의미를 파악할 수 있다고 보기

어려울 뿐만 아니라 특히 와는 달리 의 경우 개별 알파벳이 , ‘cicatrix’ ‘Centella Asiatica’

순차로 연속된 부분이 그대로 포함되어 있지도 아니하는 등 ‘CICA’ ‘Centella Asiatica’

나 는 그 외관에 있어서도 와는 상이한 측면이 있다‘cicatrix’ ‘CICA’ .

이러한 점들을 모두 종합하여 보면 일반 수요자나 거래자가 이 사건 등록 , ⑷

상표의 등록결정일을 기준으로 라는 표장을 접하였을 때 곧바로 ‘CICA’ ‘Centella

나 를 떠올릴 수 있다고 보기 어렵고 설령 그것이 가능하다 하더라도 Asiatica’ ‘cicatrix’ ,

가 병풀을 가 흉터 등을 각각 의미한다거나 이를 넘어 ‘Centella Asiatica’ ‘ ’ , ‘cicatrix’ ‘ ’ ,

상처치료 또는 피부진정을 의미하는 것으로 직감할 수 있다고 보기도 어렵다‘ ’ ‘ ’ .

다 더욱이 이 사건 등록상표 ) ‘ 가 병풀을 원재료로 하는 ’ ‘

바이오 화장품 내지 상처치료 또는 피부진정 효과가 있는 바이오 화장품으로 인식되’ ‘ ’

기 위해서는 적어도 위 표장이 부분과 부분이 결합된 것임을 인지하, ‘CICA’ ‘BIO’ ①

고 이를 분리하는 단계 가 라틴어 학명 또는 라틴어 , ‘CICA’ ‘Centella Asiatica’ ②

의 약칭에 해당함 인식하는 단계 가 병풀을 의미하거나 ‘cicatrix’ , ‘Centella Asiatica’ ‘ ’③

가 흉터 등을 의미하는 것임을 인식하는 단계 등과 같이 여러 단계의 추론 ‘cicatrix’ ‘ ’

내지 연상에 관한 심사숙고를 거쳐야만 한다.

라 이에 대하여 원고는 외국어로 된 표장의 경우 그 단어가 갖고 있는 객관적 ) ,

인 의미가 상품의 품질 등으로 사용되고 있다면 비록 그 단어 자체는 수요자들이 쉽,

게 접할 수 없다고 하더라도 이러한 표장은 기술적 표장에 해당하여 식별력이 없는 것

- 12 -

인바 이 사건 등록상표 중 부분의 경우도 마찬가지라는 취지로 주장한다, ‘CICA’ .

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 는 그 자체만으로 사전적으로 별다른 의 ‘CICA’

미가 없는 조어에 불과한 데다가 단일한 의미나 어원을 가지지도 못하는 점 등에 비추

어 보면 이 사건 등록상표 중 부분의 객관적인 의미가 상품의 품질 등으로 사, ‘CICA’

용되고 있다고 보기 어렵다 이와 다른 전제에 선 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. .

구 상표법 제 조 제 항 제 호 해당 여부 2) 6 1 7

가 앞서 인정한 사실 내지 사정들 및 거시 증거와 변론 전체의 취지를 종합하 )

면 다음과 같은 사실과 사정들이 인정된다.

이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등과의 관계에서 품질ㆍ원재료 ⑴

ㆍ효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하

고 달리 그 식별력이 부정된다고 볼 만한 사정이 없다, .

이 사건 등록상표의 등록결정일 을 기준으로 화장품 등과 관 (2009. 3. 26.)⑵

련하여 라는 표장을 사용한 것은 피고가 유일한 것으로 보인다‘CICABIO’ .

나아가 그 등록결정일을 기준으로 이 사건 등록상표가 화장품 등에 대한 ⑶

거래사회의 거래실정상 흔히 사용되는 것으로서 경쟁업자가 자유로이 사용할 필요가

있는 등 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 하는 것이 공익에 반한다고 볼 만한 자

료 역시 찾아볼 수 없다.

나 이러한 점들에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 화장품 등 ) ,

과의 관계에서 구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 정한 제 호 내지 제 호 외에 수요자6 1 7 ‘ 1 6

가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당하지 ’

아니한다고 봄이 타당하다.

- 13 -

이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부4. 7 1 11

가 관련 법리 .

구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 정하고 있는 상품의 품질의 오인을 일으키게 7 1 11

할 염려가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는

성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고,

어느 상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로

하여 거래통념에 따라 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 참( 2000. 10. 13. 99 628

조 그리고 어느 상표가 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표).

장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 ,

품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없으므로 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제7 1

호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다11

고 볼 수 없다 대법원 선고 후 판결 참조( 2002. 12. 10. 2000 3418 ).1)

나 구체적인 검토 .

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 품질ㆍ원재료ㆍ효능 등을

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상,

위 법리에 비추어 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 볼 7 1 11

수도 없다.

이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 5. 71 1 5 , 6 1 3 7

1) 따라서 어느 상표가 그 등록결정일 당시 지정상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 ,
표장만으로 된 상표에 해당하지 아니한다고 하더라도 즉 그 상표가 일반 수요자나 거래자로 하여금 ( ,
지정상품의 품질 등을 직감하게 하는 정도가 아니라 이를 암시하거나 강조하는 정도에 불과하다고
하더라도 품질오인이나 수요자 기만의 염려가 있는 상표에 해당할 수 있다는 취지의 원고의 주장)

자 원고 준비서면 면 참조 은 위와 같은 법리에 배치되는 독자적인 견해에 불과(2022. 3. 29. 13-15 ) ,
한 것이어서 받아들일 수 없다.

- 14 -

해당하는지 여부

가 앞서 인정한 사실 및 거시 증거 갑 제 호증 을 제 내지 . , 7, 8, 10, 12, 14, 16 , 9 14

호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실

과 사정들에 비추어 보면 이 사건 등록상표는 그 등록 후 후발적으로 식별력을 상실,

하였다고 보기도 어렵다 할 것이다.

앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 등록상표 1) ‘ 는 전체적으’

로 사전에 등재되어 있지 아니한 조어에 불과하고 그 외관상 특정한 단어의 조합으로

분리되어 인식된다고 단정할 만한 사정도 존재하지 아니하며 그 중 부분의 경, ‘CICA’

우에도 그 자체만으로는 사전적으로 별다른 의미가 없다.

한편 이 사건 등록상표의 등록결정일 이후 화장품 등과 관련하여 다수의 관련 2) ,

업체나 언론에서 피부진정 상처재생 병풀 성분이 함유된 화장품과 관련하여 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

를 사용하고 있다 갑 제 호증 또한 특허청이 년 이후 를 ‘CICA’ ( 7, 8, 12 14 ). 2015 ‘CICA’

포함하는 시카 엑스퍼트‘ (CICA EXPERT)’, ‘CICACLINIC’, ‘CICA+(CICAPLUS)’, ‘Cica

등의 출원에 대하여 부분이 센텔라 아시아티카 병Collagen’ ‘CICA’ (Centella Asiatica,

풀 의 약어라는 등의 이유로 거절결정을 한 사례가 일부 확인되기는 한다 갑 제 호) ( 10

증).

그러나 위와 같은 사정만으로는 이 사건 등록상표 중 부분이 그 등록 이 ‘CICA’

후에 구 특허법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 의하여 식별력을 상실하였다고 단정하6 1 3 7

기 어렵다 할 것인바 그 이유는 다음과 같다, .

가 앞서 본 바와 같이 가 나 에서 유래하였다 ) ‘CICA’ ‘Centella Asiatica’ ‘cicatrix’

고 하더라도 약어일 뿐인 데다가 단일한 의미나 어원을 가진다고 볼 수는 없고 일반 , ,

- 15 -

수요자나 거래자가 라틴어인 나 의 의미를 쉽게 파악할 수 ‘Centella Asiatica’ ‘ciatrix’

있다고 보기도 어렵다.

나 이 사건 등록상표의 등록 후에도 다수의 일반 소비자가 시카크림 또는 시 ) ‘ ’ ‘

카의 정확한 의미나 용도 효능 등에 대하여 문의하고 있을 뿐만 아니라 을 제 호증’ , ( 9 ),

위와 같이 관련 업계나 언론에서 피부진정 상처재생 병풀 성분이 함유된 화장품과 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

관련하여 를 사용하면서도 가 병풀 추출물 또는 흉터 등으로부터 유래‘CICA’ ‘CICA’ ‘ ( )’ ‘ ’

했음을 계속하여 설명하고 있다 이에 비추어 보면 일반 소비자나 거래자가 이 사건 . ,

등록상표의 등록 후 의 의미를 병풀 성분 등으로 직감하게 되었다고 단정하기‘CICA’ ‘ ’

는 어렵다.

다 특허심판원이 지정상품을 상품류 구분 제 류의 화장품 등으로 ) 2019. 10. 7. 3

하는 출원상표 ‘ 에 대한 거절결정 불복심판 원 호 에서 ’ (2018 3239 ) 영「

문자 의 경우 특별한 관념이 없고 화장품 등과 전혀 관련이 없어 그 식별력이 강‘cica’

하다.」라고 판단한 바 있기도 하다.

오히려 다음과 같은 사정에 비추어 보았을 때 이 사건 등록상표는 그 등록결 3) ,

정일 이후 화장품 등과 관련하여 그 식별력이 강해진 것으로 충분히 볼 수 있다.

가 피고의 화장품 브랜드 계열사 중 하나인 는 현재까지 국내 홈페이지 ) ‘F’

를 통하여 아래와 같이 시카비오 또는 제품을 수요자(http://www.F.co.kr) ‘ ’ ‘CICABIO’

에게 소개하고 온라인 쇼핑몰도 운영하고 있다 을 제 호증( 10 ).

- 16 -

나 네이버 및 네이버쇼핑에서 를 검색한 결과 앞서 본 의 ) ‘CICABIO’ ‘F’

제품이 검색될 뿐 추출물 성분으로 제조한 화장품이라는 내용이나 ‘CICABIO’ , ‘CICA ’

다른 회사의 상품에 대한 검색결과는 확인되지 아니한다 을 제 호증 나아가 인( 11, 12 ). ‘

스타그램에서 를 검색하여 보아도 위 제품과 관련한 게시물이 다수 확인된’ ‘CICABIO’

다 을 제 호증( 13 ).

다 제품은 국내에서 일반적인 화장품 판매처뿐만 아니라 올리브 ) ‘F’ ‘CICABIO’ ,

영 롭스 등과 같은 드럭스토어와 홈쇼핑몰 각종 면세점 등을 통하여 다양하게 유통ㆍ, ,

판매되고 있을 뿐만 아니라 해외 여러 나라에서도 판매되고 있는바 년도부터 , 2019

년도까지 사이에 판매된 총 제품의 개수는 만 개가 넘는 것으로 보인다 을 제2021 40 (

호증14 ).

나아가 지정상품을 상품류 구분 제 류의 화장품 등으로 하는 원고 4) 2019. 4. 16. 3

의 ‘ 상표 출원 출원번호 제 호 에 대하여 피고는 ’ ( 0058841 ) ,

- 17 -

2019. 11. 22. 위 출원상표가 이 사건 등록상표와 그 표장 및 지정상품이 동일 내지 「

유사하므로 상표법 제 조 제 항 제 호에 따라 그 출원이 거절되어야 한다34 1 7 .」라는 내용

의 이의신청서를 제출하는 등 이 사건 등록상표의 보호를 위한 조치를 적극적으로 취

하기도 하였다 갑 제 호증( 16 ).

이에 대하여 원고는 갑 제 호증을 들면서 미국의 경우 화장품 등과 관련하여 5) 15 ,

가 포함된 상표가 출원된 경우 부분에 대하여 권리불요구‘CICA’ ‘CICA’ ‘ ’2) 취지를 밝히

지 아니하면 그 등록이 거절되는바 이에 비추어 보더라도 부분을 포함한 이 사, ‘CICA’

건 등록상표의 독점적 사용을 가능하게 해서는 아니 된다는 취지로 주장한다.

그러나 출원상표에 대한 등록의 가부는 우리 상표법에 의하여 독립적으로 판단

할 것이지 법제나 언어습관이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것은 아니므로 대법원 (

선고 후 판결 등 참조 위와 같은 사유만으로는 이 사건 등록상2003. 5. 16. 2002 1768 ),

표의 식별력이 부정된다거나 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없다 원고의 이 .

부분 주장도 이유 없다.

나 따라서 이 사건 등록상표가 그 등록 후 사후적으로 식별력을 상실하여 . 구 상표

법 제 조 제 항 제 호 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당한다고 볼 수 없다71 1 5 , 6 1 3 7 .

결론6.

결국 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호 제 조 제 항 제 호 6 1 3 , 7 , 7 1 11 ,

제 조 제 항 제 호에 해당한다고 할 수 없으므로 그 등록이 무효가 되어서는 아니 71 1 5 ,

된다 그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다 할 것이므로 그 취소. ,

2) 미국ㆍ영국 등에서 운용되고 있는 권리불요구제도 는 결합상표 전체에 대해서만 권리를 (Disclaimer)
행사하고 권리불요구된 부분 단독으로는 권리를 행사하지 아니한다는 상표권자의 의사표시를 상표등
록부에 기재하는 제도이다 우리는 년 상표법 제정 시에 이 제도를 규정하였다가 년 상표법 . 1949 1973
전부 개정 시 폐지하였다.

- 18 -

를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥