[지재 판결문] 특허법원 2022허1049 - 등록취소(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록취소 상2022 1049 ( )

원 고 주식회사 변경 전 상호 주식회사 A ( : B)

대표자 사내이사 C

소송대리인 변리사 고병록

피 고 D

미합중국

대표자 E

소송대리인 변리사 김태홍

소송복대리인 변리사 김현미

변 론 종 결 2022. 5. 31.

판 결 선 고 2022. 6. 16.

주 문

1. 특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 11. 17. 2020 1759 .

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

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청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

기초사실1.

가 이 사건 등록서비스표 갑 제 호증 . ( 1, 2 )

1) 등록번호 출원일 등록일 등록결정일/ / / : 서비스표등록 제 호 398642 / 2015. 8. 27./

2017. 6. 8./ 2017. 5. 16.

표장 2) :

지정서비스업 3) : 서비스업류 구분 제 류의 커피전문점 프랜차이즈업 식당체인 43 ,

업 커피점업 커피바업 카페업 카페테리아업 계약에 의한 식품제공서비스업 레스토, , , , , ,

랑업 사무실 커피제공서비스업 음식준비조달업 일반음식점업 패스트푸드식당업 식, , , , ,

품소개업 제과점업,

서비스표권자 4) : 원고

나 이 사건 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 3 )

피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록서비스표는 그 1) 2020. 6. 10. ‘

지정서비스업에 대하여 서비스표권자 등에 의하여 정당한 이유 없이 취소심판청구일

전 계속하여 년 이상 국내에서 사용되지 아니하였으므로 구 상표법3 , 법(2016. 2. 29.

률 제 호로 전부개정되기 전의 것 이하 같다 제 조 제 항 제 호에 의하여 그 14033 , ) 73 1 3

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등록이 취소되어야 한다 라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표의 취소를 구하는 심.’ ,

판 이하 이 사건 심판이라 한다 을 청구하였다( ‘ ’ ) .

특허심판원은 이를 당 호 사건으로 심리한 다음 2) 2020 1759 , 2021. 11. 17. 원고「

가 구입하여 재판매하는 과정에서 커피원두 제품에 표시된 ‘BLACK MONSTER COFFEE’

표장은 소매업 과 관련하여 커피원두 상품 의 출처표시로 사용된 것일 뿐이어서 계약‘ ’ ‘ ’ , ‘

에 의한 식품제공서비스업 이나 사무실 커피제공서비스업 과 관련하여 이 사건 등록서’ ‘ ’

비스표가 이 사건 심판청구일 전 년 이내에 정당하게 사용된 것이라고 할 수 없으므3

로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 의하여 그 등록이 취소, 73 1 3

되어야 한다.」라는 이유로 이 사건 등록서비스표의 등록을 취소하는 심결 이하 이 사, ( ‘

건 심결이라 한다 을 하였다’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 3 , 【 】

당사자들의 주장2.

가 원고 주장의 요지 .

원고는 이 사건 심판청구일 전 계속하여 년 이상 국내에서 커피 1) (2020. 6. 10.) 3 ‘

전문점 프랜차이즈업 계약에 의한 식품제공서비스업 또는 사무실 커피제공서비스업’, ‘ ’ ‘ ’

과 관련하여 다음과 같이 이 사건 등록서비스표를 정당하게 사용하였다.

가 원고는 경부터 를 통하여 이 사건 등록서비스표가 부착된 커 ) 2018. 6. 10. F㈜

피원두 제품을 방식으로 생산하면서 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한 OEM

‘ 와 같은 표장을 사용하였다’ .

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나 원고는 과 커피머신 및 커피원두를 제공하는 계약을 ) 2019. 6. 1. G , 2019. ㈜

와 커피원두를 제공하는 계약을 각각 체결하였는데 관련 계약서나 6. 5. I , 팸플릿에는

‘ 또는 ’ ‘ 표장이나 블랙몬스터 원두 와 같은 ’ “ ”

기재 등이 포함되어 있다.

다 원고는 경부터 현재까지 홈페이지 를 통하여 원고가 제공하는 ) 2015. 8. 4. (H)

자동원두기기 등의 렌탈서비스 및 프랜차이즈 신규가입 등을 광고하면서 이 사건 등록

서비스표를 사용하였다.

그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로 취소되어야 한다 2) , .

나 피고 주장의 요지 .

원고가 로부터 커피원두를 납품받아 등에 이를 재판매하는 과정에서 1) F G ㈜ ㈜

‘ 표장 등을 사용한 것은 커피원두 상품 자체의 출처표시를 위하여 상’

표로서 사용한 것일 뿐 계약에 의한 식품제공서비스업 등과 관련하여 이 사건 등록, ‘ ’

서비스표를 서비스표로서 사용한 것이라고 볼 수 없고 위 표장의 사용이 이 사건 등,

록서비스표와 동일한 표장을 사용한 것이라고 보기도 어렵다.

원고가 제출한 홈페이지 관련 증거들에는 이 사건 등록서비스표가 표시되어 있 2)

기는 하나 해당 홈페이지 화면이 게시된 일시가 불분명하여 원고가 이 사건 심판청구,

일 전 년 이내에 이 사건 등록서비스표를 실제로 사용하였다고 인정할 수 없다 더욱3 .

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이 현재까지 원고 홈페이지 메인화면 팝업창에 블랙몬스터 커피 창업설‘2016. 0. 00.

명회를 개최한다 라는 내용이 게재되어 있어 창업설명회가 실제로 개최되었는지 의문.’

인 점 등에 비추어 보았을 때 위 홈페이지를 통한 이 사건 등록서비스표 사용의 경우 ,

구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 정한 정당한 사용이라고 할 수 없다73 1 3 .

따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다 3) .

판단3.

가 관련 법리 .

구 상표법 제 조 제 항 제 호에 의하면 73 1 3 , 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용 ·

권자 이하 상표권자 등이라 한다 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 ( ‘ ’ )

지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 년 이상 국내에서 사용하고 있지 아3

니하였을 때는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다 이때 등록상표의 사용.

이란 등록상표와 동일한 상표의 사용을 의미하는데 동일한 상표에는 등록상표 자체뿐,

만 아니라 거래사회의 통념상 그와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함되나 유사

상표는 포함되지 아니한다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2009. 5. 14. 2009 665 , 2012.

선고 후 판결 등 참조12. 26. 2012 2685 ).

위와 같은 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우에는 같은 조 제 항의 규 4

정에 의하여 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 이상에 대하여 당해 상표1

를 그 심판청구일 전 년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나 사용하3 ,

지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청

구와 관계되는 지정상품에 대한 등록의 취소를 면할 수 없다 대법원 선고 ( 2000. 5. 30.

후 판결 등 참조 여기서 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고하거나 상표를 98 2955 ).

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그 지정상품에 표시하는 방법으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국,

내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고 단순히 ,

등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위

를 하거나 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도에 그친 경우에는 등록상표를 정당

하게 사용하였다고 할 수 없다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2011. 6. 30. 2011 354 ).

그리고 이와 같은 법리는 서비스표나 서비스업의 경우에도 마찬가지로 적용된다고

할 것이다.

나 인정사실 .

다음의 각 사실은 당사 , 자 사이에 다툼이 없거나 갑 내지 호증의 각 기재 및 4 15

영상과 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.

원고는 가맹사업 관련 원부자재 및 공급 위탁 운영업 식자재 유통업 식음료 1) , , ,

자재 프랜차이즈업 등을 목적으로 설립된 법인이다.

원고는 과 사이에 원고가 계약일로부터 개월 동안 에 원 2) 2019. 6. 1. G , 24 G㈜ ㈜

고 소유의 자동원두기기 대를 제공하여 이를 이용하게 하고 은 위 자동원두기기 1 , G㈜

이용에 관한 요금은 별도로 지급하지 아니하는 대신 원고로부터 매월 최소 의 원두3kg

를 원에 공급받기로 하는 내용의 렌탈 서비스 계약 이하 이 사건 렌탈계약이99,000 ‘ ’( ‘ ’

라 한다 을 체결하였다) .

원고는 와 사이에 원고가 계약일로부터 개월 동안 에 블랙몬스 3) 2019. 6. 5. I , 24 I ‘

터 원두를 봉지 당 원에 공급하기로 하는 내용의 물품공급 계약 이하 이 ’ 1 (1kg) 30,000 ‘ ’( ‘

사건 공급계약이라 한다 을 체결하였다’ ) .

원고가 위와 같이 이 사건 렌탈계약 및 공급계약을 각 체결하면서 제시한 4) ‘A

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원두 커피머신 렌탈이라는 제목의 & ’ 팸플릿에는 아래와 같은 사진이나 표장이 포함되어

있다.

원고는 경부터 경까지 사이에 로부터 5) 2019. 6. 13. 2020. 7. 15. F ‘㈜ 와 ’

같은 표장이 부착된 블랙몬스터 커피를 지속적으로 공급받아 왔다‘ ’ .

한편 원고의 대표자인 은 라는 이름으로 도메인등록을 한 후 6) , C 2015. 8. 4. “H”

현재까지 위 도메인주소를 원고의 커피전문점 프랜차이즈업 관련 홈페이지로 사용하고

있다 전 세계 . 각종 웹사이트의 정보를 저장하여 놓은 인터넷 웹사이트인 아카이브

(https://www.archive.org)1)에는 및 당시의 원고의 위 홈페이지 2018. 5. 4. 2019. 9. 5.

화면이 저장되어 있는데 그 주요 내용은 다음과 같다 다만 원고가 블랙몬스터 커피 , . ,

매장과 관련하여 현재까지 프랜차이즈 가맹계약을 실제 체결한 바는 없다 .2)

1) 인터넷 아카이브 는 누구나 쉽게 접근할 수 있는 자유로운 온라인 디지털 도서관을 (Internet Archive)
구축해 유지하고 있는 비영리단체이다 데이터 센터에서는 웹페이지 소프트웨어 영화 책 녹취물을 . , , , ,
저장하고 있다.

경 원고 홈페이지2018. 5. 4.

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2) 자 제 차 변론조서 참조 2022. 5. 31. 1 .

경 원고 홈페이지2019. 9. 5.

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다 구체적인 판단 .

위 인정사실 및 거시 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같

은 사실과 사정들을 종합하여 보면 원고는 이 사건 심판청구일 전 년 이내에 이 사, 3

건 등록서비스표를 적어도 ‘계약에 의한 식품제공서비스업 또는 사무실 커피제공서비’ ‘

스업과 관련하여 사용하였다고 봄이 타당하다’ .

앞서 본 바와 같이 원고는 1) 경 2019. 6. 1. 이 사건 과 사이에 이 사건 렌탈G㈜

계약을 체결하였는바 그 내용은 원고가 원고 소유의 자동원두기기 및 매월 일정량 이,

상의 원두제품을 에 제공한다는 것이다 이와 같은 이 사건 렌탈계약의 내용에 비G . ㈜

추어 보면 원고가 이 사건 렌탈계약을 체결한 것은 이 사건 등록서비스표의 지정서비,

스업 중 ‘계약에 의한 식품제공서비스업 또는 사무실 커피제공서비스업을 영위한 것’ ‘ ’

에 해당한다고 봄이 타당하다.

그런데 부터 이 사건 변론종결일 현재까지 원고가 사용하고 있는 원 2) 2015. 8. 4.

고 홈페이지(H)3) 중 앞서 본 경 아카이브에 저장된 홈페이지 화면을 살펴보 2018. 5. 4.

3) 위 등록도메인의 사용 종료일은 이다 갑 제 호증 2022. 8. 4. ( 13 ).

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면 이 사건 등록서비스표와 동일한 , ‘ 와 같은 표장이 최상단에 표시되어 ’

있고 원고가 제공하는 다른 서비스와 함께 렌탈서비스 가 중단에 자동원두기기 렌, “ ” , “

탈 항목 및 그 항목의 내용으로 이제 블랙몬스터의 커피 맛을 가정에서도 회사에서” “

도 자유롭게 누리세요 라는 등의 기재가 하단에 각각 명시되어 있다 또한 ” . 2019. 9. 5.

경 아카이브에 저장된 원고 홈페이지 화면에서도 역시 위 표장이 최상단에 표시되어

있고 블랙몬스터 커피와 관련한 원고의 창업지원 또는 프랜차이즈 가맹 절차 등이 , ‘ ’

소개되어 있다.

이에 비추어 보면 원고는 위 홈페이지를 통하여 이 사건 등록서비스표를 사용 3) ,

하여 이 사건 심판청구일인 이전 년의 기간 이내인 2020. 6. 10. 3 경에는 2018. 5. 4.

자동원두기기 등의 렌탈서비스업을 경에는 프랜차이즈 가맹업을 각각 영위, 2019. 9. 5.

하였다고 봄이 타당하다 설령 원고가 현재까지 프랜차이즈 가맹계약을 실제로 체결한 .

바 없다는 점에서 이 사건 등록서비스표가 프랜차이즈 가맹업을 위하여 정당하게 사‘ ’

용되었다고 보기는 어렵다고 하더라도 앞서 살펴본 바와 같이 원고가 , 2019. 6. 1. G㈜

과 사이에 이 사건 렌탈계약을 실제로 체결한 이상 적어도 원고가 경 이 , 2018. 5. 4.

사건 등록서비스표를 사용하여 자동원두기기 등의 렌탈서비스업을 영위한 것이고 이,

는 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 계약에 의한 식품제공서비스업 또는 ‘ ’

사무실 커피제공서비스업에 사용한 것이라고 봄이 타당하다‘ ’ .

이에 대하여 피고는 을 제 호증을 근거로 4) 4, 5 위 홈페이지를 통한 이 사건 등록

서비스표 사용의 경우 구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 정한 정당한 사용이라고 할 73 1 3

수 없다는 취지로 주장한다 나아가 을 제 호증의 각 기재 및 영상에 의하면 이 사. 4, 5 ,

- 11 -

건 변론종결일 현재까지 원고 홈페이지 메인화면 팝업창에 블랙몬스터 ‘2016. 0. 00.

커피 창업설명회를 개최한다 라는 내용이 게재되어 있는 사실 원고 홈페이지의 사업.’ ,

분야 소개란에 블랙몬스터 커피가 포함되어 있지 아니한 사실이 인정되기는 한다‘ ’ .

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표가 사용된 원고 홈페이지를 통

하여 자동원두기기 등의 렌탈서비스 광고가 경 이루어졌고 그 후 원고가 2018. 5. 4. ,

실제로 그 광고 내용과 같은 렌탈계약을 체결한 점 등에 비추어 보면 을 제 호증의 , 4, 5

각 기재 및 영상에 의하여 인정되는 위와 같은 사실만으로는 원고 홈페이지를 통한 이

사건 등록서비스표 사용이 구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 정한 정당한 사용에 해73 1 3

당하지 아니한다고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다 피고 위 주장은 , .

이유 없다.

라 검토 결과의 정리 .

결국 원고가 커피원두 제품을 방식으로 생산하거나 이를 재판매하면서 그 , OEM

제품에 ‘ 와 같은 표장을 부착하여 사용한 것이 표장의 서비스표적 사용’

에 해당하는지 여부 또는 위 표장이 이 사건 등록서비스표와 실질적으로 동일한지 여

부와 무관하게 원고는 이 사건 심판청구일 전 년 동안 이 사건 등록서비스표를 정상, 3

적으로 사용하였다고 할 것이므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 , 제 조 제 항 제 호73 1 3

에 해당하지 아니한다.

결론4.

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하므로 그 취소를 구하는 원 ,

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고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥