[지재 판결문] 특허법원 2021허6528 - 거절결정(상)

 

[지재] 특허법원 2021허6528 - 거절결정(상).pdf

0.35MB

[지재] 특허법원 2021허6528 - 거절결정(상).docx

0.01MB

 

- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 상2021 6528 ( )

원 고 A

대표자 B, C

소송대리인 변리사 성낙훈

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2022. 7. 21.

판 결 선 고 2022. 9. 15.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

- 2 -

특허심판원이 2021. 11. 17. 원2020 1971 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

이 유

기초사실1.

가 이 사건 출원상표 갑 제 호증. ( 4 )

국제등록번호 사후지정일 제 호 1) / : 1142299 / 2018. 11. 29.

표 장 2) :

지정상품 3) :

상품류 구분 제 류의 - 3 Make-up removing preparations, eyebrow pencils, hair

bleaching preparations for cosmetic purposes, deodorants for personal use, hair

dyes, hair spray, hair lotions, creams(cosmetic), cosmetics, lipsticks, makeup, mouth

washes, not for medical purposes, nail varnish, ethereal oils, oils for perfumes and

scents, oils for toilet purposes, oils for cosmetic purposes, perfumery, perfumes,

shaving preparations, shaving soap, after-shave lotions, cleansing milk for toilet

purposes, cosmetic preparations for slimming purposes, soap(not for personal use),

soap for personal use, shampoos, sun-tanning preparations(cosmetics), skin

whitening cosmetics, toothpaste.

상품류 구분 제 류의 - 5 Nutritional supplements in the form of tablet, capsule,

paste, granules, powder, bar or gel, none of the above-mentioned goods in liquid

- 3 -

form, medicinal herbs.

나 선등록상표 갑 제 호증. ( 2 )

등록번호 출원일 출원공고일 등록일 갱신등록일 상표등록 제 호 1) / ( )/ / : 189198 / 1988.

7. 22.(1989. 12. 26.)/ 1990. 3. 7./ 2020. 3. 5.

표 장 2) :

지정상품 상품류 구분 제 류의 중추신경계용약제 말초신경계용약제 감각기관 3) : 5 , ,

용약제 호르몬제 외피용약제 비타민제 혈액용제 항생물질제제 화학요법제 살균제, , , , , , ,

등록권리자 주식회사 4) : D

다 이 사건 심결의 경위.

원고의 자 이 사건 출원상표의 국제상표등록 출원에 대해 갑 제 호 1) 2018. 11. 29. ( ) ( 4

증 특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 ), 2019. 10. 1. ‘ 34 1 7

제 조 제 항에 해당한다는 취지의 의견제출통지를 하였다 갑 제 호증 원고는 38 1 ’ ( 5 ). 2019.

의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 자 거절이유 12. 8. , 2020. 5. 6. 2019. 10. 1.

중 상표법 제 조 관련 거절이유는 해소되었으나 상표법 제 조 제 항 제 호 관련 거38 34 1 7

절이유는 해소되지 않았다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였

다 갑 제 호증( 6 ).

원고는 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고 2) 2020. 8. 5. ,

특허심판원은 이를 특허심판원 원 호로 심리한 후 이 사건 출2020 1971 2021. 11. 17. ‘

원상표는 외관 관념에 있어서는 선등록상표와 유사하다고 할 수 없으나 오늘날 문자상· ,

표의 유사 여부의 판단에 있어서 가장 중요한 요소인 호칭이 서로 동일하므로 이 사,

- 4 -

건 출원상표를 선등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용할 경우 일반 수요자· ,

나 거래자로 하여금 그 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 ·

보기에 충분하다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한’ ( ‘ ’

다 을 하였다 갑 제 호증 을 제 호증) ( 1 , 5 ).

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 변론 , 1, 2, 4 6 , 5 , 【 】

전체의 취지

원고 주장의 요지2.

이 사건 출원상표는 선등록상표와 비록 호칭은 동일하나 외관 및 관념이 상이하여

표장이 비유사하고 특히나 외관에 있어서 이 사건 출원상표는 달팽이관 또는 호른을 ,

연상시키는 도형 부분과 색채와 크기 면에서 상대적으로 이 두드러지게 표현되어 “M”

있는 문자 부분이 결합하여 평이한 서체의 한글 및 영문으로 구성된 선등록상표와 확

연히 구별되므로 오늘날 시각적 방법에 의한 광고 홍보가 수요자의 인식에 지대한 영, ·

향을 미치는 점을 고려해 볼 때 일반 수요자나 거래자에게 상품출처에 대한 오인 혼동 ž

의 염려가 없다. 따라서 이 사건 출원상표는 선등록상표와의 관계에서 상표법 제 조 34

제 항 제 호에 해당하지 않고 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어1 7 ,

야 한다.

이 사건 출원상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부3. 34 1 7

가 판단기준 .

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의

외관 호칭 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 상표 중에, , ,

서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 그 ·

- 5 -

부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분 즉 요부가 있는 경우 적,

절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대

비 판단하는 것이 필요하다 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으· .

로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사

여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 ,

그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사

여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분.

이 주지 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지 전체 상표에서 높은 · ,

비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되 여기에 다른 구성 부분과 비교한 ,

상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도 지정상품과의 관계 거래실정 등까, ,

지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 ( 2017. 2. 9. 2015 1690

참조).

나 이 사건 출원상표와 선등록상표의 표장 유사 여부.

이 사건 출원상표의 요부 1)

가 이 사건 출원상표 ) “ 은 다소 도안화된 영문자 와 이 각각 회색” ‘P’ ‘M’

과 파란색으로 채색되어 가 의 좌상단에 위치하도록 구성되어 있는 문자 부분 ‘P’ ‘M’

‘ 과 이를 둘러싼 도형 부분 ’ , ‘ 이 결합한 표장이다’ .

나 다음과 같은 사실이나 사정을 종합하면 이 사건 출원상표의 문자 부분이 일반 ) ,

수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 그 부분만․

- 6 -

으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분 즉 요부에 해당한다, .

문자 부분과 도형 부분이 결합한 상표는 도형 부분이 독특하고 그 자체로 어 (1)

떤 칭호나 관념을 도출할 수 있는 경우가 아닌 한 일반적으로 문자 부분으로 호칭 관·

념되는데 대법원 선고 후 판결 등 참조 이 사건 출원상표의 도형 ( 1996. 7. 12. 95 1623 ),

부분은 그 자체로 어떤 칭호나 관념이 도출되지 않으므로 문자 부분에 의하여 호칭 관, ·

념될 수 있을 것으로 보인다.

이 사건 출원상표에서 (2) 문자 부분이 이 사건 출원상표의 정 가운데에 위치하

고 있고 도형은 이를 둘러싸고 있는 역할을 하는 점 그 크기나 비중이 도형 부분과 ,

비교하여도 주된 부분으로 보이는 점에 비추어 이 사건 출원상표 중 문자 부분이 수,

요자의 이목을 끌어 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분에 해당한다.

이 사건 출원상표의 도형 부분은 식별력이 없다고 보기 어려우나 간단하고 (3) ,

흔한 구성인 원을 기본 형상으로 하여 선의 굵기나 색채를 다소 변형시킨 것에 불과하

여 문자 부분의 식별력을 압도한다고 보기 어렵고 따라서 도형 부분만이 이 사건 출,

원상표의 요부가 된다고 보기 어렵다.

원고는 원고의 한국 홈페이지 에서 원고 스스로를 소개하면서 에 (4) , (E.com) “PM

대하여 와 같이 이 사건 출원상표의 문자 부분만으로 호칭하고 있다” , .

표 삽입을 위한 여백[ ]

- 7 -

 

선등록상표의 요부2)

선등록상표 ‘ 은 영문자 와 이 기호 ’ ‘P’ ‘M’ ‘ 에 의하여 결합하여 있고’ ,

그 상단에 영문자의 한글 음역인 피와 엠이 결합한 상하 단의 표장으로서 위 문자 ‘ ’ ‘ ’ 2 ,

부분( 이 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다) .

표장의 유사 여부3)

이 사건 출원상표의 요부 ‘ 와 선등록상표의 요부 ’ ‘ 를 대비하면 색’ ,

원고의 한국 홈페이지 캡쳐 을 제 호증( 2 )

- 8 -

채와의 결합 여부나 도안화의 정도에 있어 양 표장은 다소 차이가 있으나 그로 인하여

문자의 인식력을 넘어서는 새로운 식별력을 발생시킬 정도에 이르지는 못한 반면 양 ,

표장을 구성하는 영문자가 동일하므로 이 사건 출원상표와 선등록상표는 외관이 유사

하고 호칭 관념이 동일하다, · .

소결론4)

앞에서 살펴본 바와 같이 양 상표는 그 외관이 유사하고 호칭 관념이 동일하여 이 , ·

사건 출원상표는 선등록상표와 표장이 유사하다.

다 이 사건 출원상표와 선등록상표의 지정상품 유사여부.

이 사건 출원상표의 지정상품인 ‘Nutritional supplements in the form of tablet,

capsule, paste, granules, powder, bar or gel, none of the above-mentioned goods

영양보충제 정제 캡슐 페이스트 과립 분말 바 또는 겔 형태인 것 앞서 in liquid form[ ( / / / / / ,

언급된 상품은 액체형태가 아닌 것 의약용 허브 와 선등록상표의 )], medicinal herbs( )’

지정상품인 비타민제 등은 모두 영양제 또는 영양보충제로 필수 영양소의 결핍예방 ‘ ’

등에 사용되는 의약품에 관한 것으로 거래사회 통념상 서로 유사한 상품에 해당한다.

라 원고의 주장에 대한 판단.

원고는 이 사건 출원상표가 오스트레일리아 바레인 중국 등 전세계 수 많은 국가 , ,

내에서 상표등록을 마쳤거나 출원 계류중인 상태로서 이 사건 출원상표는 그 등록적격

성을 인정받은 표장에 해당한다고 주장한다 그러나 출원상표의 등록의 가부는 우리 .

상표법에 의하여 독립적으로 판단할 것이지 법제가 다른 외국의 등록례에 구애받을 것

이 아니고 상표의 등록적격성 유무는 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 개별적,

으로 판단되어야 하며 다른 상표의 등록례에 구애받는 것은 아니므로 대법원 , ( 2006. 5.

- 9 -

선고 후 판결 참조 원고의 위 주장은 이유 없다12. 2005 339 ) .

마 검토결과의 정리 .

이 사건 출원상표는 선등록상표와 그 표장이 유사하고 이 사건 출원상표가 , 선등록

상표의 지정상품과 동일 유사한 지정상품에 사용될 경우 선등록상표와의 관계에서 수·

요자들로 하여금 그 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 서로 유사한 ·

상표에 해당한다 따라서 이 사건 출원상표는 . 선등록상표와 표장 및 지정상품이 유사

하여 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하므로 그 등록이 거절되어야 하고 이 사건 34 1 7 ,

심결에 원고가 주장하는 위법사유가 없다.

결 론4.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하

기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

판사 임영우