[지재 판결문] 특허법원 2021허5891 - 권리범위확인(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 권리범위확인 상2021 5891 ( )

원 고 주식회사A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 유한 바른( )

담당변호사 오성환 남연정 정동민 , ,

피 고 C

소송대리인 변리사 황정현

변 론 종 결 2022. 4. 20.

판 결 선 고 2022. 5. 18.

주 문

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다1. 2021. 10. 1. 2021 1585 .

소송비용은 피고가 부담한다2. .

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청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

기초적 사실관계1.

가 이 사건 등록상표 .

출원일 등록결정일 등록일 등록번호 1) / / / : 2016. 6. 27./ 2017. 3. 13./ 2017. 3. 28./

제 호392574

구성 2) :

지정상품 서비스업 서비스업류 구분 제 류의 온라인 주문업 도매주문업 컴퓨 3) ( ): 35 , ,

터화된 온라인 주문업 인터넷 종합쇼핑몰업 소매목적의 통신매체상의 상품전시, ,

업 인터넷을 통한 소비자제품 정보제공업 인터넷을 통한 제품 및 서비스 판촉대, ,

행업 조명용 양초 및 심지 도매업 조명용 양초 및 심지 소매업 차량발전등 도, , ,

매업 차량발전등 소매업,

권리자 피고 4) :

나 확인대상표장 .

구성 1) :

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사용상품 조명 조명기구 및 장치 조명 조명기구 및 장치의 제조업 2) : LED , LED , ,

및 판매업

다 심결의 경위 .

원고는 경 피고를 상대로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위 1) 2021. 5. ,

에 속하지 않는다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하고 당 호 그 심판절(2021 1585 ),

차에서 확인대상표장의 문자 부분 은 사용상품의 성질표시일 뿐만 아니라 ’ (VITNARA) ,

일반인이 조명의 성질을 표현하는 말로 보편적으로 사용하고 있는 단어이면서 또한 조

명 업계에서 흔하게 사용되는 것으로서 공익상으로도 특정인에게 독점권을 부여할 수

없고 도형 부분도 전구 모양을 형상화한 것으로 식별력이 없으므로 확인대상표장은 , ,

구 상표법 법률 제 호로 전부개정 되기 전의 것 이하 같다 제 조 (2016. 2. 29. 14033 , ) 51

제 항 제 호에 해당한다 라고 주장하였다1 2 .’ .

특허심판원은 확인대상표장이 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 2) 2021. 10. 1. ‘ 51 1 2①

서 정한 성질표시 표장에 해당하지 않고 확인대상표장이 이 사건 등록상표과 그 , ②

표장에서 유사하고 그 사용상품 지정상품 도 동일 유사하여 이 사건 등록상표의 권, ( ) , ․

리범위에 속한다 라는 이유로 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결 이하 .’ , (

‘이 사건 심결이라 한다 을 하였다’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1, 2, 3 , 【 】

이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단2.

가 확인대상표장이 구 상표법 제 조 제 항 제 호의 기술적 표장에 해당하는 . 51 1 2 ( ) 記述的

지

관련 법리 1)

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구 상표법 제 조 제 항 제 호의 상품의 산지 품질 원재료 효능 용도 수량 51 1 2 ‘ ․ ․ ․ ․ ․ ․

형상 가격 또는 생산방법 가공방법 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으․ ․ ․

로 표시하는 상표에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념 사용상품과의 관’ ,

계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바 수요자가 그 사,

용상품을 고려하였을 때 품질 효능 용도 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직, , ,

감할 수 있으면 이에 해당한다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2010. 5. 13. 2008 4585 ).

구체적 검토 2)

가 확인대상표장은 오른쪽과 같은 도형 부분과 영문자 부분 ) (VITNARA)

이 결합한 것이다 위 도형 부분은 조명 등의 사용상품과의 관계에서 조명.

기구 전구 의 외관을 형상화한 것으로 쉽게 인식되고 이는 조명기구와 관련( ) ,

된 것으로 흔히 사용되는 형태로서 식별력이 없다 이러한 점에 관하여 당사자 사이에 (

별다른 다툼도 없다).1)

나 이에 확인대상표장의 구성 중 부분 이하 ) ‘VITNARA’ ( ‘쟁점구성부분이라 한다 의 ’ )

식별력 유무에 관하여 살펴본다.

먼저 쟁점구성부분은 조명기구 전구 의 외관을 형상화한 위 도형 부분과 결합 (1) ( )

한 전체 구성 속에서 한글 빛나라의 영문음역으로 쉽게 인식될 것으로 보인다 그리‘ ’ .

고 빛나라는 빛이 환하게 비치다 빛이 반사되어 반짝거리거나 윤이 나다 등의 의‘ ’ ‘ ’, ‘ ’

미를 가진 동사 빛나다의 활용형 어간 빛나 에 명령 또는 감탄을 나타내는 종결어미 ‘ ’ ‘ -’

라 가 결합한 짧은 명령문 감탄문으로 인식되거나 빛 과 영토 국민으로 구성‘- ’ , ‘ ( )’ ‘光․ ․

되고 주권을 가진 통치체계를 가진 사회집단 또는 그 단어가 나타내는 사물의 세( )’ ‘國

1) 제 차 변론기일조서 참조 1

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상이나 세계를 이르는 나라의 합성어로 이해될 수 있는 단어이다’ ‘ ’ .

그런데 사용상품들과의 관계에서 볼 때 조명 등의 사용상품의 본래적 용도나 조 ,

명기구 및 장치의 제조업 및 판매업이라는 사용상품에서 제공되는 물건인 조명기구․

장치의 본래적 용도가 모두 빛을 내어 다른 사물에 그 빛이 비치도록 하는 데에 있는

이상 쟁점구성부분은 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들에게 조명기,

구로서 빛이 비치도록 하라는 의미로써 그 지정상품의 용도를 직감하게 한다고 볼 수

있다.

전항과 같은 점은 갑 제 호증의 제 호증의 제 호증의 제 호증의 (2) 4 1~5, 6 10, 7 1, 8

의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 알 수 있는 다음과 같은 거래사회의 실1, 2

정 등에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

이 사건 등록상표가 출원 등록되기 이전에 아래 표의 상표들이 조명기구의 ㈎ ․

지정상품으로 출원되었다가 빛이 나다와 같은 관념을 가지고 있어 식별력이 없다는 ‘ ’

이유로 그 상표등록이 모두 거절되었다.

순
번

구성 출원일 지정상품 인정근거

1 1999. 12. 10. 백열전등기구 장식등 등, 갑 제 호증의 4 1

2 빛나리 2014. 5. 7. 램프 전기조명기구 등LED , 갑 제 호증의 4 2

3 1998. 7. 4. 가로등 백열전등 조명전등 등, , 갑 제 호증의 4 3

4 2004. 9. 9. 안전램프 백열전구 장식등 등, , 갑 제 호증의 4 4

5 2015. 1. 26. 전기조명기구 소매업 등 갑 제 호증의 4 5

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인터넷 동영상정보 사이트 유튜브 에 꼬마전구를 이용 ‘ (youtube)’ 2014. 10. 20. ㈏

한 조명장치를 만드는 과학실험을 소개하는 동영상이 업로드가 되었는데 위 동영상의 ,

표제가 “빛나라 색 전구야3 ! 라는 것이었다 인터넷 포털사이트 네이버에 ” . ‘ ’ 2015. 12.

21. “스탠드무드등으로 제격인 침실무드등 빛나라전구램프 라는 표제의 상품 리뷰가 ”

게재되었다.

설립된 일반용 전기 조명장치 제조업체 를 비롯하여 이 사건 2012. 12. 24. ‘D’ , ㈐

등록상표의 등록결정일 무렵까지 국내에는 상호에 빛나라를 포함하는 다수 업체들이 ‘ ’

존재하였다 그 업체들 중의 하나인 소재 이라는 업체는 경 인터넷 포. F ‘E’ 2017. 5. 18.

털사이트 네이버의 블로그와 이라는 도메인 이름의 인터넷 홈페이지에‘ ’ ‘http://E.com’

서 ‘E 이라는 상호로 조명기구 등에 관한 제품안내와 시공사례 등을 소개하는 글’ LED

을 게재하였다.

다 앞서 본 것처럼 확인대상표장의 도형 부분이 조명기구와 관련된 것으로 흔히 )

사용되어 식별력이 없는 이상 문자 부분인 쟁점구성부분과 위 도형 부분이 결합한 확,

인대상표장을 전체적으로 보더라도 쟁점구성부분에 의한 관념 즉 조명기구로서 빛이

비치도록 하라는 관념 외에 그 구성 부분의 결합에 따라 전체로서 새로운 관념이 생겨

난다거나 새로운 식별력을 형성한다고 보기는 어렵다 또한 앞서 본 거래사회의 실정 .

등에 비추어 볼 때 쟁점구성부분을 포함한 확인대상표장의 구성은 조명기구와 관련한 ,

상품 거래상 누구에게나 필요한 표시이어서 어느 특정인에게만 독점적으로 사용하게

하는 것은 공익상으로도 타당하지 아니하다.

라 앞서 본 것처럼 쟁점구성부분은 조명기구 전구 의 외관을 형상화한 위 도형 부 ) ( )

분과 결합한 전체 구성 속에서 한글 빛나라의 영문음역으로 쉽게 인식될 것이고 비‘ ’ ,

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록 위와 같이 음역되어 있더라도 전체적으로 볼 때 빛나라라는 문자의 기술적 또는 ‘ ’

설명적인 의미를 직감할 수 없는 등 새로운 식별력을 가질 정도에 이르렀다고는 보이

지 아니하므로 일반 수요자나 거래자들이 사용상품을 고려하였을 때 사용상품의 용도,

를 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있다고 할 것이고 이와 달리 사용상품의 용도를 ,

보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하지 아니한다고 보기는 어렵다‘ ’ .2)

마 따라서 확인대상표장은 사용상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하 )

는 상표로서 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 할 것이다51 1 2 .

피고의 주장에 대한 판단 3)

가 피고의 주장 )

다음의 점들에서 쟁점구성부분은 그 사용상품의 용도를 직감하게 한다고 볼 수 없

다.

쟁점구성부분은 영광스럽고 훌륭하게 하라는 의미를 비롯한 다의적 관념을 (1) ‘ ’

지니므로 일반 수요자나 거래자들에게 지정상품의 용도 등의 성질을 직감시킨다고 볼

수 없다.

이 사건 등록상표의 등록결정일 당시까지 (2) “ ”, “ ”, “ ”

등으로 구성된 상표들3)이 등록되었다 을 제 호증 그리고 빛나라라는 단어가 ( 1, 2, 3 ). ‘ ’

2) 한편 피고의 답변서 준비서면에는 확인대상표장이 구 상표법 제 조 제 항 제 호의 보통으로 사용 51 1 2 ‘․
하는 방법으로 표시하는 상표에 해당하지 아니한다는 기재도 발견되나 피고의 전체적인 주장내용에 ’ ,
비추어 볼 때 위 답변서 준비서면 기재는 쟁점구성부분이 사용상품의 용도를 직감하게 한다고 볼 ‘․
수 없다는 아래에서 보는 피고의 주장과 같은 취지의 것으로 보일 뿐이고 이와 달리 보통으로 사용’ , ‘
하는 방법의 해당 여부를 정면으로 다투는 취지로는 보이지 아니한다’ .

3) 출원일 제 호( 1988. 11. 3., 40-1988-0024493 ), 출원일 출원번호 제( 1996. 4. 12.,

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인터넷 쇼핑몰 등에서 매우 다양한 의미로 사용되고 있다 을 제 호증의 제( 4 1, 2, 3, 5,

호증6 ).4)

나 판단 )

다음의 점들에서 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다 .

쟁점구성부분의 한글표현인 빛나라를 그 단어 자체만 놓고서 보면 원고가 주 (1) ‘ ’

장하는 영광스럽고 훌륭하게 하라는 관념을 가질 수 있을 것으로 볼 여지가 없지는 ‘ ’

않다 그러나 조명기구 등의 사용상품들과의 관계에서 일반 수요자나 거래자들에. LED

게는 원고 주장의 위 관념보다는 앞서 본 조명기구로서 빛이 비치도록 하라는 관념이 ‘ ’

더 중심적으로 작용할 것으로 보인다.

비교적 최근에 있었던 앞서 본 (2) ‘ 등 건 상표의 거절 사례에 비추’ 5

어 볼 때 그보다 과거에 속하는 것들인 피고가 들고 있는 위 건 상표의 등록 사례만, 3

으로는 쟁점구성부분이 식별력이 없다는 앞서의 판단을 뒤집기에 부족하다 또한 쟁점.

구성부분의 한글표현인 빛나라라는 단어가 인터넷 쇼핑몰 등에서 다양한 의미로 사용’ ‘

되고 있다고 하더라도 그러한 일반적인 사정만으로 사용상품과의 관계에서 개별적으,

로 가려져야 할 쟁점구성부분의 식별력에 관한 앞서의 판단에 어떠한 장애가 되지 아

니한다.

나 검토결과의 정리 .

호40-1996-0014437 ), 출원일 출원번호 제 호 이 건의 상( 1994. 4. 4., 40-1994-0013287 ). 3
표들은 년경부터 년경까지 사이에 모두 등록료 미납으로 상표권 포기가 되었다1991 1998 .

4) 한편 피고는 조명 작용이나 효능과 연관된 상품을 지정상품으로 하고 , ‘Everlight, Purelight,
빛발 굿빛 빛쎈 빛으로 여는 세상 등으로 구성된 다수 등록상표들이 존재한다거나 나Lightcare, , , , ’ , ‘

라를 포함하는 상표들이 다양한 지정상품에 다수 등록되어 있다고도 주장한다 그러나 위 주장사실’ .
에 관한 아무런 증거도 제출되지 아니하였다.

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이상과 같이 확인대상표장은 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하므로 거기에 이 51 1 2 ,

사건 등록상표의 상표권 효력이 미치지 아니한다 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 .

있다 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 대비할 필요 없이 이 사건 등록상표.

의 권리범위에 속하지 아니한다 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 결국 위법하여 .

취소되어야 한다.

결론3.

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여

주문과 같이 판결한다.

 

재판장 판사 이숙연

판사 정택수

판사 이지영