[지재 판결문] 특허법원 2022허1414 - 등록취소(상)

 

[지재] 특허법원 2022허1414 - 등록취소(상).pdf

0.23MB

[지재] 특허법원 2022허1414 - 등록취소(상).docx

0.01MB

 

- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록취소 상2022 1414 ( )

원 고 A(A)

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 조혁근

피 고 C

대표이사 D

소송대리인 변리사 안광석

변 론 종 결 2022. 6. 14.

판 결 선 고 2022. 8. 18.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 원고가 부담한다2. .

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2022. 1. 7. 2020 3236 .

이 유

기초사실1.

가 원고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 3 )

등록번호 등록일 갱신등록일 상표등록 제 호 / / : 622267 / 2005. 6. 22./ 2015. 6. ○

22.

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 가스분석기구 고도계 고음계 : 9 , ( ), ( ), 高度計 高音計○

광도계 굴절도계 기압계 농도계 당도계 밀도계 비중계 소( ), ( ), , , , , , 光度計 屈折度計

음계 속도계 습도계 압력측정장치 액체비중계 열량계 염분계 유량( ), , , , , , , 騷音計

계 점도계 조도계 마이크로미터계기 경도시험기 금속재료시, ( ), ( ), , , 粘度計 照度計

험기 기체측량계 내후검사기 수심측정기 수위계 풍속계 풍향계 선을 이용, , , , , , , X

한 성분분석기 선을 이용한 두께측정기, X

나 이 사건 심결의 경위 .

피고는 이 사건 등록상표가 그때까지 계속하여 년 간 국내에서 그 1) 2020. 10. 29. 3

지정상품에 사용되지 않았다는 이유로 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로

특허심판원 당 호로 이 사건 등록상표에 대한 상표등록취소를 구하는 심판을 2020 3236

청구하였다 이하 이 사건 취소심판청구라 한다( ‘ ’ ).

특허심판원은 원고가 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 국내에 2) 2022. 1. 7. “ 3

- 3 -

서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 정당하게 사용하였음을 증명하지 못하였으므로,

이 사건 등록상표는 구 상표법 법률 제 호로 개정되기 전의 것 이하 (2011. 12. 2. 11113 ,

같다 제 조 제 항 제 호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다 라는 이유로 피고) 73 1 3 .”

의 이 사건 취소심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 3 , 【 】

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 당사자 주장의 요지 .

원고 주장의 요지 1)

가 원고 주장사유 ) ①

원고는 이 사건 등록상표를 계측기를 주로 판매하는 원고 운영의 1999. 11. 24.

사이트 이하 이 사건 사이트라 한다 의 도메인이름으로 이하 이 사건 도메인( ‘ ’ ) ‘E.co.kr’( ‘

이름이라 한다 을 등록하여 현재까지 사용하고 있는바 이러한 이 사건 도메인이름의 ’ ) ,

사용은 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표를 지정상품의 출처표3

시로 사용한 것에 해당한다.

나 원고 주장사유 ) ②

원고는 년부터 현재까지 이 사건 등록상표가 표시되어 있는 수질측정기 이하 2008 (

이 사건 수질측정기라 한다 를 이 사건 사이트에 양도 판매 할 목적으로 전시하여 왔‘ ’ ) ( )

다 그런데 이 사건 수질측정기는 수소이온농도를 측정하여 수질을 측정하는 기구. ph

이다 따라서 원고는 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표를 그 . 3

지정상품 원고의 주장이 명확하지는 않으나 농도계를 의미하는 것으로 보인다 의 출( ‘ ’ )

처표시로 사용하였다.

- 4 -

다 원고 주장사유 ) ③

원고는 이 사건 등록상표를 사용하여 만든 캐릭터 이하 이 사건 캐릭터라 한다( ‘ ’ )

를 개발하여 여러 서식에 이를 표시하여 왔는바 이 사건 캐릭터의 이러한 사용은 이 ,

사건 취소심판청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상품의 출처표시로 사3

용한 것에 해당한다.

라 원고 주장사유 ) ④

원고는 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 콘텐츠 편집 저장 공유 기능을 제3 · ·

공하는 이라는 플랫폼에 이 사건 등록상표를 표시한 이 사건 수질측정기의 사, ‘F.com’

진을 게시하였는바 이는 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표를 , 3

그 지정상품의 출처표시로 사용한 것에 해당한다.

피고 주장의 요지 2)

가 원고 주장사유 관련 ) ①

이 사건 사이트에는 “ 표장이 출처표시로 사용되고 있으므로” ,

이 사건 도메인이름은 상표로 사용된 경우에 해당하지 않거나 설령 상표로 사용된 것,

이라고 하더라도 명목상 사용된 것에 불과하다.

나 원고 주장사유 관련 ) ②

이 사건 수질측정기가 이 사건 사이트에 게시된 화면인 갑 제 호증은 그 게시 6㉠

시점을 특정할 수 없을 뿐만 아니라 이 사건 사이트는 원고가 운영하는 사이트라는 점

에서 조작되었을 가능성도 배제할 수 없고 이 사건 수질측정기는 단순히 수소, ph ㉡

이온농도를 측정하는 것이 아니라 온도계 전도도계 등과 함께 일체화되어 수질을 측,

- 5 -

정하는 것이므로 이 사건 등록상표의 지정상품 중 농도계와 사회통념상 동일한 상품‘ ’

이라 볼 수 없으며 설령 이 사건 수질측정기가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 , ㉢

어느 하나에 속하고 이 사건 심판청구일로부터 년 이내에 이 사건 사이트에 전시되, 3

어 있었다 하더라도 이는 명목상 사용에 불과하다, .

다 원고 주장사유 관련 ) ③

이 사건 캐릭터가 이 사건 사이트 등에서 실제로 사용되고 있는 사실이 확인되지

않고 설령 원고가 사용하는 내부 서식에서 사용되었더라도 이것은 지정상품의 출처표,

지로서 사용된 것이 아니므로 이를 두고 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된 ,

것이라고 볼 수 없다.

라 원고 주장사유 관련 ) ④

은 원고가 운영하는 사이트로서 여기에 이 사건 등록상표를 활용한 콘텐츠 F.com

를 업로드하였다고 하더라도 이것이 제 자에게 알려질 가능성이 없으므로 이를 두고 3 ,

이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용된 것이라고 볼 수 없다.

나 . 이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부73 1 3

원고 주장사유 의 당부1) ①

가 관련 법리 )

도메인이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인

식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소 를 사람들이 인식하기 쉽도록 숫자 문자(IP) · ·

기호 또는 이들을 결합하여 만들어진 것으로서 상품이나 서비스의 출처표시로 사용할

목적으로 만들어진 것은 아니다 다만 예외적으로 도메인이름의 사용태양 및 그 도메.

인이름으로 연결되는 웹사이트 화면의 표시 내용 등을 전체적으로 고려하여 볼 때 거

- 6 -

래통념상 그 도메인이름이 상품의 출처표시로 기능하고 있는 경우에는 그 도메인이름

의 사용을 상표법상 상표의 사용으로 볼 수 있다 대법원 선고 다‘ ’ ( 2007. 10. 12. 2007

판결 대법원 선고 다 판결 등 참조31174 , 2008. 9. 25. 2006 51577 ).

나 검토 )

갑 제 호증 을 제 호증의 각 기재 가지번호 있는 것은 가지번호를 포 4, 5, 11, 14 , 1 (

함한다 이하 같다 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사, )

정을 종합하여 보면 이 사건 도메인이름은 단순히 이 사건 사이트의 도메인이름으로 ,

사용되었을 뿐 상품의 출처표시로 사용된 것이라고 볼 수 없고 달리 이 사건 도메인,

이름이 상품의 출처표시로 사용되었다고 볼 만한 증거가 없다 이와 다른 전제에 선 .

원고 주장사유 은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.①

이 사건 도메인이름에 의하여 연결되는 이 사건 사이트의 홈페이지에는 그 (1)

좌상단에 “ 표장이 표시되어 있을 뿐이고 이 사건 도메인이름이 이 사건 ” ,

사이트의 홈페이지나 하부 페이지에 따로 표시된 바 없다.

원고는 이 사건 도메인이름 외에도 위 표장의 문자부분과 동일한 이 (2) ‘www.G’

라는 도메인이름도 사용하는데 이 도메인이름에 의해서도 이 사건 사이트에 연결된다, .

위 표장의 문자부분 중 은 원고의 상호 중 부분의 알파벳 음역에 해 (3) ‘G’ H(H)

당한다 또한 이 사건 사이트의 회사소개 부분에는 위 표장과 유사한 . , ‘ ’

표장이 원고의 심볼마크이자 시그니처라고 소개되어 있다.

원고 주장사유 의 당부2) ②

가 관련 법리 )

- 7 -

구 상표법 제 조 제 항 제 호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아 73 1 3

니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하

게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고 여기서 거래사회의 통념,

상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질 용도 형상 사용방법 유통경로 및 공급자․ ․ ․ ․

와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여

야 한다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2011. 7. 28. 2010 3622 ).

구 상표법 제 조 제 항 제 호 제 항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소 73 1 3 , 4

심판청구에 관계되는 지정상품 중 이상에 대하여 그 심판청구일 전 년 이내에 국내1 3

에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없

도록 규정하였는데 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제,

재를 가하려는 데에 있다 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 취지.

에 비추어 볼 때 등록상표를 그 지정상품에 관하여 광고하거나 상표를 그 지정상품에 ,

표시하는 방법으로 사용한 사실이 있다고 하더라도 그 지정상품이 국내에서 정상적으,

로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있는 것이 아니고 단순히 등록상표에 대한 ,

불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 하거나 극히 소

량의 상품에 상표를 표시한 정도에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고

할 수 없다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2011. 6. 30. 2011 354 ).

나 검토 )

아래와 같은 이유들을 종합하여 보면 이 사건 등록상표를 이 사건 수질측정기에 ,

사용한 것은 단순히 등록상표에 대한 불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상

표에 대한 광고행위를 하거나 극히 소량의 상품에 상표를 표시한 정도에 그친 것에 불

- 8 -

과하므로 이를 두고 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고 볼 수 없다 이와 , .

다른 전제에 선 원고 주장사유 역시 이유 없다.②

앞서 든 증거 및 갑 제 내지 호증의 각 기재에 의하면 원고는 (1) 7 10, 12, 13

년경 가정용 수질측정기인 이 사건 수질측정기를 개발하여 그 제품명을 이 사건 2008

등록상표와 동일한 로 정하고‘E’ , ‘ 와 같이 이 사건 등록상표와 실질적으로 ’

동일한 표장을 이 사건 수질측정기에 표시한 사실 이 사건 취소심판청구일로부터 년 , 3

이내인 년경 이 사건 사이트에 위 상품 사진과 함께 모델 재고여부 2018 “ : E(1A)”, “ :

일 이내 담당자 이라는 내용이 게시된 사실은 인정된다30 ”, “ : B” .

그러나 앞서 든 증거 및 을 제 호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 특 (2) 3 ,

정한 시점에 이 사건 사이트에 이 사건 수질측정기의 소비자 가격은 가격문의“ (VAT

별도 가 아니라 현재 품절입니다 라고 기재되어 있었던 사실 원고 직원과 제 자 수)” “ .” , 3 (

질측정업체 플러스 직원 사이에 이루어진 전화통화 당시 이 사건 수질T ) 2021. 1. 20.

측정기가 재고는 없고 판매를 안 한지 오래되어 이 사건 수질측정기의 생산국 등 관‘ ,

련한 자료가 없는 상태이었던 사실이 인정된다 이러한 인정사실에다가 원고가 이 법’ .

원에 이르기까지 이 사건 수질측정기의 생산량이나 판매량 등에 관한 어떠한 자료도

제출하지 않은 점 이 사건 수질측정기의 개발이 완료될 무렵인 년 이후로 이 사, 2008

건 수질측정기가 원고 운영의 이 사건 사이트 외에 다른 인터넷 쇼핑몰 등에 원고 또

는 제 자가 직접 판매 상품으로 등재하거나 이 사건 사이트를 링크하는 방식으로 게시3

되었음을 인정할 자료도 없는 점 위 전화통화 내역을 제외하고는 이 사건 수질측정기,

- 9 -

에 관하여 구매나 견적을 위한 다른 소비자나 문의가 있었음을 인정할 자료도 없는 점

등 변론에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면 설령 이 사건 수질측정기가 이 사건 등,

록상표의 지정상품에 해당한다고 하더라도 이 사건 등록상표가 표시된 이 사건 수질,

측정기의 사진을 원고가 이 사건 사이트에 게시한 것은 이 사건 수질측정기를 국내에

서 정상적으로 유통하거나 유통할 것을 예정한 것이 아니라 단순히 등록상표에 대한

불사용 취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 정도에 불과

하다고 봄이 타당하므로 이를 두고 원고가 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다,

고 볼 수는 없다.

원고 주장사유 에 대한 검토3) ③

원고 주장의 캐릭터 표장(“ ”, “ 등 은 이 사건 등록상표와 표” )

장의 동일성이 인정되지 않으므로 설령 원고 주장대로 위 캐릭터 표장을 여러 서식에 ,

표시하였다 하더라도 이를 두고 이 사건 등록상표의 사용이라 볼 수는 없다 원고 주, .

장사유 역시 이유 없다.③

원고 주장사유 에 대한 검토4) ④

갑 제 호증의 기재에 의하면 에 의하여 연결되는 사이트 원고가 제시한 16 ‘F.com’ (

은 다음과 같다 에 이 사건 수질측정기 사URL : https://my.F.com/song2man?fd=143606)

진이 수질측정기 당사제조품 이라는 제목으로 게시되어 있으며 그 제목과 사진 “ _ .jpg” ,

사이에 처음 게시되었고 최종수정 되었다는 2014. 10. 2. , 2019. 6. 24. (Last Updated)

취지의 기재가 있는 사실은 인정된다.

- 10 -

그러나 앞서 든 증거와 을 제 호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 4

다음과 같은 사실 및 사정에 의하면 원고 주장에 부합하는 듯한 갑 제 호증의 기재만16

으로는 원고가 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표를 그 지정상3

품의 광고에 표시하고 이를 전시하는 방법으로 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사

용하였음을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다 따라서 원고 주장사, .

유 역시 이유 없다.④

가 위 도메인네임 에 의하여 연결되는 사이트 이하 웹웨어라 한다 는 ) (www.F.com) ( ‘ ’ )

원고가 개발한 클라우드 기반 협업 플랫폼으로서 자료 수집과 편집 공유 기능을 제‘ ’ ‘ , ’

공한다고 소개되어 있다.

나 웹에어는 콘텐츠가 웹에어 서비스를 호출한 사용자 자신만이 열람할 수 있고 )

웹사이트 방문자에게는 보이지 않도록 하는 기능도 제공하고 있다.

다 웹에어에서 수집 편집 기능과 별도로 공유 기능을 제공하는 점에 비추어 보 ) ‘ , ’ ‘ ’

면 웹에어에 어떤 콘텐츠가 게시되었다고 하여 곧바로 그 콘텐츠가 불특정 다수인에,

게 접근 가능한 상태가 되었다고 단정할 수 없다 오히려 회사에서도 집에서도 업무 . ‘

공백 와 같은 기재가 있는 점에 비추어 보면 웹에어 서비스의 수요자는 기업 또는 0%’

그 기업의 사용자 내지 종업원으로 보이고 따라서 웹에어에 게시된 콘텐츠는 대부분 ,

그 콘텐츠를 게시한 기업 내부에서만 접근가능하고 외부에 공개되지는 않을 것으로 ,

보인다 웹에어에 게시된 이 사건 수질측정기 사진 역시 마찬가지일 것으로 보이고 달. ,

리 당시 웹에어에 게시된 이 사건 수질측정기 사진이 일반 수요자가 접근 2019. 6. 24.

가능한 상태에 있었음을 인정할 증거가 없다.

검토 결과 정리 5)

- 11 -

이상에서 본 바를 종합하면 이 사건 등록상표는 이 사건 취소심판청구일 전 년 , 3

이내에 그 상표권자인 원고에 의하여 그 지정상품에 정당하게 사용되었음이 인정되지

않고 나아가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하지 않은 정당한 이유에 대한 ,

원고의 주장 증명도 없으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 , 73 1 3․

해당한다.

다 소결 .

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해 73 1 3

당하므로 그 상표등록이 취소되어야 한다 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고, .

가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

결 론3.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여 주문과 같이 판결한다, .

 

재판장 판사 임영우

판사 김동규

판사 우성엽