[지재 판결문] 특허법원 2022허1285 - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2022 1285 ( )

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변리사 유성원

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 특허법인 아이엠

담당변리사 허남정

변 론 종 결 2022. 6. 14.

판 결 선 고 2022. 8. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 12. 21. 2020 2828 .

이 유

기초사실1.

가 피고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 2 )

등록번호 출원일 등록일 등록결정일 1) / / / : 상표등록 제 호 1527731 / 2019. 2. 14./

2019. 10. 2./ 2019. 9. 25.

표장 2) :

지정상품 3) : 상품류 구분 제 류의 의류 모자 양말 방한용 장갑 목도리 넥스카 25 , , , , ,

프 머플러 방한용 마스크 의류 직물제 벨트 의류( ), ( ), ( )

나 원고의 선사용상표들 .

선사용상표 1) 1

가 등록번호 출원일 등록일 등록결정일 ) / / / : 상표등록 제 호 597599 / 2003. 7. 1./

2004. 9. 20./ 2004. 10. 29.

나 구성 ) :

다 지정상품 ) : 상품류 구분 제 류의 음료용향미료 정유 세탁용유연제 가정용탈 3 ( ), ,

지제 표백용소다 나리싱크림 라벤더향수 립스틱 마스카라 마스크팩 맛사지용겔, , , , , , , ,

맛사지용오일 매니큐어 미용목욕물첨가제 바디안에센스 발한방지제 비의료용방향제, , , , , ,

스킨밀크 아이섀도 약용크림 약용화장수 인체용방취제 입술피부보호제 헤어크림, , , , , , ,

- 3 -

탈모제 파운데이션크림 자스민유 장미유 라벤더유 향료용민트 목향 선향 훈향 화, , , , , , , , ,

장용접착제 화장용마스크 방취비누 섬유광택용비누 세액 세정용오일 세제용클린저, , , , , , ,

세탁비누 약용비누 의류용린스 목욕비누 미용비누 샴푸 크림비누 헤어린스 화장, , , , , , , ,

비누 구강청량용스프레이 비의료용구강세정제 양치액 치약 구두약 마루용광택제, , , , , , ,

광택왁스 광택크림 피혁보존용광택제 , ,

선사용상표 2) 2

가 등록번호 출원일 등록일 등록결정일 ) / / / : 상표등록 제 호 598276 / 2003. 6. 30./

2004. 11. 3./ 2004. 11. 4.

나 구성 ) :

다 지정상품 ) : 상품류 구분 제 류의 음료용향미료 정유 세탁용유연제 가정용탈 3 ( ), ,

지제 표백용소다 나리싱크림 라벤더향수 립스틱 마스카라 마스크팩 맛사지용겔, , , , , , , ,

맛사지용오일 매니큐어 미용목욕물첨가제 바디안에센스 발한방지제 비의료용방향제, , , , , ,

스킨밀크 아이섀도 약용크림 약용화장수 인체용방취제 입술피부보호제 헤어크림, , , , , , ,

탈모제 파운데이션크림 자스민유 장미유 라벤더유 향료용민트 목향 선향 훈향 화, , , , , , , , ,

장용접착제 화장용마스크 방취비누 섬유광택용비누 세액 세정용오일 세제용클린저, , , , , , ,

세탁비누 약용비누 의류용린스 목욕비누 미용비누 샴푸 크림비누 헤어린스 화장, , , , , , , ,

비누 구강청량용스프레이 비의료용구강세정제 양치액 치약 구두약 마루용광택제, , , , , , ,

광택왁스 광택크림 피혁보존용광택제 , ,

다 이 사건 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 1 )

원고는 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 선사용 1) 2020. 9. 16. , ‘

- 4 -

상표들과의 관계에서 상표법 제 조 제 항 제 호 내지 제 호의 각 무효사유가 있34 1 11 13

다 라고 주장하면서 이 사건 등록상표에 관한 상표등록 무효심판을 청구하였다.’ , .

특허심판원은 이를 당 호로 심리한 후 2) 2020 2828 , 2021. 12. 21. 이 사건 등록상「

표의 출원 및 등록 당시를 기준으로 선사용상표들이 주지ㆍ저명하거나 국내의 일반 수

요자나 거래자들 사이에 특정인의 상표로 인식되었다고 볼 수 없으므로 이 사건 등록,

상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제 조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당34 1 11 13

한다고 볼 수 없다.」라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결 이하 이 사건 심, ( ‘

결이라 한다 을 하였다’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1, 2 , 【 】

당사자들의 주장2.

가 원고 주장의 요지 .

선사용상표들이 부착된 상품 이하 선사용상표 상품이라 한다 의 종류 및 특성 1) ( ‘ ’ ) ,

선사용상표 상품을 판매하는 매장의 개수와 분포 매출액의 크기와 증가 추이 광고활, ,

동 내용 등을 종합하여 보면 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 ,

등록결정일 당시 이미 전 세계적으로 주지ㆍ저명한 상태에 있었거나 적어도 국내외의 ,

수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다.

이 사건 등록상표는 국내외 수요자 사이에 주지ㆍ저명한 선사용상표들을 모방 2)

하여 부정한 목적으로 출원된 상표로서 선사용상표들과 동일ㆍ유사하고 토털패션화 ,

경향 등을 고려하여 보았을 때 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표 상품 사이

의 견련관계도 인정된다 따라서 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경.

우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킴으로써 수요자를 기만할 염려가 크다.

- 5 -

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당 3) 34 1 11 13

하여 그 등록이 무효로 되어야 하는바 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하,

므로 취소되어야 한다.

나 피고 주장의 요지 .

혹은 는 원고가 선사용상표들을 사용하기 이전부터 널리 알려진 프랑스 1) ‘E’ ‘E’

의 관광지 명칭으로서 이미 다수의 제 자들이 다양한 업종에서 이를 자신의 상호 등, 3

과 같이 매우 다양한 방법으로 사용하여 왔다.

화장품 업계에서 선사용상표 상품의 매출액 비중이나 드럭스토어 판매 순위 등 2)

에 비추어 보았을 때 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 이,

전에 주지ㆍ저명하였다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 일반거래에 있어서 수요자나 거래,

자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기도

어려울 뿐만 아니라 의류인 이 사건 등록상표의 지정상품과 화장품류인 선사용상표 , ‘ ’ ‘ ’

상품 사이에 견련관계가 인정되지도 아니한다.

나아가 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사가 프랑스를 여행하던 중 구상하게 3)

된 것이고 피고는 그 등록 이후 년 넘게 그 지정상품들에 꾸준하게 사용하면서 연간 , 3

억 원 이상의 매출을 기록하고 있다 이러한 점에 비추어 피고가 원고의 상표를 모10 .

방하여 부당한 이익을 얻으려고 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수도 없다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당 4) 34 1 11 13

한다고 볼 수 없는바 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다, .

이 사건 심결의 위법 여부3.

가 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호에 해당하는지 여부 . 34 1 12 , 13

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관련 법리 1)

가 상표법 제 조 제 항 제 호 규정의 취지는 기존의 상표를 보호하기 위한 ) 34 1 12

것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한

일반수요자의 오인ㆍ혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 데 있고 기,

존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알

려져 있는지에 관한 사항은 일반수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여

야 하는 객관적인 상태를 말하는 것이다 대법원 선고 후 판결 ( 2007. 6. 28. 2006 3113

참조 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라고 하기 위해서는 어떤 상표나 그 사용상). ‘ ’

품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자

나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있

을 정도로 알려져 있어야 하고 이러한 경우 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표가 그 사용 ,

상품과 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되거나 이에 못지아니할 정도로 그 상표권자에 ,

의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출

처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 하며 한편 수요자,

를 기만할 염려가 있는 상표인지의 여부는 그 상표에 대한 등록결정시를 기준으로 판

단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 참조( 2003. 4. 8. 2001 1884, 1891 ).

나 한편 상표법 제 조 제 항 제 호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정 ) , 34 1 13

인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표 이하 모방대상상표라고 한다 가 ( ’ ‘ )

국내에 등록되어 있지 아니함을 기화로 제 자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함3

으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하,

거나 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해,

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하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는

상표는 등록을 허용하지 아니한다는 취지이다 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려.

면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하

고 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가,

지고 사용하여야 하는데 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인, (1)

의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등과 거래, ,

실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여

야 하고 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 , (2)

정도 등록상표와 모방대상상표의 동일 유사 정도 등록상표의 출원인과 모방대상상표, , ․

의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무 교섭의 내용 기타 양 당사자의 관계, , ,

등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부 등록,

상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일 유사 내지 경제적 견련성의 유무 거래실, ․

정 등을 종합적으로 고려하여야 하며 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기, (3)

준으로 하여야 한다 대법원 선고 후 판결 참조( 2012. 6. 28. 2012 672 ).

선사용상표들이 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되었는지 여부 2)

가 갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지를 종합하면 다 ) 3 15

음과 같은 사실이 인정된다.

원고는 화장품 제조 수입 및 도소매업 등을 목적으로 그 설 , 2009. 9. 28. ⑴

립등기를 마친 법인으로서, 년경 처음 출시된 화장품 브랜드인 및 에 관한 2003 “E” “E”

권리를 주식회사 로부터 양도받은 다음 선사용상표들을 사용한 화장품을 제조ㆍ판매E

하여 왔다.

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원고는 주식회사와 사이에 선사용상표 상품을 매장에서 2013. 12. 30. F F ⑵

판매하는 것을 내용으로 하는 특정매입 거래약정을 체결한 것을 비롯하여 현재까지 ,

다수의 백화점 및 면세점 온라인 쇼핑몰 드럭스토어, , 1) 등과 같은 유통판매업체와 거

래약정을 체결한 후 선사용상표 상품을 유통ㆍ판매하고 있다.

인터넷 포털사이트 네이버 의 검색란에 를 입력하면 밀착 커 (NAVER) ’E‘ ’E ⑶

버 파운데이션 마스카라 톤데이션 등과 같은 다수의 선사용상표 상품들이 연‘, ’E ‘, ’E ‘

관 검색어로 나타나고 네이버 지식인 게시판에도 선사용상표 상품에 관한 질문과 답,

변이 다수 등록되어 있다.

원고가 설립등기를 마친 년경부터 경까지 선사용상표 상품의 2009 2020. 7.⑷

국내 매출액은 다음과 같다.2)

원고는 패션 잡지나 신문광고 등 다양한 매체를 이용하거나 정은지 , SNS , ⑸

소미 주지훈 등 국내 유명 연예인들과 모델계약을 체결하여 선사용상표 상품을 지속,

적으로 광고하여 왔고 상하이 국제 미용박람회 등 국내외 박람회에 수차례 참, ’2018 ‘

1) 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 일반의약품 및 화장품 건강보조식품 음료 등 다양한 상품을 판 , ,
매하는 매장을 의미한다 국내의 등의 매장이 대표적인 드럭스토어에 해당한다. ‘F’, ‘G’ .

2) 이에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다 .

연도 기간( ) 매출액 원( ) 연도 기간( ) 매출액 원( )

2009 203,896,103 2015 2,531,798,787

2010 1,817,416,984 2016 3,148,859,046

2011 1,748,310,225 2017 4,862,679,570

2012 2,207,796,394 2018 3,492,770,334

2013 4,032,191,732 2019 4,304,050,013

2014 2,576,069,853 2020. 7. 2,447,108,697

합계 33,372,947,738

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여하거나 오프라인 마케팅 행사를 개최하면서 선사용상표 상품을 홍보하여 왔다.

경영전문 매거진인 의 자 기사에는 원고가 어려운 여 CEO ’H‘ 2019. 5. 2. , ’⑹

건에서 드럭스토어라는 새로운 유통망을 개척하고 이색 마케팅을 펼쳐 돌파구를 찾는

동시에 글로벌 시장에 진입하여 년 만 달러 수출을 달성하였으며 중소벤처기, 2018 300 ,

업부 장관상 및 올해의 벤처상을 수상하였다 원고의 대표 브랜드 파운데이션은 ‘, ’ E

세대의 인기에 힘입어 년 분기 드럭스토어 에서 파운데이션 카테고리 2030 2019 1 G(G)

위 브랜드로 올라섰다 년에 밀착 커버 파운데이션 제품이 유튜브를 통하여 1 ‘, ’2016 E

입소문을 타면서 동영상 바이럴로만 만 조회수를 기록했다라는 등의 원고 대표이600 ‘

사 인터뷰 내용이 게재되어 있다.

원고는 선사용상표들 이외에도 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 화장품 ⑺

등을 지정상품으로 하여 “ ”, “ 을 포함한 다수”

의 상표를 등록받아 이를 보유하고 있다.

나 그러나 다른 한편 갑 제 호증 ) , 19 , 을 제 내지 내지 내지 호증1 3, 5 12, 14 23

가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함 의 ( ) 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여

알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들에 비추어 보면 앞서 인정한 사실만으로는 원,

고의 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 내지 등록결정일 당시 국내외의 일반

수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있다고 볼 수 없고 달리 이를 인정,

할만한 증거가 없다.

는 프랑스 오트노르망디 주 외르 데파르트망에 위치한 파리 근교의 ’E(E)‘⑴

마을로서 인상파 화가 클로드 모네 가 작품활동을 하거나 그 작품의 배, (Claude Monet)

경이 된 곳일 뿐만 아니라 프랑스 국립기념관이 소재하고 있는 유명 관광지이고 인터,

- 10 -

넷 포털사이트 네이버 검색결과를 통해서도 그와 같은 내용을 확인할 수 있다.

원고 또한 에 관하여 구직사이트 에 E(E)’ ’I‘⑵ 는 세계 패션 문화의 중심인 “E

파리 근교에 위치한 아름다운 전원도시로서 인상파의 거장 클로드 모네가 아름다운 예

술세계를 꽃피웠던 모네의 정원이 있는 곳으로 유명합니다 정원은 수련과 맑은 물. E

빛 자연미가 뛰어난 웰빙가든으로서 지금도 많은 관광객들의 발길이 끊이지 않습니,

다.”라고 소개하였을 뿐만 아니라, 유통판매업체와 거래약정을 체결하는 과정에서도 아

래와 같이 가 이른바 모네의 정원으로 유명한 위 지명에서 유래한 것이라고 설’E(E)’ ‘ ’

명한 바 있다.

또한 도메인의 경우 에 도메인의 경우 “E.com” 1999. 9. 21. , “E.co.kr” ⑶

에 이미 원고가 아닌 제 자에 의하여 그 각 도메인 등록이 완료된 바 있2001. 7. 16. 3

고 국내에서도 팬션 헤어 스튜디오 정원 등과 같이 가 다양한 , “E ”, “E ”, “E ”, “E ” “E”

브랜드 소개서 갑 제 호증( 19 )

- 11 -

업종에서 상호 등으로 사용되고 있다 나아가 프랑스 패션브랜드인 에서는 년경 . ‘J’ 2008

프랑스 파리 외곽의 전원도시 명칭을 빌려 라인이라는 친환경 핸드백을 출시하기‘E ’

도 하였다.

한편 앞서 본 바와 같이 원고가 년경 선사용상표 상품을 통하여 약 , 2019⑷

억 원의 연간 최고매출을 기록한 바 있기는 하다 그러나 년도 국내 화장품산업43 . 2019

의 총생산규모는 약 조 억 원에 이르고 파운데이션 제품이 속하는 색조화장품16 2,633 , ‘

류의 매출은 약 조 억 원에 달하는바 원고의 위 매출규모는 색조화장품류의 ’ 2 1,338 , ‘ ’

매출액을 기준으로 하더라도 0.2015%3)에 불과하다.

더욱이 온라인몰에서의 선사용상표 상품의 판매순위는 메이크업 상품 ‘F ’ ‘ ’ ⑸

카테고리에서 위를 차지하고 있을 뿐 스킨케어 혹은 바디케어 카테고리를 기준으34 , ‘ ’ ‘ ’

로 하거나 전체 판매랭킹을 기준으로 할 경우 모두 위권 밖에 위치하고 있다 또한 100 .

네이버 쇼핑에서 판매상품수 순위별로 파운데이션을 검색하여 보더라도 선사용상표 ‘ ’ ‘ ’

상품의 판매상품수는 총 상품수 개 중 개 약 66,966 1,192 ( 1.78%4) 로서 위에 그치고 ) 37

있다.

검토 결과의 정리 3)

따라서 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 당시는 물론 등록결정일 당

시에 국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로

알려졌다고 볼 수 없는 이상 나머지 요건에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 ,

사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하지 아니한다34 1 12 13 .

나 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 34 1 11

3) 억 원 조 억 원 소수점 다섯째자리 이하 버림 43 / 2 1,338 × 100%. .
4) 개 개 소수점 셋째자리 이하 버림 1,192 / 66,966 × 100%. .

- 12 -

상표법 제 조 제 항 제 호는 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 1) 34 1 11

상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정

하고 있는바 이러한 규정은 상표 자체로서는 저명상표와 비교하여 동일하거나 유사한 ,

상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서

타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀

접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 혼동을 일으키는 경우에는 ․

등록될 수 없도록 한 것이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 1996. 2. 13. 95 1173 ).

여기서 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업은 저명상 ‘ ’

표 등을 말하고 저명상표 등에 해당하는지는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 ,

상호 등의 사용기간 사용량 사용방법 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상, , ,

호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품

의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지에

따라 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 등 참조 나아가 타( 2007. 2. 8. 2006 3526 ).

인의 상표가 저명상표인지를 판단하는 기준시는 대비대상이 되는 상표의 등록출원 시

이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2003. 9. 26. 2002 628 ).

그런데 앞서 본 바와 같이 선등록상표들이 2) 이 사건 등록상표의 출원일 당시에

국내외 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시한 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려

졌다고 보기 어려운 이상 선등록상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시에 수요자,

들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 볼 수도 없다 따라서 이 사건 .

등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에도 해당하지 아니한다34 1 11 .

다 검토 결과의 종합 .

- 13 -

결국 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당하지 34 1 11 13

아니하므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니 된다.

결론4.

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 그 취소를 구하는 원 ,

고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥