[지재 판결문] 특허법원 2021허6795 - 거절결정(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 상2021 6795 ( )

원 고 A

소송대리인 변리사 방상호

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2022. 8. 25.

판 결 선 고 2022. 10. 6.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 원 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 11. 30. 2020 2255 .

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이 유

기초사실1.

가 이 사건 출원상표. 1)

출원번호 출원일 1) / : 제 호40-2017-46263 /2017. 4. 11.

표장 2) :

지정상품 상품류 구분 제 류의 가구 주문제작업 쇼파 주문제작업 사무용가구 3) : 40 , ,

주문제작업 가구 맞춤제조업 쇼파 맞춤제조업 사무용가구 맞춤제조업 가구용 목재임, , , ,

가공업 가구 주문제작대행업,

나 선사용상표.

구성 1) :

사용상품 가구류2) :

다 이 사건 심결의 경위.

특허청 심사관은 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 일반 수 1) 2020. 8. 11. ‘

요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 동일

한 상표로서 부정한 목적을 가지고 출원한 상표라고 할 것이므로 상표법 제 조 제 항 34 1

제 호에 해당한다고 판단된다 라는 취지로 등록거절결정을 하였다13 .’ .

원고는 특허심판원에 위 등록거절결정에 대하여 특허심판원 원2) 2020. 9. 9. 2020

호로 불복심판을 청구하였는데 특허심판원은 이 사건 출원상표는 2255 , 2021. 11. 30. ‘

1) 기록상 원고는 이 사건 출원상표의 당초 출원인인 로부터 이 사건 출원상표에 관한 권리 등을 승 ‘B’
계한 것으로 보인다 갑 제 내지 호증 참조( 2 4 ).

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출원 당시 국내 일반수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있

는 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부

당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이므로 상표법 제 조 , 34

제 항 제 호에 해당하여 등록을 받을 수 없다 라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기1 13 .

각하는 심결 이하 이 사건 심( ‘ 결이라 한다 을 하였다’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지 [ ] , 1 4 ,

당사자들 주장의 요지2.

가 원고의 주장 요지.

이 사건 출원상표를 출원한 원고에게 상표법 제 조 제 항 제 호가 정한 부정한 34 1 13 ‘

목적이 존재하지 않는다 따라서 그와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다’ . .

나 피고의 주장 요지.

원고는 선사용상표에 화체된 영업상의 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려고

하는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 출원상표를 출원한 것이다 따라서 이 사건 ‘ ’ .

심결은 적법하다.

이 사건 심결의 위법 여부3.

가 관련 법리.

상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하려면 상표의 출원 당시에 그와 대비되는 선34 1 13

사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고,

상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하

여야 한다 여기서 부정한 목적 이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작. “ ”

성의 정도 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일 유사성의 정도 출원인과 특정인 사, · ,

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이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용 기타 양 당사자의 관계 출원인이 등록상, ,

표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부 상품의 동일 유사성 내지는 경제적 , ·

견련관계 유무 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다 대법원 선고 , ( 2010. 7. 15.

후 판결 대법원 선고 후 판결 등 참조 그리고 2010 807 , 2017. 9. 7. 2017 1007 ). 위와 같

은 판단은 상표등록 출원 시를 기준으로 하여야 한다 상표법 제 조 제 항 단서( 34 2 ).

나 판단.

원고는 이 사건 출원상표의 출원 당시에 선사용상표가 특정인의 상표로 인 1) , , ①

식된 상표에 해당한다는 점 이 사건 출원상표와 선사용상표가 , ② 동일 유사한 상표에 ·

해당한다는 점에 대해서는 다투지 않는 것으로 보이고2) 위와 같은 사정들은 앞서 본 ,

증거에다가 을 제 내지 호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 보태어 보면 이를 인6 19

정할 수 있다고 판단된다 따라서 아래에서는 이. 사건 출원상표의 출원 당시에 원고에

게 상표법 제 조 제 항 제 호가 정한 부정한 목적 이 있는지 여부에 대해 살펴보기34 1 13 “ ”

로 한다.

원고에게 부정한 목적 이 있는지 여부에 대하여 2) “ ”

가 인정사실 )

앞서 본 증거들 및 갑 제 호증의 갑 제 호증의 을 제 내지 호증의 각 7 1, 10 1, 2, 3 5

기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

주식회사 (1) C3) 이하 구 라 한다 는 아래와 같은 상표 이하 이 사건 소멸상( ‘ C’ ) ( ‘

표라 한다 를 등록하고 가구제품 등에 사용하였는데 이 사건 소멸상표는 ’ ) 1986. 8. 13. ,

2) 원고의 자 준비서면의 제 쪽 원고의 자 요약쟁점정리서면의 제 쪽 참조 2022. 4. 22. 9 , 2022. 8. 12. 1
3) 이 대표이사로 있던 주식회사로 년 무렵 가구의 제조 판매를 위해 설립되었다가 무렵 D 1973 · 2002. 12.

파산한 주식회사를 말한다.

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선사용상표와 표장이 동일하다.

등록번호 출원일 등록일 존속기간만료일 / / / : ① 제 호128743 /1985. 7. 24./1986. 8.

13./2016. 8. 13.

구성 : ②

지정상품 상품류 분류 : ③ 제 류의 의장 농 찬장 침대 책장 등26 , , , ,

구 는 파산하기 직전인 경 이 사건 소멸상표를 명 (2) C 2002. 4. 18. E, F, G, H 4

에게 이전하였으며 이후 이 사건 소멸상표는 수차례 권리이전 및 지분이전 등을 통해 ,

최종적으로 원고 명이 공동으로 소유하게 되었다, E, F, I, J, K, L, M 8 .

(3) 한편 주식회사 , 이하 이라 한다 은 상표관리업 등을 목적으N( ‘N’ ) 2003. 5. 26.

로 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 인인 이 대표이사가 되어 설립한 회사로1 I ,

2003. 6. 23. 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들로부터 이 사건 소멸상표에 관한 전용

사용권을 설정받아 이를 등록하였고 그 후 이 사건 소멸상표의 공유상표권자인 원고, ,

등에게 오프라인 또는 온라인에서 이 K, H 사건 소멸상표를 사용할 수 있는 권한을

수여한 후 이들로부터 상표사용료를 받아서 이를 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들

에게 분배하는 등의 업무를 하였다.

이 위와 같이 전용사용권을 설정받고 여러 차레 통상사용권 설정계약을 체 (4) N

결하는 과정에서 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 사이에 여러 차례 법적 분쟁이

발생하였고,4) 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 원고 총 2012. 5. 15. E, F, I, 4

명의 공유자들 지분 합계 이 모여 과의 전용사용권 설정계약을 해지하고 원고 ( 77.5%) ‘N ,

4) 서울중앙지방법원 가합 상표전용사용권말소청구 등 사건 인천지방법원 가합 2011 122553 , 2014 6936,
가합 참가 상표권침해금지 사건 등 2016 52520( )

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또는 원고가 설립한 주식회사 이하 라고 한다 가 위 명의 공유자들이 보유하는 O( ‘O’ ) 4

지분 범위 내에서 이 사건 소멸상표를 독점적으로 사용하기로 한다 라는 내용의 문서.’

를 작성하기도 하였다 이 사건 소멸상표는 그 후 위 공유상표권자들 사이. (5)

에 갱신합의가 이루어지지 않아 존속기간만료를 원인으로 소멸하였는데2016. 8. 14. ,

은 위 존속기간 만료일까지 전용사용권자로 등록되어 있었고 폐업하였N , 2017. 2. 14.

다.

이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 중 인이었던 는 무렵 구 (6) 1 K 2017. 2. 14. ,

와는 별개의 법인으로 본점이 경기도 포천시에 있는 주식회사 본점이 경기도 용인C C,

시에 있는 별도의 주식회사 주식회사 의 대표자로서 위 각 회사를 운영하였고C, P , 원

고는 그 당시 주식회사 의 대표이사로서 위 각 회사를 운영하였다O, Q .

나 판단 )

앞서 인정한 사실과 함께 위 증거들 및 을 제 호증의 기재에 변론 전체의 취지 , 20

를 보태어 보면 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합해 보면 원고가 이 법원,

에서 제출한 증거들과 그 주장의 사정들을 모두 고려하더라도 원고는 이 사건 출원상,

표의 출원에 의하여 부당한 이득을 얻거나 선사용상표의 권리자들에게 손해를 가하려

고 하는 등의 부정한 목적 이 있었다고 봄이 상당하다 대법원 자 후“ ” ( 2021. 3. 11. 2020

판결 등11660 5) 참조 ).

이 사건 출원상표와 표장이 유사한 선사용상표의 사용기간과 그 사용상품의 (1)

매출액 판매점의 수 선사용상표와 관련된 인터넷 게시물 및 언론의 보도내용 및 이 , ,

사건 소멸상표의 권리자와 사용자의 관계 등에 비추어 보면 선사용상표의 권리자는 ,

5) 대법원 자 후 판결 대법원 자 후 판결 2021. 3. 11. 2020 11677 , 2021. 3. 11. 2020 11684

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원고가 아니라 이 사건 소멸상표의 효력 소멸 당시 존재하던 이 사건 소멸상표의 공‘

유상표권자들 전원이라고 봄이 타당하다 또한 위와 같은 사정 등을 고려해 볼 때 원’ . ,

고뿐만 아니라 등 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들이 상당한 기간 동안 선사용K

상표를 가구류 등 상품에 정당하게 사용한 결과 선사용상표는 이 사건 출원, 상표의 출

원 당시에 국내 수요자들에게 특정인의 출처표시로 인식됨과 아울러 그 당시까지 양질

의 이미지나 고객흡인력 등이 계속 유지되었던 것으로 판단된다 사정이 그러하다면. ,

선사용상표에 관한 권리는 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들 전부에게 귀속된다고

보아야 하고 이들 사이에 선사용상표에 관한 재산상 권리나 이익의 정산 등에 관한 ,

합의가 이루어지지 아니한 이상 어느 누구도 배타적으로 그에 관한 권리를 독점할 수

는 없다고 할 것이다.

그럼에도 선사용상표의 공유권리자들 중 인이 먼저 상표를 출원한 경우에 (2) 1

부정한 목적이 없다고 보아 등록을 허용한다면 다른 공유권리자들이 후출원한 상표는 ,

해당 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하게 될 것이므34 1 7

로 다른 공유권리자들은 해당 상표에 대한 권리를 확보할 수 없게 될 가능성이 크다, .

이와 같이 출원 여부 및 시기에 따라 선사용상표의 공유권리자들 중 인이 등록상표권1

을 독점하게 되는 것은 나머지 공유권리자들이 상표 등, 록에 따른 권리를 포기하거나

적어도 공유권리자들 중 인의 상표 출원에 따른 상표권을 보유하1 는 상황을 용인하는

등의 특별한 사정이 없는 한 불합리한 결과를 초래한다.

이 사 (3) 건 출원상표의 지정상품은 선사용상표의 사용상품인 가구류와 ‘ ’ 각 상품

의 종류 속성 생산 유통 판매 부문 및 그 주된 수요자 등에 있어서도 밀접한 관계에 , , · ·

있다고 보이므로 그 각 상품 사이의 경제적 견련관계가 높다고 볼 수 있다 또한 원, . ,

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고 및 원고가 운영하는 회사들은 이 사건 출원상표의 지정상품에 관한 사업을 하고 있

다거나 위 사업을 준비하고 있다고 인정할 만한 객관적 자료도 충분하지 않다.

나아가 선사용상표의 사용 (4) , 등과 관련하여 원고와 등 이 사건 소멸상표의 K

공유상표권자들 사이에 지속적인 분쟁이 발생하고 있었고 이 사건 출원상표의 출원일 ,

무렵 선사용상표와 동일 유사한 상표가 · 선사용상표의 권리자들 및 그와 밀접한 관련이

있는 회사 등에 의하여 다수 출원된 것으로 보이는 점 등을 고려하면 원고가 선사용,

상표의 다른 권리자들을 배제하고 선사용상표의 사용상품과 밀접하게 관련된 지정상품

에 관하여 이 사건 출원상표를 선점함으로써 선사용상표의 다른 권리자들의 영업이 방

해되리라는 점은 원고도 알았거나 적어도 충분히 예상할 수 있었다고 인정된다.

공유상표권을 사용하던 공유상표권자들 중 인이 권리 소멸 후에 후속 출원 (5) 1

을 통하여 상표권을 확보하는 것이 상표법 제 조 제 항 제 호 등에 의하여 허용되34 1 13

지 않는다면 제 자가 해당 상표권을 확보하는 경우 공유상표권자들에게 불이익이 발생3

할 수 있다는 견해도 제기될 수 있으나 선사용상표를 사용하는 공유상표권자들에게 ,

앞서 본 바와 같은 무형의 재산상 권리 내지 이익이 인정된다면 제 자의 출원 역시 위 3

규정에 의하여 허용될 수 없게 된다고 할 것이므로 위와 같이 해석한다고 하여 공유,

상표권자들에게 불이익한 결과가 발생한다고 볼 수 없다.6)

원고는 이 사건 출원상표가 등록되더라도 선사용상표는 이미 특정인의 상표 (6) , ‘

로 인식된 상표 내지 주지성을 취득한 상표에 해당한다는 판결이 확정되어 있어 원고,

6) 공유자 모두가 공동으로 존속기간갱신등록신청을 하도록 규정한 구 상표법 제 조 제 항이 84 3 2019. 4.
법률 제 호로 삭제되어 부터 시행됨으로써 앞으로는 각 공유자가 단독으로 공23. 16362 2019. 10. 24.

유상표권의 존속기간갱신등록신청을 할 수 있게 되었는데 이러한 규정 취지에 비추어 보더라도 공유,
자 중 인이 존속기간갱신등록신청을 거절한다고 하여 존속기간 소멸 후 그 중 인이 배타적 독점적1 1 ·
으로 상표권 등록을 할 수 있다고 보기는 어렵다.

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를 제외한 이 사건 소멸상표의 공유상표권자들은 상표법 제 조에 따라 보호되는 사정 99

등에 비추어 볼 때 원고에게는 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다 라는 취지로 주장한, .’

다 그러나 상표법 제 조 제 항 제 항 등의 내용과 그 법적 성격 등을 고려해 볼 때 . 99 1 , 3

상표법 제 조에서 정한 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리는 일정한 제한이 부99

가된 권리에 불과할 뿐이고 상표에 대한 독점적 사용권에 해당한다고 볼 수 없는 사,

정 등을 고려해 보면 공유상표권자들이 공유상표에 대하여 갖는 권리와 동일한 내용,

의 권리를 상표법 제 조에 따라 취득한다고 인정할 수는 없다 따라서 그와 다른 전99 .

제에 기초한 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

원고는 이 사건 소멸상표의 소멸은 원고의 의사에 반하여 오로지 의 협조 (7) , ‘ K

거부로 발생한 것이고 원고는 이 사건 소멸상표의 상표권 존속기간을 갱신하지 못함,

에 따라 이 사건 소멸상표의 후속 상표로 이 사건 출원상표를 출원한 것이므로 원고,

에게는 부정한 목적이 인정될 여지가 없다 라는 취지로 주장한다 그러나 원고가 이 .’ .

법원에 제출한 모든 증거들만으로는 이 사건 소멸상표의 소멸이 오로지 의 협조 거K

부로 발생한 것이라는 사실 등을 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 만한 증거도 부,

족하다 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다 또한 원고는 는 이 사건 . ( , ‘K

소멸상표에 대한 갱신등록을 거절함으로써 선사용상표 등에 관한 자신의 권리를 포기

하였으므로 로서는 원고가 그와 동일, K 유사한 이 사건 출원상표를 출원하는 상황을 ·

용인한 것이다 라는 취지로도 주장하나 앞서 살핀 여러 사정들에 비추어 볼 때 원고.’ , ,

의 이 부분 주장도 이를 받아들이기 어렵다).7)

다 소결 .

7) 한편 원고가 이 법원에서 들고 있는 특허법원 허 판결은 이 사건과는 사실관계를 달리하여 , ‘ 2018 7316 ’
이 사건에 원용하기에는 적절하지 아니한 판결로 보인다.

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따라서 앞서 살핀 바에 따르면 이 사건 심결에는 원고의 주장과 같은 위법이 없다 , .

결론4.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이 , ,

를 기각한다.

재판장 판사 우성엽

판사 임영우

판사 김동규