[지재 판결문] 특허법원 2023허13148 - 거절결정(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 상2023 13148 ( )

원 고 A(A)

대표자 B(B)

소송대리인 변호사 강경태

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2024. 3. 7.

판 결 선 고 2024. 4. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 원 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2023. 6. 22. 2021 1123 .

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이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 출원상표

1) 출원번호 출원일 우선권주장일/ / : 제 호 40-2019-0169723 / 2019. 11. 5./ 2019. 5. 6.

2) 표장: 아래 견본 에서 와 같다1 5 .

3) 지정상품: 상품류 구분 제 류의 신발깔창 신발 신발안창25 (inner soles), (footwear),

신발깔창 비정형외과용 (soles for footwear), ( insoles for shoe, not for orthopedic–

purposes)

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 원고에게 이 사건 출원상표는 신발 등의 일반적인 2020. 6. 15. “

형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표이고 상품 자체 또는 그 디자인 정도로 ,

인식되어 지정상품에 사용되는 경우 수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 상

표인지를 식별할 수 없으므로 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 위배된다 다만 출33 1 3 7 . ,

견본 1 견본 2 견본 3

견본 4 견본 5

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원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 사이에 해당 상표가 특정인의 업무에 관련된 상품을 ,

표시하는 것으로 인식되어 있는 경우에는 해당 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여

상표 등록을 받을 수 있다 상표법 제 조 제 항 라는 내용( 33 2 ).” 1)이 담긴 의견제출통지를 하

였다.

2) 원고는 이 사건 출원상표가 독특한 형상으로 식별력이 있고 사용에 2020. 12. 15.

의한 식별력도 갖추었다는 취지의 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 , 2021. 2. 4.

해당 의견서에도 불구하고 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하는 거절이유가 33 1 3 7

해소되지 않았고 상표법 제 조 제 항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 보기 , 33 2

어렵다는 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다 이에 원고는 특허.

심판원에 해당 등록거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 해당 심판청구를 원 호로 심리한 다음 이 사2021 1123 , 2023. 6. 22. “

건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하고 상표법 제 조 제 항에 33 1 3 7 , 33 2

의하여 등록받을 수 있는 상표에도 해당하지 않는다 는 이유로 원고의 심판청구를 기각.”

하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였다( ‘ ’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 에서 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 5 , 【 】

2. 원고의 주장

이 사건 출원상표는 원고가 판매하는 신발 제품 중 전 세계적으로 가장 널리 알려진

제품의 입체 형상이다 원고는 오랜 기간 해당 제품에 대한 광고 및 판매 활동 등을 .

하였고 그 결과 해당 제품의 입체 형상에 해당하는 이 사건 출원상표는 , 그 지정상품

의 수요자들 사이에 원고의 식별표지로 널리 알려졌다 따라서 이 사건 출원상표는 사.

1) 의견제출통지서의 거절이유 중 상표법 제 조 제 항에 따른 지정상품의 상품명이 부적합하거나 상품분류가 잘못 기재된 상 38 1 ,
품이라는 취지의 내용은 이 사건의 결론과 관련이 없으므로 생략한다.

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용에 의한 식별력을 취득하였다고 할 것이므로 상표법 제 조 제 항에 의해 상표등록33 2

을 받을 수 있다 그런데도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다. .

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원상표가 그 표장 자체로 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당 33 1 3 7

한다는 데는 이 사건 소송에서 당사자 사이에 다툼이 없다 다만 원고는 이 사건 출원. ,

상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장하므로 이 사건 출원상표가 상표법 ,

제 조 제 항에 해당하여 상표등록을 받을 수 있는지 본다33 2 .

나. 상표법 제 조 제 항 해당 여부33 2

1) 관련 법리

상표법 제 조 제 항은 원래 식별력이 없거나 미약하여 등록을 받을 수 없는 상 33 2

표여서 특정인에게 독점 사용하도록 하는 것이 적당하지 않은 상표에 대하여 특정인이

상당한 기간에 걸쳐 독점적 계속적으로 그 상표를 사용한 결과 일반 수요자나 거래자,

에게 식별력을 취득한 경우 예외적으로 상표 등록을 인정하여 대세적 권리를 부여하는

것이다 따라서 상표가 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식.

별할 수 있게 된 경우라고 인정하기 위해서는 상표가 품질 효능 등을 직접적으로 표, ‧

시하는 강도 상표의 사용기간 사용횟수 및 사용의 계속성 그 상표가 부착된 상품의 , , ,

생산 판매량 및 시장점유율 광고 선전의 방법 횟수 내용 기간 및 그 액수 상품품, , , , , ․ ․

질의 우수성 상표사용자의 명성과 신용 상표의 경합적 사용의 정도 및 태양 등을 종, ,

합적으로 고려할 때 당해 상표가 사용된 상품에 대한 거래자 및 수요자에게 특정인의 ,

상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다는 점이 증거에 의하여 명확히 인정되어

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야 한다 대법원 선고 후 판결 대법원 선고 후( 2008. 9. 25. 2006 2288 , 2006. 5. 12. 2005

판결 특허법원 선고 허 판결 등 참조 출원된 상표가 상표346 , 2016. 8. 19. 2016 2508 ).

법 제 조 제 항의 사용에 의한 식별력을 취득하였는지에 관한 판단의 기준 시점은 원33 2

칙적으로 등록결정 시 또는 거절결정 시이고 대법원 선고 후 판( 2003. 5. 16. 2002 1768

결 등 참조 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 )

심결 시이다 대법원 선고 후 판결 참조( 2014. 10. 15. 2013 1146 ).

2) 판단

다음과 같은 이유로 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 출원상표가 그 지정

상품 전부에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기에 부족하고 달리 이

를 인정할 증거가 없다 따라서 원고의 주장은 받아들이지 않는다. .

가) 이 사건 출원상표 ‘ 는 입체 형상으로 된 상표로서 이 사’ ,

건 출원상표의 갑피 부분은 가죽 또는 이와 유사한 질감을 가진 두 개의 넓은 (Upper) ①

끈으로 구성되어 있고 해당 끈에는 순차적으로 개와 개의 버클구멍이 새겨져 있으며, 3 4 ,

안창 부분은 코르크 질감으로 발바닥 형태에 맞게 굴곡이 있고 밑창(Insole) , ② ③

부분은 요철이 불규칙적으로 배열된 특징을 가진 형태를 취하고 있다 이 사건 (Outsole) .

출원상표는 거래사회에서 그 지정상품인 신발 중 특히 슬리퍼에 일반적으로 사용되는 형

상이거나 그러한 일반적인 형상에 편안함과 안정성 등 기능성 강화를 목적으로 변화를 ,

준 것으로 보일 뿐이지 이례적이거나 독특한 형상으로서 특징을 가진 것으로 보이지 않

는다 이처럼 지정상품에서 일반적인 입체 형상을 따른 표장이 사용에 의한 식별력을 얻.

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기 위해서는 독특한 형상의 표장과 비교하여 통상적으로 더 많은 광고활동과 판매량 또

는 시장점유율 등이 수반되어야 할 것이다.

나) 이 사건 출원상표는 원고가 제조 판매하는 애리조나 라는 슬리퍼 이하 · ‘ (Arizona)’ (

이 사건 제품이라 한다 의 기본 형상이고 해당 제품은 년경 국내에 처음 출시된 이‘ ’ ) , 2004

래 현재도 꾸준히 판매되고 있는 것으로 보인다 그러나 이 사건 제품이 그 지정상품인 .

신발에서는 물론 세부 품목인 슬리퍼 부분에서 어느 정도의 시장 점유율을 차지하는지

인정할 증거가 없다 오히려 원고의 브랜드인 은 국내 대표적인 인터넷 쇼핑몰인 쇼. ‘C’ D

핑 중 샌들 또는 슬리퍼 항목의 대표 브랜드에 포함되지 않는다는 사실이 인정될 뿐이다

쇼핑에서 샌들 또는 슬리퍼 부분의 대표 브랜드 이외 나머지 브랜드를 보기 위한 버(D

튼을 눌러야 비로소 원고의 브랜드가 나타난다 갑 제 호증 을 제 호증. 38, 39 , 4 ).

다) 이 사건 제품을 다룬 기사 및 블로그 갑 제 호증 등에 의하면 이 사건 제( 20, 21 ) ,

품은 원고의 슬리퍼 제품 중 가장 널리 알려진 제품이고 국내에서도 상당한 호응을 얻은 ,

것으로 보이기는 한다 그러나 해당 기사 및 블로그의 글은 객관적인 시각에서 작성되었.

다기보다는 광고 및 홍보 목적으로 작성된 것에 가깝다 나아가 해당 기사 및 블로그의 .

내용에 의하더라도 이 사건 제품이 수요자들에게 인기를 끈 것은 안창의 인체공학적 설,

계와 발바닥의 모양에 따라 변형되는 코르크 재질의 편안함 등과 같은 기능적인 요소와

특별히 유행을 타지 않는 무난한 디자인이 복합적으로 작용한 결과일 뿐 다른 슬리퍼와 ,

확연히 구분되는 형상의 독특한 개성이 주된 요인이 된 것은 아닌 것으로 보인다 이 사.

건 제품을 착용한 국내 또는 해외 연예인에 관한 기사나 방송 장면 갑 제 호증( 14, 15, 16 )

은 대부분 해당 연예인의 일상이나 리얼리티 예능에서의 모습을 다룬 것들로서 해당 매,

체가 전달하려는 주된 메시지는 해당 연예인들의 의외로 소박한 매력과 편안함을 추구하

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는 실용적인 면과 더불어 유명 연예인들도 선택할 만큼 이 이 사건 제품의 품질이나 기

능성이 좋다는 데 있는 것으로 보인다 해당 매체를 접한 사람들이 이 사건 제품의 형상 .

자체에 크게 주목했을 것으로 보이지는 않는다.

라) 이 사건 심결일 무렵 각기 다른 업체들이 아래와 같이 이 사건 출원상표와 유사

한 슬리퍼를 다수 출시한 상태였다 갑 제 호증 각 가지번호 생략 이하 같다( 23, 24 , , ).

이처럼 이 사건 심결일 무렵 이 사건 출원상표와 유사하면서도 각기 출처가 다

른 슬리퍼가 이미 다수 존재했던 점을 고려하면 수요자 또는 거래자가 이 사건 출원,

상표를 접했을 때 해당 입체 표장을 특정인의 상품표지로서 인식할 수 있다고 단정하

기 어렵다 한편 해당 업체들은 자신들의 제품을 스타일 버켄 스타일 버켄 . , “F ”, “ ”, “ st”

라는 등의 문구로 홍보한 것으로 보인다 갑 제 호증 시장의 수요자들은 해당 문( 23, 24 ).

구를 보았을 때 해당 제품들이 이 사건 제품으로부터 디자인을 착안하였다는 것을 인

갑 제 호증23

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식하는 한편으로 해당 제품들의 출처가 원고가 아니라는 것 역시 쉽게 인식할 수 있었

을 것으로 보인다.

마) 원고가 이 사건 제품을 위하여 어느 정도의 광고 활동을 했는지 알 수 있는 광

고비 집행 내역과 같은 객관적인 자료가 없다 원고가 이 사건 제품에 대한 광고 활동을 .

입증하는 자료로서 제출한 것은 패션 잡지 또는 일간지 등의 홍보성 기사 갑 제( 14, 17,

호증 연예인을 통한 간접광고 갑 제 호증 좋아요 개수 또는 조회 수가 회 20 ), ( 16 ), “ ” 1,000

미만인 게시물 갑 제 호증 등인데 이와 같은 광고 활동이 이 사건 제품의 인지도SNS ( 18 ) ,

에 미친 영향은 그리 크지 않을 것으로 보인다 나아가 원고가 이 사건 심결일 무렵 이 .

사건 제품에 대한 집중적인 광고 선전을 하여 단 기간에 인지도가 급상승하였다고 볼 만·

한 증거도 없다.

바) 은 원고의 의뢰에 따라 조사 지역은 서울 및 대 광역시 부산 대구 대전 광E 4 ( , , ,

주 조사 대상은 최근 년 이내 신발 구매 경험이 있는 만 세 남 여로 하여 명), 2 20~49 · 500

을 대상으로 신발 형상에 대한 수요자 인식을 조사하는 설문조사 갑 제 호증 이하 이 ( 22 , ‘

사건 설문조사라 한다 를 시행하였다 해당 설문조사 결과에 의하면 이 사건 제품을 특’ ) . ,

정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 이고 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 75.8% ,

비율이 이며 브랜드의 이름을 알고 있다고 응답한 사람들 중 는 해당 브랜드64.2% , 81.6%

가 원고라고 명시한 사실은 인정된다 그러나 해당 설문조사 결과는 이 사건 출원상표가 .

사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 충분한 증거가 된다고 보기 어렵다 그 이.

유는 다음과 같다.

(1) 앞서 본 바와 같이 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되

는 경우 식별력 취득 판단의 기준일은 심결일이다 그런데 이 사건 설문조사는 이 사건 .

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심결일인 로부터 약 년 개월여 전에 해당하는 부터 같은 해 2023. 6. 22. 3 8 2019. 9. 6. 10.

까지 기간 동안 이루어졌다 이 사건 설문조사가 심결일 무렵 이 사건 출원상표의 식14. .

별력 취득 여부를 반영하고 있다고 보기 어렵다.

(2) 이 사건 설문조사의 조사 기간 이후 심결일까지 이 사건 출원상표의 식별력

이 유지되었다고 인정할 증거도 없다 오히려 년부터 경까지 이 사건 제품의 . 2012 2023. 6.

판매 수량 및 매출액 변화 추이를 살펴보면 갑 제 호증 이 사건 제품의 판매실적은 ( 7 ),

년 정점을 찍은 이래 추세적으로 감소하는 경향을 보이다가 이 사건 설문조사 이후2016

인 년부터 급격히 하락한 것을 알 수 있다2020 .2)

(3) 상표심사기준에서는 소비자 인지도 조사는 동종 상품의 실제 또는 잠재적 “

수요자를 대상으로 하여 대표성 지역 성별 연령 등 을 띄어야 하고 설문에 응답한 표본( , , ) ,

수가 명 이상이며 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성된 경우 신뢰도가 높다고 1000

볼 수 있다 반면 응답한 표본수가 명 이하인 설문조사의 경우 신뢰도가 낮다고 볼 수 . 500

있다 라고 규정하고 있다 상표심사기준 제 부 제 장 참조 그런데 이 사건 설문조사는 .” ( 4 9 ).

응답한 표본수가 명이다500 .

(4) 또한 이 사건 설문조사는 불특정 다수가 아닌 여론조사 기관인 이 보유한 , E

응답자 풀에서 추출한 표본을 대상으로 한 것이므로 해당 표본이 전체 수요자를 대표한

2) 원고가 국내 유통 계약을 변경한 것은 년경인 것으로 보이므로갑 제 호증 년과 년 판매 실적의 추세적인 하 2022 ( 9 ), 2020 2021
락은 유통방식의 변화만으로는 설명되지 않는다.

연도 2012 2013 2014 2015 2016 2017
수량 켤레( ) 29,300 46,000 35,800 231,000 655,650 333,850

매출액(EURO) 435,000 730,200 630,000 3,820,000 9,460,500 5,125,200
연도 2018 2019 2020 2021 2022 2023. 6.

수량 켤레( ) 263,100 419,525 362,738 210,993 556 7,836
매출액(EURO) 4,100,000 6,303,382 5,998,446 3,407,935 27,618 248,349

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다고 보기 어렵다 더욱이 이 사건 설문조사는 조사 대상을 최근 년 이내 신발 구매 경. 2

험이 있는 만 세 남녀로 조사 지역은 서울 및 대 광역시 부산 대구 대전 광주20~49 , 4 ( , , , )

로 한정하였는데 이 사건 출원상표의 지정상품인 신발이 생활필수품 중 하나인 점을 고,

려하면 위와 같은 모집단 제한이 적절하다고 보기 어렵다.3)

(5) 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품이라고 인식한 비율이 이75.8%

기는 하다 그러나 앞서 본 바와 같이 여러 각기 다른 업체들이 국내에서 이 사건 제품과 .

유사한 슬리퍼를 판매한 점 해당 업체들이 자신들의 제품을 이 사건 제품과 같은 스타일,

의 제품이라고 홍보한 점 등을 고려하면 이 사건 제품의 형상을 보고 특정 브랜드 제품,

이라고 응답한 사람에는 이 사건 제품의 출처가 아닌 특정 브랜드 스타일 제품이라고 “ ”

인식하고도 위와 같이 응답한 사람도 상당수 포함되어 있을 것으로 보인다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하여 상표등록을 33 1 3 7

받을 수 없고, 예외적으로 상표등록을 받을 수 있는 상표법 제 조 제 항에도 해당하33 2

지 않는다 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다. .

4. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 ,

같이 판결한다.

재판장 판사 이숙연

3) 이 사건 설문조사에 응답한 사람 중 사무 기술직 이 전체의 를 차지하고 있는데 이는 일반적으로 알려진 우리나라의 직 “ / ” 49% ,
업 분포와는 거리가 먼 것으로 보인다 해당 직업 분포는 해당 설문조사의 모집단 성격의 일면을 보여주는 측면이 있다고 판.
단된다.

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판사 윤재필

판사 송현정