[지재 판결문] 특허법원 2023허13971 - 등록취소(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록취소 상2023 13971 ( )

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 강인혁

피 고 주식회사 C

공동대표이사 D, E

소송대리인 변호사 강경태

변리사 이준서 유영재 ,

변 론 종 결 2024. 4. 4.

판 결 선 고 2024. 5. 9.

주 문

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다1. 2023. 9. 1. 2022 2403 .

소송비용은 피고가 부담한다2. .

- 2 -

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

기초사실1.

가 원고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 1, 2 )

출원일 등록일 등록번호 상표등록 제 호 1) / / : 2019. 1. 16./ 2019. 8. 26./ 1514207

표 장 2) :

지정상품 3) :

상품류 구분 제 류의 화장품 기능성 화장품 식물성 화장품 스킨용 화장품 스킨 - 3 , , , ,

로션 화장용 스킨케어로션 화장용 크림 피부미백크림 화장용 파운데이션 스킨크림, , , , , ,

핸드크림 페이셜 로션 화장용 세럼 눈 화장품 립스틱 화장용 마스크팩 이하 이들을 , , , , , (

통틀어 이 사건 취소대상 지정상품이라 한다‘ ’ )1)

상품류 구분 제 류의 선글라스 안경 안경 광학안경 돋보기안경 레저용 안경 - 9 , , 3D , , , ,

보안경 사이클용 안경 산업용 안경 골프용 고글 스노우 고글 수중안경 스키용 고, , , , , ,

글 스포츠용 고글 스쿠버다이빙용 고글 안경 케이스 금속제 안경테 선글라스 및 보, , , , ,

호안경용 케이스 선글라스 안경테 안경 및 선글라스용 줄, ,

1) 이 사건 등록상표는 등록일 당시를 기준으로 상품류 구분 제 류의 미용비누 화장비누 샴푸 및 향료도 지정상품으로 포함 3 ‘ , , ’ ‘ ’
하고 있었는데 피고는 위 지정상품들에 대하여 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 주장하면서 상표등, 2022. 8. 29. 119 1 3
록의 취소심판을 각 청구하였고 특허심판원은 피고의 위 심판청구들을 인용하는 심결들 당 당, 2023. 9. 1. (2022 2404, 2022

을 하여 해당 심결들은 그 무렵 확정되었다갑 제 호증 따라서 이 사건 등록상표의 위 지정상품들은 위 취소심2405) , ( 38, 39 ).
판청구일인 에 소급하여 소멸하였다상표법 제 조 제 항 제 항 단서 참조2022. 8. 29. ( 119 1 6 ).

- 3 -

상품류 구분 제 류의 휴대용 화장품 케이스 내용물이 없는 것 가방 지갑 학생 - 18 ( ), , ,

가방 학생용 배낭 핸드백 명함케이스 가죽제 가방 서류가방 보스턴백 배낭 등산, , , , , , , ,

용 배낭 다목적 가방 스포츠용 가방 트렁크 및 여행가방 캐리어백 파우치백 여행가, , , , , ,

방 우산 양산, ,

상품류 구분 제 류의 머리장식용품 머리 웨이브핀 머리리본 머리핀 머리핀 및 - 26 , , , ,

헤어그립 보비핀 머리핀 의류용 버클 의류용 스팽글 의류장식품 장식용 의류패치, ( ), , , , ,

헤어그립 헤어버클 헤어용 리본 휴대폰액세서리용 레이스 비귀금속제 헤어그립 비, , , , ,

귀금속제 헤어버튼 비귀금속제 헤어클립 비귀금속제 헤어패스너 비보석제 브로치 비, , , ,

귀금속제 장식용 배지

나 이 사건 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 3 )

피고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 이 사건 등 1) 2022. 8. 29. , ‘

록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 상표권자 전용사용권자 또는 통상사용,

권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 년 이3

상 국내에서 사용되지 않고 있으므로 상표법 제 조 제 항 제 호의 규정에 의하여 119 1 3

그 등록이 취소되어야 한다 라는 취지로 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록취.’

소심판을 청구하였다 이하 이 사건 취소심판청구라고 한다( ‘ ’ ).

이에 특허심판원은 이 사건 취소심판청구를 당 호 사건으로 심리하여2) 2022 2403 ,

이 사건 등록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 취소심2023. 9. 1. ‘

판청구일 전 년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 수 없고 이를 사용하지 3 ,

아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정할 수 없다 라는 이유를 들어 피고의 이 사.’

건 취소심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

- 4 -

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지[ ] , 1 3, 38, 39 ,

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 당사자들 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점 .

원고 주장의 요지 1)

원고는 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 사용하기 위해 철저하게

준비하고 있었으나 이 사건 등록상표와 유사한 피고의 상표로 인해 원고와 피고 사이

에 상표권 분쟁이 지속되어 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여

사용할 수 없었다 이 사건 등록상표를 사용함에 법률적 장애가 있는 이와 같은 상황.

에서는 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 못한 것에 정당한 이유가 있다고 보아야

한다 그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 단서에 해당하므로 같은 조 . 119 3

제 항 제 호에 의하여 그 등록이 취소되어서는 1 3 안 된다 이와 결론을 달리 한 이 사건 .

심결은 위법하다.

피고 주장의 요지 2)

이 사건 등록상표는 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 상표권자 전용사용권자 ,

또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의해서도 정당한 이유 없이 이 사건 취소심판청구

일 전 계속하여 년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 상표법 제 조 제 항 제 호3 119 1 3

에 해당하고 원고가 주장하는 사유는 불사용의 정당한 이유가 될 수 없으므로 같은 ,

조 제 항 단서에 해당하지 않는다 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 3 .

하므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다, .

이 사건의 쟁점 3)

이 사건의 쟁점은 원고가 이 사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품에 사용하

- 5 -

지 않은 것에 정당한 사유가 있어 상표법 제 조 제 항 단서에 해당하는지 여부이다119 3 .

나 상표법 제 조 제 항 단서 해당 여부 . 119 3

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항 제 호 제 항은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 관하여 119 1 3 , 3

규정하고 있는바 이는 상표의 사용을 촉진하는 한편 아울러 불사용 상표에 대한 제재,

적 의미도 포함하는 것이라고 해석된다 이 때 상표불사용에 대한 정당한 이유 라 함. ' '

은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률,

에 의한 규제 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지, ,

정상품이 국내에서 일반적 정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사·

유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함된다 대법원 선고 후( 1982. 2. 23. 80 70

판결 대법원 선고 후 판결 등 참조, 2001. 4. 24. 2001 188 ).

인정 사실 2)

갑 제 내지 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의 15 18, 22 37 , 3

하면 다음과 같은 사실들이 인정된다.

가 귀금속류에 대한 원고의 상표 사용 )

원고는 주식회사 로부터 보석장식품 등을 지정상품으로 하는 (1) 2014. 9. 11. F

‘ 표장에 대한 등록상표 등록번호 제 호 이하 선등록상표라고 ’ ( 808094 , ‘ ’

한다 와 귀금속 소매업 선전홍보업 등을 지정서비스업으로 하는 같은 표장에 대한 등) ,

록서비스표 등록번호 제 호 이하 선등록서비스표라고 하고 선등록상표와 선등( 191917 , ‘ ’ ,

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록서비스표를 합하여 선등록상표 등이라고 한다 및 관련 영업 일체를 대금 억 ‘ ’ ) 18

만 원에 양수하기로 하는 계약을 체결하고 선등록상표 등에 관하여 4,250 , 2014. 9. 22.

권리이전등록을 받았다.

원고는 년부터 (2) 2014 ‘ ’, ‘ 등의 상표 이하 선사용상’ ( ‘

표들이라고 한다 을 사용하여 귀금속류 악세서리에 대한 영업을 하였는데 년부터 ’ ) , 2014

년까지 선사용상표들과 관련한 광고비 및 판매촉진비로 합계 억 원 상당을 지2017 11

출하였다 선사용상표들과 관련한 상품은 유명 연예인인 등을 통하여 형. G, H, I PPL

태로 홍보되었으며 패션전문잡지 등에 수십 , ‘J(J)’, ‘K(K)’, ‘L(L)’, ‘M’, ‘N’, ‘O’, ‘P’, ‘Q’

차례 소개되었으며 쇼핑 홈쇼핑 홈쇼핑 홈쇼핑 등의 홈쇼핑 채널을 통하여 , R , T , U , V TV

수십 차례 판매되었다 백화점 백화점 백화점 백화점 백화점 등에 원고의 . T , V , W , X , Y , Z

선사용상표들을 사용하는 매장이 년을 기준으로 약 개에 달하게 되었다2017 4~50 .

나 화장품류에 대한 피고의 상표 등록 및 상표 사용 )

피고는 화장품 화장용 오일 기능성 화장품 등의 화장품류에 대하 (1) 2017. 12. 6. , ,

여 ‘ 등록번호 제 호 및 ’( 1310418 ) ‘ 등록번호 제’( 1310429

호 상표 이하 피고 상표들이라고 한다 를 등록받았다) ( ‘ ’ ) .

피고는 경부터 (2) 2017. 3. ‘ ’, ‘ 상표를 화장품류에 사’

용하여 인스타그램 등의 를 통하여 홍보해왔고 유명 연예인인 아이돌 그룹 SNS , AA,

의 등을 모델로 다양한 광고를 진행하였으며 이에 피고의 매출이 빠르게 성장AB AC ,

하여 년에는 매출이 약 억 원에 이르게 되었다2020 412 .

다 화장품류에 대한 원고의 상표 등록 및 피고 상표들에 대한 무효심판 경과 )

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원고는 화장품류에 대하여 이 사건 등록상표 (1) 2019. 1. 16. ‘ 를 출’

원하여 상표등록을 받았다 등록번호 제 호2019. 8. 26. ( 1514207 ).

원고는 특허심판원에 피고를 상대로 피고 상표들은 선등록상표 등 (2) 2019. 10. 8. “

및 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호 및 제 호에 해당34 1 7 , 12 13

하여 무효로 되어야 한다 라고 주장하면서 피고 상표들에 대하여 각 등록무효심판을 .”

청구하였다 당 당(2019 3156, 2019 3157).

특허심판원은 피고 상표들은 선등록상표 등과 그 표장이 유사하 (3) 2020. 12. 10. ‘

고 그 지정상품 중 광고업 홍보업 마케팅서비스업 은 선등록서비스표의 지정서비스, “ , , ”

업과 동일ㆍ유사하므로 위 지정상품들은 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하여 그 34 1 7

등록이 무효로 되어야 하나 기능성 화장품 도매업 등 피고 상표들의 나머지 지정상품,

들은 선등록상표 등의 지정상품과 동일ㆍ유사하다고 볼 수 없으므로 상표법 제 조 제34

항 제 호에 해당하지 않고 선사용상표들은 1 7 , 이 사건 등록상표의 출원 당시 또는 등

록결정 당시 국내의 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로 인식되었다고

보기 어려워 피고 상표들은 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하지 아니34 1 12 13

한다 는 이유로 원고의 청구를 일부 인용하는 각 심결을 하였다.’ .

이에 원고가 특허법원에 위 각 심결 중 패소 부분의 취소를 구하는 소를 제기하 (4)

였다 허 허 특허법원은 다음과 같은 이유로 원고의 (2021 1080, 2021 1097). 2021. 9. 10.

청구를 받아들여 위 각 심결을 취소하는 각 판결을 하였다.

가 피고 상표들의 등록결정시인 당시를 기준으로 한 선사용상표들 ( ) 2017. 11. 23.

과 관련한 매출액 및 광고비 등 지출액의 각 규모 유명 연예인이나 패션전문잡지, ,

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패션쇼 홈쇼핑 채널 등을 통한 홍보 형태와 빈도수 나 포털사이트를 통한 , TV , SNS

게시글 및 검색횟수 백화점 등의 매장수 등을 종합하여 보면 선사용상표들은 원고, ,

의 상품을 표시하는 상표로 인식될 정도로 알려져 있었다.

나 피고 상표들의 지정상품 중 광고업 홍보업 마케팅서비스업을 제외한 나머 ( ) ‘ , , ’

지 지정상품들은 선사용상표들이 사용되는 상품과 동일 유사한 상품에 못지않을 ․

정도로 경제적 견련성이 인정된다고 판단된다 따라서 피고 상표들이 위 지정상품들.

에 사용되는 경우에는 선사용상표들과의 관계에서 수요자로 하여금 출처의 오인․

혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.

다 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 원고의 상품을 표시하는 ( ) ①

상표로 인식될 정도로 알려져 있었고 피고 상표들은 선사용상표들과 유사한 점, , ②

피고 상표들의 지정상품 중 광고업 홍보업 마케팅서비스업을 제외한 나머지 지정‘ , , ’

상품들은 선사용상표들이 사용되는 귀금속제 액세서리 등의 상품들과 서로 경제적 ‘ ’

견련성이 인정되는 점 피고 상표들의 출원일인 이전부터 블로그 , 2017. 5. 2. AD ③

등에서 선사용상표들을 라고 기재한 글이 다수 존재하는데 검색을 통하여 이를 ‘C’ ,

쉽게 찾아볼 수 있고 피고가 선사용상표들의 지정상품과 경제적 견련관계에 있는 ,

상품을 판매하는 사정 등에 비추어 피고는 피고 상표들 출원시 선사용상표들의 존

재를 알았을 것으로 보이는 점 등의 사정을 종합하면 피고는 국내 수요자들 사이에 ,

특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된

영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표들 권리자의 국내에서

의 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표들의 권리자에게 손해를 끼치려는 등

의 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다.

- 9 -

이에 피고가 대법원에 각 상고하였으나 후 후 대법원은 (5) (2021 11018, 2021 11025),

자로 각 상고를 기각하여 위 각 심결취소판결이 확정되었다2022. 1. 27. .

위 각 심결취소판결이 확정되자 특허심판원은 각 환송사건을 당 취소판 (6) , 2022 (

결 및 당 취소판결 호로 심리한 다음 각 심결취소판결이 확정)29 2022 ( )28 , 2022. 8. 25. ‘

된 이후 피고는 심결취소판결의 결론을 번복할만한 새로운 주장 및 증거를 제출하지

못하였으므로 각 심결취소판결의 판단이유와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ,

광고업 홍보업 마케팅서비스업 을 제외한 부분은 상표법 제 조 제 항 제 호에 해“ , , ” 34 1 13

당한다 는 이유로 원고의 심판청구를 인용하는 각 심결을 하였다.’ .

이에 피고는 피고가 제출한 새로운 증거들은 심결취소판결의 판단을 번복하기에 (7) ,

충분한 증명력을 가지는 증거라고 주장하며 특허법원에 위 각 심결에 대하여 취소를

구하는 소를 각 제기하였으나 허 허 특허법원은 피고(2022 5300, 2022 5294), 2023. 3. 10.

의 청구를 기각하는 판결을 각 선고하였다.

이에 피고가 다시 대법원에 각 상고하였으나 후 후 대법 (8) (2023 10415, 2023 10408),

라 따라서 피고 상표들의 지정상품 중 광고업 홍보업 마케팅서비스업을 제외 ( ) ‘ , , ’

한 나머지 지정상품들은 피고 상표들이 선사용상표들이 사용되는 상품들과 같은 상

품에 표기될 경우 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수관계에 있는 자에

의하여 생산 판매되는 상품으로 오인 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있․ ․

을 뿐만 아니라 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 원고의 상품을 표시,

하는 것으로 알려진 선사용상표들과 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상

표의 권리자인 원고에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상

표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당한다34 1 12 13 .

- 10 -

원은 자로 각 상고를 기각하여 최종적으로 피고 상표들을 무효로 하는 각 2023. 7. 27.

심결이 확정되었다.

라 피고의 원고에 대한 형사고소 및 상표등록취소심판 경과 )

피고는 경 서울중앙지방검찰청에 원고를 부정경쟁방지 및 영업비밀보호 (1) 2020. 6.

에 관한 법률 위반 및 업무방해 혐의로 고소하였다 형제 피고의 고소취지(2020 104022).

는 원고가 피고 상표들의 식별력이나 명성에 편승하여 온라인 쇼핑몰 사이트에서 , “C”

를 원고 제품의 상품의 출처로 표시하여 판매하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관

한 법률 이하 부정경쟁방지법이라 한다 제 조 제 호 다목에 해당하는 부정경쟁행위( ‘ ’ ) 2 1

를 함과 동시에 위계로써 피고의 화장품 판매 영업 업무를 방해하였다는 것이다 이에 .

대하여 서울중앙지방검찰청은 혐의없음 증거불충분 처분을 하였다2021. 1. 18. ( ) .

피고는 특허심판원에 원고를 상대로 원고는 주지 저명한 상표인 (2) 2021. 3. 19. , ‘ ․

피고 상표들을 알면서 선등록상표 , ‘ 를 그와 유사한 실사용상표 ’

‘ 로 변형하여 사용하였으므로 선등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호’ , 119 1 1

에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다 는 취지로 주장하며 선등록상표에 대한 등록.’

취소심판을 청구하였다 당(2021 893).

특허심판원은 원고가 선등록상표와 유사한 상표인 실사용상표를 유 (3) 2022. 1. 4. ‘

사한 상품에 사용한 사실은 인정되고 대상상표와 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 , ·

있다고 볼 수는 있지만 고의로 사용했다고 볼 수 없다 는 이유로 피고의 위 심판청구, .’

를 기각하는 심결을 하였다.

- 11 -

이에 피고는 특허법원에 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 특허법원 (4) ,

은 다음과 같은 이유로 피고의 청구를 기각하는 판결을 하였다2023. 3. 10. .

가 실사용상표와 선등록상표의 유사성에 관하여 보면 실사용상표 ( ) , ‘ 와 ’

선등록상표 ‘ 는 도형 부분 영문 부분의 유무 등으로 외관이 다르고’ , ,

양 상표 모두 특별한 관념을 연상시키지 아니하여 관념을 대비할 수 없기는 하나,

실사용상표는 로 선등록상표는 티르리르로 호칭될 것이어서 호칭이 극히 유사‘C’ , ‘ ’

하고 이 사건 등록상표의 한글 부분과 실사용상표의 외관도 극히 유사하므로 양 , ,

상표는 서로 유사하다고 할 것이다.

나 따라서 원고가 파워링크 키워드에 실사용상표를 선등록상표의 지 ( ) ‘AE’, ‘AD ’

정상품인 보석목걸이 귀걸이 귀금속제 등에 사용한 이상 원고의 위와 같은 실사‘ ’, ‘ { }’ ,

용상표 사용은 선등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용한 행위에 해당한

다.

다 나아가 피고가 위와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품에 그와 유사한 상표 ( ) ,

인 실사용상표를 사용한 것에 고의가 있는지를 보면 아래와 같은 이유로 피고가 ‘ ’ ,

제출한 증거들만으로는 이를 인정하기 부족하다.

피 ① 고 상표들이 어느 정도 인지도가 있다고 볼 여지는 있으나 피고 상표들이 ,

주지 저명한 상표에 해당한다고 보기는 어렵다.․

피고와 원고 사이의 상표를 둘러싼 분쟁의 경과를 보면 원고가 수요자에게 상 , ②

- 12 -

이에 피고가 대법원에 상고하였으나 후 대법원은 자로 (5) (2023 10392), 2023. 7. 27.

상고를 기각하여 위 판결이 확정되었다.

마 원고의 화장품류에 관한 이 사건 등록상표 사용 준비 )

원고는 년 초부터 이 사건 등록상표 표장 (1) 2022 ‘ 의 리브랜 ’

딩을 준비하며 경 소외 에게 표장을 이용한 화장품 제품의 포장 2022. 3. AF ‘Tirr Lirr’

디자인 등을 의뢰하였다.

원고는 화장품책임판매업등록 신청을 하여 화장품제 (2) 2022. 6. 9. 2022. 6. 15. ①

조업자에게 위탁하여 제조된 화장품을 유통 판매하는 영업 수입된 화장품을 유통· , ·②

판매하는 영업에 관하여 화장품법 제 조 및 화장품법 시행규칙 제 조 제 항에 따른 등3 4 4

록을 하였다.

원고는 경 화장품 제조 및 도소매업을 전문으로 하는 주식회사 와 (3) 2022. 7. AG

상표의 화장품에 관한 주문자상표부착 생산방식 에 의한 제조 및 유통‘Tirr Lirr’ (OEM)

품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 일으킬 고의로

실사용상표를 사용할 이유가 찾아지지 않는다.

선등록상표 티르리르와 실사용상표 는 상당한 주의를 기울이지 않으면 혼 ‘ ’ ‘C’③

동하여 잘못 기재할 가능성이 있다 실제로도 에서 검색기간을 . , AD ‘2010. 1. 1. ~

로 하여 티르리르 또는 로 검색하면 원고의 상품을 로 지칭하2017. 3. 31.’ ‘ C’ ‘C’ , ‘C’

거나 티르리르와 혼용하는 게시글이 다수 검색된다 결국 원고의 실사용상표 사용, ‘ ’ .

은 원고 또는 원고의 광고대행사의 과실로 인한 것이라고 봄이 상당하다.

- 13 -

사업 등과 관련하여 협의하였다.

원고는 사단법인 에서 실시하는 화장품 책임판매관리자 교육을 (4) 2022. 10. 13. AH

수료하였다.

구체적 판단 3)

위 인정사실에 변론 전체의 취지를 보태어 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 앞서

본 법리에 비추어 보면 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고에게는 이 사건 등록상표,

를 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 년 이내에 사용3

하지 못한 데에 대한 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하다.

가 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ ) ·

유사한 상표를 등록받아 이하 후출원 등록상표라고 한다 선출원 등록상표권자의 동( ‘ ’ )

의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 ·

등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여

부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다 대법원 선고 ( 2021. 3. 18.

다 전원합의체 판결 참조2018 253444 ).

나 원고의 이 사건 등록상표 ) ‘ 는 피고 상표들 ’

‘ ’, ‘ 과의 관계에서 후출원 등록상표에 해당하는데 이 ’ ,

사건 등록상표와 피고 상표들은 그 표장이 서로 유사하므로 원고가 이 사건 등록상표,

를 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들과 표장이 유

사한 이 사건 등록상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일 유사한 지정상품에 사용하는 ·

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것이 되어 피고 상표들의 등록이 무효로 되지 않는 이상 이 사건 등록상표에 대한 등,

록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 피고 상표들에 대한 침해에 해당할 가능성이 크

다 상표권 침해행위는 형사처벌의 대상이 되고 상표법 제 조 위와 같은 상표법위. ( 230 ),

반죄는 친고죄가 아니므로 피해자의 고소가 없는 경우에도 공소가 제기될 수 있다.

다 원고는 이 사건 등록상표에 대한 상표등록을 받았고 그로부터 불 ) 2019. 8. 26. ,

과 개월도 지나지 않은 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다2 2019. 10. 8. .

위 등록무효심판의 경과를 보면 피고 상표들의 지정상품 중 이 사건 취소대상 지정상,

품인 화장품류와 동일 유사한 지정상품에 대한 무효심판 부분을 기각한 최초 특허심판·

원의 심결이 특허법원에 의해 취소되었고 자 대법원의 판결로 위 심결취, 2022. 1. 27.

소판결이 확정된 이후에도 피고가 새로운 증거들을 제출하며 심결취소판결의 판단이

번복되어야 한다고 주장하였기에 피고 상표들에 대한 최종적인 무효심결은 최초 등록

무효심판 청구일로부터 년 가까이 경과한 자로 확정되었는바 위 등록무4 2023. 7. 27. ,

효심결이 확정되기까지 원고가 피고 상표들이 등록무효에 해당하는지 여부를 확실하게

예측할 수 있었다고 보기는 어렵다.

라 피고 상표들에 대한 무효심판이 진행 중이던 위 기간 동안 원고가 이 사건 등록 )

상표를 사용하는 것이 법률에 의해 절대적으로 금지되는 행위라고 볼 수는 없다 원고.

가 이 사건 등록상표를 화장품류에 사용하는 행위에 대하여 피고가 피고 상표들에 대

한 상표권 침해를 주장하며 민사소송을 제기하거나 상표법 위반죄로 기소되더라도 피,

고 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변 등을 제출하여 상표권 침해 책임

을 피할 수 있는 가능성도 있기 때문이다.

마 그러나 대법원이 상표법 제 조 제 항 단서의 상표불사용에 대한 정당한 이유 ) 119 3 ' '

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의 하나로 예시하고 있는 법률에 의한 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품‘

이 국내에서 일반적 정상적으로 거래될 수 없는 경우 대법원 선고 후· ( 2001. 4. 24. 2001

판결 등 참조 를 반드시 법률에 의해 절대적으로 금지되는 경우만으로 한정하여 188 )’

볼 것은 아니다 상표권자가 자신의 후출원 등록상표와 동일 유사한 선출원 등록상표에 . ·

대한 무효심결이 확정되기 전에 후출원 등록상표를 사용할 경우 후출원 등록상표의 ,

침해에 대한 민 형사상 침해 책임을 지게 될 위험이 있다 이러한 위험이 현존하는 상· .

황에서 상표권자에게 후출원 등록상표의 사용을 강요하는 것은 불사용취소심판 제도의

취지인 등록상표의 사용 촉진 및 불사용의 제재라는 목적 달성에 필요한 정도를 넘는

것으로서 상표법의 목적인 수요자의 이익 보호 상표법 제 조 에도 부합하지 않는다, ( 1 ) .

즉 후출원 등록상표의 상표권자로 하여금 그 등록상표의 사용이 타인의 선출원 등록,

상표와 표장 및 상품이 동일 유사하여 그 타인의 상표권 침해행위가 된다는 점을 알면·

서도 이를 사용하도록 강제하는 것은 등록상표의 불사용 소멸 혹은 형사처벌의 위험

감수라는 양자택일을 강요하는 것일 뿐만 아니라 만약 상표권자가 등록상표의 사용을 ,

택하였다면 이는 일반 수요자 및 거래자로 하여금 출처의 혼동을 초래하는 결과가 되

어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 되기 때문이다.

바 나아가 이 사건에서 원고는 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 침 ) ,

해가 될 수 있다는 추상적 잠재적 가능성만을 고려하여 만연히 등록상표의 사용을 보·

류하고 있었던 것이 아니라 이 사건 등록상표의 등록 이후 개월도 지나지 않은 상황, 2

에서 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하는 등 신속하고 적극적으로 근본적인

해결방안을 강구하였다 이는 만연히 이 사건 등록상표를 화장품류에 먼저 사용한 다.

음 피고가 피고 상표들 침해를 이유로 하는 민사소송을 제기할 것을 기다려 피고 상표

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들이 무효라는 권리남용 항변을 제기하는 것보다 더욱 공격적이고 선제적인 상표 사용

의사의 표시라고 볼 수 있다 더구나 원고는 자 대법원 판결 이후 피고 상. 2022. 1. 27.

표들의 등록무효 가능성이 높아지자 이 사건 등록상표와 관련한 화장품 상품 포장 디

자인 의뢰 화장품책임판매 등록 화장품 제조 위탁 업체 물색 등 화장품류에 관하여 , ,

이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 순차적으로 진행하여 이 사건 취

소심판 청구일 전 년 이내에 이 사건 등록상표의 사용의사를 명백하게 표시하였다 그3 (

러나 원고는 이 사건 취소심판 청구일 전에 실제로 이 사건 등록상표를 화장품류에 사

용하지는 아니하였는데 이는 아직 피고 상표들의 등록무효 심결이 확정되기 전이라는 ,

점 및 피고가 원고를 상대로 제기한 상표의 부정사용 등을 이유로 한 상표등록취소심

판 및 관련 소송이 진행 중이라는 점 등을 고려하여 상표권과 관련한 분쟁을 명확하게

마무리한 다음 상표를 사용하기 위한 취지였던 것으로 보인다).

사 이에 대하여 피고는 피고가 원고를 상대로 피고 상표들의 상표권 침해를 주장할 ) ,

가능성은 전혀 없었던 점 피고는 피고 상표들과 원고의 선등록상표 등이 표장 및 지정(

상품이 비유사하여 공존할 수 있다는 입장이었음 원고가 주장하는 피고 상표들의 상),

표권 침해 주장은 가정적인 상황에 불과하여 이 사건 취소심판청구 이후에 비로소 만

들어진 사후적 변명에 불과한 것으로 보이는 점 원고가 주장하는 원고와 피고 사이의 ,

상표권 분쟁은 원고의 심판청구에 의하여 발생한 것이므로 이는 법률에 의한 규제 등

법률상 장애사유가 아니라 원고가 자초한 자발적 사업적 선택에 불과한 점 등을 고려,

하면 원고 주장의 사유는 불사용의 정당한 이유가 될 수 없다는 취지로 주장한다, .

그러나 피고가 실제로 이 사건 등록상표의 표장과 피고 상표들의 표장이 비유사하다

는 입장을 가지고 있고 원고에게 피고 상표들의 침해를 이유로 하는 상표권 침해 주,

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장을 할 계획이 전혀 없었다고 하더라도 피고의 주관적 의사와는 무관하게 원고가 이 ,

사건 등록상표를 이 사건 취소대상 지정상품인 화장품류에 사용하는 것은 피고 상표들

과 표장이 유사한 이 사건 등록상표를 피고 상표들의 지정상품과 동일 유사한 지정상·

품에 사용하는 것이 되어 피고 상표들에 대한 침해에 해당할 가능성이 크고 상표권 , ,

침해로 인한 상표법위반죄는 상표권자의 고소 없이도 처벌받을 수 있는 범죄라는 점에

서 이 사건에서 원고가 부담하고 있었던 법률적 위험은 구체적이고 현실적인 것이라고

봄이 타당하다 또한 원고가 피고 상표들에 대해 무효심판을 청구한 시기 무효심판에 . ,

대한 심결 및 소송 경과 원고가 화장품 제조 위탁 업체 물색 등 화장품류에 관하여 ,

이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 시기 등을 종합적으로 고려해 보

았을 때 원고는 피고 상표들에 대한 침해 가능성 등을 우려하여 이 사건 등록상표를 ,

사용하지 않은 것으로 봄이 타당하고 이와 같은 원고 주장을 이 사건 취소심판청구 ,

이후 사후적으로 만들어낸 변명에 불과한 것으로 보기는 어렵다 나아가 원고와 피고 .

사이의 상표 분쟁이 원고의 피고 상표들에 대한 무효심판청구에 의해 본격적으로 시작

된 것은 사실이나 이는 원고 스스로 자초한 법률적 위기라기보다는 표장이 유사한 상,

표들이 공존함으로 인해 발생하는 불확실성 또는 이미 존재하는 상표권 침해의 법률적

위험을 극복하기 위한 선제적 조치라고 봄이 타당하다 즉 원고의 무효심판청구로 인. ,

해 상표 분쟁이 구체화되었다고 하더라도 그와 같은 이유만으로 상표법 제 조 제119 3

항 단서의 정당한 이유에 해당하지 않는다고 볼 수는 없다 따라서 피고의 위 주장은 ‘ ’ .

받아들이기 어렵다.

다 소결론 .

이 사건 등록상표는 원고가 이 사건 취소대상 지정상품에 대하여 사용하지 아니한

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데에 대하여 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하므로 상표법 제 조 제 항 단서에 해, 119 3

당하여 같은 조 제 항 제 호에 의하여 그 등록이 취소되어서는 아니 된다 따라서 이1 3 .

와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

결론3.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하

기로 하여 주문과 같이 판결한다.

 

재판장 판사 임영우

판사 김기수

판사 윤정운