[지재 판결문] 특허법원 2023허10361 - 거절결정(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 상2023 10361 ( )

원 고 A

소송대리인 특허법인 이룸리온

담당변리사 권혁성 박성준,

피 고 특허청장

소송수행자 신율건

변 론 종 결 2023. 9. 20.

판 결 선 고 2023. 10. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 원 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2022. 12. 28. 2021 2107 .

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이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 출원상표

1) 출원일 출원번호 제/ : 2021. 2. 3./ 호40-2021-0024052

2) 구성:

3) 지정상품:

상품류 구분 제 류의 문방구 사무용품 가구는 제외 학용품 벽장식용 종 - 16 , ( ), ,

이제 광고판 달력 사진인쇄물 인화된 사진 스티커 양면 스티커 메모지 앨범 인쇄, , , , , , , ,

물 서적 및 정기간행물은 제외 서적 출판물 포스터 정기간행물 볼펜 그림 형태의 ( ), , , , , ,

인쇄물 만화인쇄물 만화책 연재만화 파일폴더, , , ,

상품류 구분 제 류의 인터넷 종합쇼핑몰업 홍보 광고업 온라인 광고 및 - 35 , / ,

마케팅업 온라인에서 접근가능한 제품 및 서비스 관련 홍보 및 판촉업 인터넷을 통한 , ,

마케팅서비스업 인터넷을 통한 제품 및 서비스 판촉대행업 의류 도매업 의류 소매업, , , ,

화장품 도매업 화장품 소매업 상업적 전시회 및 쇼 준비 및 진행업 경품권 발행을 , , ,

통한 판촉업 광고 마케팅 및 판촉업 관광 및 여행 분야 광고업 잡지광고업 문화사업 , / , , ,

관련 광고업 엔터테인먼트사업 관련 광고업 문화사업 관련 홍보 및 판촉업 엔터테인, , ,

먼트사업 관련 홍보 및 판촉업 편의점업 슈퍼마켓업 신선한 채소 도매업 가공한 곡, , , ,

물 도매업 신선한 채소 소매업 가공한 곡물 소매업 문방구 도매업 문방구 소매업, , , , ,

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인터넷을 통한 광고업 인터넷을 통한 상업정보서비스업 침구 린넨은 제외 도매업 매, , ( ) ,

트리스 덮개 침구 도매업 침구 린넨은 제외 소매업 매트리스 덮개 침구 소매업 모( ) , ( ) , ( ) ,

자 도매업 모자 소매업,

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 이 사건 출원상표를 출원하였는데 이에 대하여 특허청 2021. 2. 3. ,

심사관은 원고에게 이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 제2021. 4. 21. “ 33 1 7 ,

조 제 항에 해당한다 라는 이유로 의견제출통지를 하였다38 1 .” .

2) 이에 원고는 의견서를 제출하였으나 특허청 심사관은 2021. 5. 10. , 2021. 6.

상표법 제 조 제 항의 거절 이유는 해소되었으나 이 사건 출원상표는 상표법 15. “ 38 1 ,

제 조 제 항 제 호에 해당한다 는 이유로 이 사건 출원상표의 등록을 거절하는 거절33 1 7 .”

결정을 하였다.

3) 원고는 특허심판원 원 호로 위 거절결정의 취소를 구2021. 8. 13. 2021 2107

하는 심판을 제기하였는데 특허심판원은 이 사건 출원상표는 상표법 , 2022. 12. 28. “

제 조 제 항 제 호에 해당한다 는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 33 1 7 .”

심결을 하였다.

인정 근거[ ] 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지, 1 5 ,

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

이 사건 출원상표는 아래와 같은 이유로 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 아33 1 7

니하므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다, .

1) 원고는 주지 저명한 정치인이자 강연자 방송인 및 유명인으로 이 사건 출, , ․

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원상표는 대한민국 대다수의 사람들이 인식할 수 있는 초상이므로 그 초상 자체만으로

본원적인 식별력을 가지고 있고 또한 이 사건 출원상표와 같은 머리스타일 빨간 넥타, ,

이 등의 구성은 원고가 오랜 기간 일관되게 사용하여 원고만의 확립된 초상이므로 일

반적인 증명사진과는 달리 매우 강한 식별력이 인정된다.

2) 디자인과 상표가 배타적 관계에 있지 않고 저명한 타인의 초상도 본인의 동,

의가 있는 경우 상표로 등록될 수 있으며 상표법 제 조 제 항 제 호 유명인의 경우 ( 34 1 6 ),

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제 조 제 호 타 목에 의하여 퍼블리시티2 1 ( )

권도 보호되므로 초상도 상표로서 보호되어야 한다.

3) 거래계에서 사진을 상표로서 사용하는 경우가 다수 존재하는 점 등을 종합

하면 이 사건 출원상표는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를

식별할 수 있는 상표이므로 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 할 수 없다33 1 7 .

4) 이 사건 출원상표가 본질적인 식별력이 없다고 하더라도 이 사건 출원상표 ,

역시 다양한 상품에 사용되고 있어 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

나. 피고

이 사건 출원상표는 검은색 양복을 입고 붉은색 넥타이를 맨 중년남자의 상반신 사,

진만으로 구성된 표장으로 지정상품 중 적어도 문방구 인터넷 종합쇼핑몰업 화장품 , , ,

도 소매업 편의점업 사진인쇄물 의류 도 소매업 사무용품 학용품 달력 인화된 , , , , , , , ․ ․

사진 서적 출판물 포스터 홍보 광고업 사진인쇄물 등과 관련하여 일반 수요자가 특, , , , / ,

정인의 인물사진으로 인식한다고 보기 어려워 자타 상품 사이의 출처를 표시하는 기능

을 인정할 수 없으므로 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다 또한 위 지정상품들 33 1 7 .

에 대하여 사용에 의한 식별력 취득이 인정되지도 아니하므로 이 사건 출원상표에 대,

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한 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부33 1 7

가. 관련 법리

1) 상표법 제 조 제 항33 1 은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제 호에서 7

제 호 내지 제 호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 “ 1 6

표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표 를 규정하고 있는데 이는 같은 조항의 제 호 ” , 1

내지 제 호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 6

식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다 어떤 상표가 식별력 없는 상.

표에 해당하는지는 그 상표가 지니는 관념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등,

을 고려하여 객관적으로 결정하여야 하며 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 ,

곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는

경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 대법원 선고 후 판( 1991. 12. 24. 91 455

결 대법원 선고 후 판결 등 참조, 2012. 12. 27. 2012 2951 ).

2) 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경

우 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다 대법원 (

선고 후 판결 등 참조1993. 12. 21. 93 1360 ).

3) 출원 상표가 상표법 제 조 제 항33 1 각 호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여

부에 관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정

시이고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결

시라고 할 것이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2012. 4. 13. 2011 1142 ).

나. 인정사실

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갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지에 의6 10, 12, 16, 18, 20, 21 ,

하면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

1) 원고는 년 지방선거에 출마한 이래로 이 사건 심결일 전인 경1991 , 2022. 12.

까지 대통령선거에 회 지방선거 국회의원선거에 각 회 서울특별시장 재보궐선거에 3 , , 2 ,

회 각 출마한 자로서 서울특별시장 재보궐선거에서 득표율 위 가장 최근에 1 , 3 (1.07%),

출마한 제 대 대통령 선거에서는 약 만 표 득표율 를 득표하기도 하였다20 28 ( 0.83%) .

2) 원고는 유튜브 에 강연 강연짤 본좌스튜디오 등(YouTube) ‘A ’, ‘A ’, ‘ATV’, ‘A ’

의 채널을 운영하고 있다.

3) 원고가 년 발매한 음반은 인터넷 홈페이지 싸이월드에서 배경음악 순위2009

에서 위에 오른 바도 있고 적어도 또는 부터 검색포털 네이1 , 2022. 2. 9. 2022. 8. 26.

버 다음 및 네이트 인물란의 공식프로필 사진으로 이 사건 출(NAVER), (DAUM) (nate) ‘ ’

원상표와 유사한 사진이 사용되고 있다.

다. 이 사건 출원상표에 대하여 식별력을 인정할 수 있는지 여부

1) 판단 기준

가) 상표법의 규정 제 조 제 항 호 제 조 제 항 제 호 단서 은 인물사진( 2 1 2 , 34 1 6 )

도 표장으로 사용될 수 있음을 전제하고 있다고 봄이 상당하므로 인물사진이라고 하,

여 곧바로 상표로 사용될 수 있는 적격 표장 적격성 이 없다고 할 수는 없다 그러나 ( ) .

상표법은 자타상품에 대한 식별력을 가지고 있지 않은 경우 이를 상표 부등록 사유로 ‘ ’

하고 있으므로 제 조 제 항 인물사진이 상표로서 식별력을 가지는지 여부도 다른 표( 33 1 ),

장과 마찬가지로 구성 자체의 외관 호칭 관념 뿐만 아니라 지정상품과의 관계 거래, , ․ ․

사회의 실정 일반 수요자나 거래자의 인식 정도를 종합적으로 고려하여 판단하여야 ,

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한다.

나) 상표법 제 조 제 항 제 호가 등록 요건으로서 식별력을 요구하는 이유33 1 7

는 특정 상품 서비스 을 제공받은 자가 차후에 그 상품 서비스 과 동일한 출처 품질의 , ( ) ( ) ,

상품 서비스 을 혼동의 가능성 없이 식별할 수 있도록 하는 힘을 가지고 있어야 하는 ( )

것이 상표의 본질이라는 데에 있다 그런데 인간의 얼굴은 그 기본적인 구성이나 형상.

이 유사하여 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 일률적으로 식별력을 갖는다고 단정

할 수는 없고 해당 사진이 특정 지정상품과 관련하여 사용되는 경우 위와 같은 식별,

력을 가질 수 있는지를 개별적으로 따져 보아야 한다.

다) 특정인의 인물사진이 그 자체로 매우 특징적인 형상을 가지고 있거나,

특정인이 일정 영역에서 주지 저명한 인사이고 그 해당 영역과 관련된 사람들이 주된 ․

수요자 내지 소비자인 지정상품인 경우에는 해당인의 사진이 상표로서 식별력을 가질

수 있다 다만 이러한 경우에도 특정 지정상품과 관련하여 그 지정상품의 특성상 그 . ,

인물사진이 소비자들에게 출처 표시로서 기능하는 것을 기대하기 어려운 경우에는 그 ‘ ’

인물사진은 해당 지정상품에 대하여 식별력을 가진다고 할 수 없다 즉 일반 수요자가 . ,

해당 표장을 특정인의 출처표시로 인식하기 위해 교육을 필요로 하거나 다른 부가적인

표시를 요구한다면 그 표장은 그 자체로 본질적 식별력을 가졌다고 할 수 없다.

라) 상표법 제 조 제 항 제 호는 제 호 내지 제 호의 취지로 보아 거절하33 1 7 1 6

는 것이 적당한 것으로 인정되는 상표들에 대하여 등록을 받을 수 없도록 한 보충적

규정이다 대법원 선고 후 판결 이와 같이 상표법 제 조 제 항( 1993. 12. 28. 93 1018 ). 33 1

이 식별력 없는 표장의 상표등록을 불허하는 것은 그러한 표장의 등록으로 인하여 야

기될 시장의 혼란을 막아 수요자의 이익을 보호하고자 하는 공익상의 요청에 기반한

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것이다 여기에 우리 법제에서는 사용에 의한 식별력 취득을 원인으로 하는 경우가 아.

닌 한 상표출원인의 특정 지정상품에 대한 사용사실 사용형태 등에 관계없이 출원인,

이 출원 시 지정한 모든 지정상품에 대하여 등록이 되는 점을 더해 보면 표장이 일부 ,

특수한 사용태양에 따라서는 수요자에게 출처표시로 인식될 개연성을 부인할 수 없다

하더라도 다른 일반적인 사용태양의 경우에 식별력을 인정하기 어렵다면 해당 지정상

품에 대하여는 상표등록을 불허함이 마땅하다.

2) 구체적 판단

앞서 본 사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 위 법리 및 판단 기준에

비추어 보면 이 사건 출원상표는 이 사건 심결일 당시 그 지정상품 중 일부와의 관, ‘ ’

계에서 사회통념상 자타상품의 식별력을 가지고 있지 않다고 봄이 상당하다.

가) 먼저 이 사건 출원상표는 인물사진 그 중 일반적인 인물 증명사진의 , ,

형상으로 사진 자체만으로 특징적인 형상을 가지고 있지 않다 즉 이 사건 출원상표, . ,

는 그 사진 속 인물의 표정 자세 복장 사진의 구도 배경 등 사진의 외관 측면에서 , , , ,

다른 인물 증명사진과 구별되는 특징점이 전혀 나타나지 않는다 따라서 일반 수요자.

들 중 원고를 모르거나 피사체의 대상이 원고임을 구분해 낼 수 없는 수요자들은 위

상표를 단순히 검은색 양복을 입고 붉은 넥타이를 맨 중년 남성의 상반신만으로 구성‘ ,

된 사진으로만 인식 관념할 것이다’ , .

나) 나아가 아래에서 상세히 보는 바와 같이 원고가 제출하는 증거들만으,

로는 이 사건 출원상표가 모든 지정상품에 대하여 독자적인 식별력을 가지고 있다고

인정하기 어렵다.

(1) 문방구 학용품 문방구 소매업은 그 장소의 이용자 내지 그 판매물, ,

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품의 최종 소비자 측면에서 볼 때 성년자를 수요자에서 배제할 수는 없으나 미성년자

들이 주요한 수요자층을 이룬다고 할 것인데,1) 앞서 본 인정사실에 비추어 보면 원고

는 선거에 수회 출마하면서 얼굴이 알려지고 인지도가 생기게 되었고 그에 따라 원고,

의 유튜브 영상의 주된 시청자들은 원고의 정치적 지지자로 보인다.2) 그런데 원고가

제출한 증거들만으로는 원고의 유튜브 강연의 청취자가 모든 연령의 사람들을 포함하

고 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고가 선거권자가 ,

아닌 미성년의 학생들에게까지 널리 알려져 있다고 보기는 어렵다 따라서 적어도 위 .

지정상품의 수요자들에게는 이 사건 출원상표가 검은색 양복을 입고 붉은색 넥타이를 ‘ ,

맨 중년 남성의 상반신만으로 구성된 사진으로 평범하게 인식된다고 할 것이므로 이 ’ ,

사건 출원상표가 위 지정상품에 쓰이는 경우 다른 중년 남성의 사진을 표장으로 하는

상표와의 관계에서 자타상품을 구별할 수 있는 식별력을 가진다고 보기 어렵다.

(2) 위에서 본 일부 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 관하여는 원

고가 설사 그 수요자나 소비자들에게 널리 알려져 이들이 이 사건 출원상표에 사용된

인물사진을 다른 사람의 인물사진과 어렵지 않게 구별해 낼 수 있다고 하더라도 이 ,

사건 출원상표를 적어도 서적 출판물 포스터 정기간행물 사진인쇄물 인화된 사진, , , , , ,

앨범 등에 사용하는 경우에는 이 사건 출원상표와 같은 인물사진이 출처 표시로서 기‘ ’

능하는 것을 기대하기 어렵다 즉 이 경우에는 일반 수요자는 사진에 나타난 인물을 . ,

당해 상품과 관련한 내용을 집필한 자로 인식하거나 인물사진이 그 물품의 내용을 설,

명 홍보하거나 이를 대표하는 이미지로 사용된 것으로 인식할 가능성이 크다고 할 것․

1) 이 사건 출원상표는 지정상품으로서 위와 같은 상품서비스 이외에 사무용품을 별도의 지정상품으로 하고 있다 ( ) ‘ ’ .
2) 원고 역시 자신의 강의가 과학 정치 역사 경제 인문 사회 철학 종교 등 분야의 내용을 강연 주제로 하고 있고 이를 통 , , , , , , , ,

해 자신의 정치관을 설파하기도 하고 사회적 문제를 꼬집거나 인문 종교 철학적인 통찰을 전달하는 내용이라고 주장하면, , ․ ․
서 청취계층은 원고의 지지자 또는 팬을 포함한 불특정 다수의 일반인이라고 주장한다 자 준비서면, (2023. 8. 17. ).

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이다 따라서 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련하여 설사 상표법 제 조 제. , 33 1

항 제 호에 규정된 지정상품의 용도 등을 직감하게 하는 것은 아니라 할지라도 그 지3 ,

정상품과 매우 밀접한 내용을 담고 있어 전체적으로 수요자가 누구의 업무에 관련된

상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 상표에 해당한다 할 것이므로 대법원 ( 2000.

선고 후 판결 취지 참조 이 사건 출원상표는 위 지정상품들과 관련12. 12. 2000 1696 ),

하여 식별력이 있다고 보기 어렵다.

(3) 이 사건 출원상표의 지정상품 중 사진인쇄물 인화된 사진에 관한 ‘ ’, ‘ ’

거래사회의 실정을 고려하더라도 같은 결론에 이른다 즉 이와 같은 지정상품은 . , 아래

와 같이 이른바 굿즈 에 사람 또는 유명인의 실물사진이 인쇄되는 형태로 거래‘ (goods)’

되고 있는데(갑 제 호증23, 24 ), 이러한 경우 일반 수요자들에게 해당 인물 사진이 그

물품을 홍보하는 등의 사진 그 자체로 인식될 뿐 자타상품의 식별력 있는 표지로서 인

식될 개연성이 현저히 낮다 이는 그러한 굿즈의 경우 그 물품에 표시된 대상별로 출. ‘

처가 달리 구분되지 않은 경우가 일반적일 뿐만 아니라 어떤 유명인에 관한 굿즈를 ’ ,

구매하는 수요자는 그 물품 구매 시 사진을 출처표시로 인식하는 것이 아니라 자신의

선호가 반영된 디자인적 요소 등으로 인식하는 경우가 대부분이라 할 것이기 때문이

다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

머그컵 휴지커버 피규어 기념 우표 포토카드

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가) 원고는 증거로 제출한 상표권 관련 인식조사 갑 제 호증 를 들면서‘ ( 49 )’ ,

인물사진이 사진 포스터 등에 사용되는 경우 일반 수요자는 인물사진을 광고 모델뿐,

만 아니라 상품에 대한 출처표시로도 인식하고 디자인과 상표는 배타적 선택적인 관, ․

계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이

상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으

로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 하고 따라서 이 사,

건 출원상표가 지정상품과 관계없이 식별력이 인정될 수 있다고 주장한다.

살피건대 갑 제 호증에 의하면 주식회사 이 부터 같은 달 까지 전 , 49 B 2023. 6. 12. 18.

국에 거주하는 세 내지 세 성인남녀 명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행한 20 59 500

사실은 인정된다 그러나 위 설문조사 결과는 다음과 같은 점에서 채택하기 어렵거나. ,

가사 위 설문조사결과를 일부 신뢰하여 일반 수요자들이 인물사진을 광고 모델뿐만 아

니라 상품에 대한 출처표시로도 인식한다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 특정 지정상,

품과의 관계에서는 이 사건 출원상표가 출처표시로 인식된다고 보기 어려우므로 원고

의 이 부분 주장은 결국 이유 없다.

(1) 원고는 설문 중 에서 응답자 중 가 인물 표장 부분 를Q2 , 62.6% ( ) , ②

에서는 가 인물 표장 부분 을 각 고른 것에 기초하여 소비자들이 초상 인물Q3 55.4% ( ) (③

사진 을 출처표시로 인식한다고 주장한다 그러나 위 각 문항은 아래 제품의 생산자 ) . “

또는 판매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다고 가정해주세요 라고 하여 다른 ” ‘

제품의 외관이 어떠한 구성을 가졌는지 보기의 구성 중 어떠한 것이 공통되었는지 등’ ,

에 대한 정보 없이 응답자들로 하여금 임의로 상정하게 하여 문항 자체가 적절치 아니

하다.

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(2) 원고는 질문에서 설문자 중 가 두 개의 사진 중 하나 또는 Q6 80.2%

전부가 상표로 인식된다고 대답하였으므로 인물사진에 대해 상표로서 인식하고 있다고

주장한다 그러나 이 사건에서는 이 사건 출원상표와 같이 인물사진만으로 구성된 표.

장이 식별력을 가지는지 여부가 쟁점인데 위 설문의 보기 는 아래와 같이 인물사진 , ②

옆에 을 표기하여 상표임을 알려주는 보조적인 문자가 결합되어 있다 따라서 위 ‘TM’ .

설문의 응답자들이 이 사건 출원상표와 같이 오로지 인물사진만을 보고 상표로 인식하

였다고 보기 어려운 이상 위와 같은 보기를 구성한 문항 역시 적절하지 아니하여 그

결과를 그대로 믿기 어렵다 또한 의 보기 에서도 . Q7 ‘① 와 같이 도서출판’ ‘ ’,

을 사진 바로 옆에 병기하고 있어 역시 이러한 설문결과를 그대로 받아들이기 어‘TM’

귀하께서 아래 제품의 생산자 또는 판Q2.

매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다

고 가정해주세요 아래 제품을 보고 이전에 .

구매했던 제품과 이 제품이 같은 사람으로

부터 생산 판매된 제품임을 인식하게 하는 /

요소는 무엇입니까 해당하는 요소를 모두 ?

선택해주세요 모두 선택. [ ]

귀하께서 아래 제품의 생산자 또는 판Q3.

매자의 다른 제품을 구매해 본 경험이 있다

고 가정해주세요 아래 제품을 보고 이전에 .

구매했던 제품과 이 제품이 같은 사람으로

부터 생산 판매된 제품임을 인식하게 하는 /

요소는 무엇입니까 해당하는 요소를 모두 ?

선택해주세요 모두 선택. [ ]

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렵다.

(3) 원고는 질문에서 인물사진도 상품의 출처표시가 될 수 있다고 Q8 “

생각하십니까 라는 질문을 하여 응답자 중 가 그렇다를 선택하였으므로 인물사?” 87.2% ’ ‘

진이 일반 수요자에게 상표로 인식될 수 있다고도 주장한다 그러나 이러한 답변도 그 . ,

직전 질문인 문항들에서 인물사진을 과 함께 표기하여 응답자들이 그 인Q6, Q7 ’TM’

물사진이 상표로 사용되고 있다고 생각하게 하여 유도된 결론으로 보일 뿐이다.

나) 원고는 해외에서 문구류 문방구 사진 포스터를 지정상품으로 등록된 , , ,

인물사진 상표가 다수 존재하므로 이는 인물사진 상표가 본질적인 식별력이 있음을 ,

뒷받침하는 증거에 해당한다고 주장한다.

갑 제 호증의 각 기재에 의하면 미국 유럽연합 일본 등에서 사진 인쇄물 30, 45, 46 , , , , ,

문방구 광고 및 홍보업 등을 지정상품 및 지정서비스업으로 하여 인물사진이 상표로 등,

록된 사실이 인정되기는 한다 그러나 위와 같은 외국의 실무례가 우리 실무의 운영에 있.

아래는 유명인 씨 사진이 포함된 두 개의 머그컵입니다 두 개의 Q6. A .

사진 중 상표 제품의 출처표시 로 보이는 것은 어느 것입니까 개( ) ?[1

선택]

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어 참작이 될 여지는 있다 하더라도 출원상표의 등록 여부는 우리나라의 상표법에 따라 ,

그 지정상품과 관련하여 독립적으로 판단할 것이지 다른 나라의 등록례에 구애받을 것은

아니다 대법원 선고 후 판결 등 참조 따라서 원고의 위 주장은 받아( 1998. 2. 27. 97 310 ).

들이지 아니한다.

다) 원고는 아래의 사진들 갑 제 호증 과 같이 간판ㆍ포장ㆍ광고 등에 인( 31 )

물사진을 식별표지로 사용하는 경우가 다수 존재하므로 이 사건 출원상표 또한 식별,

력을 가진다고 주장한다 그러나 아래의 사진들은 등록번호 또는 사진 속 인물의 이름.

을 나타내는 문자와 결합되어 사용된 인물사진이어서 이 사건 출원상표와 같이 인물사

진이 단독으로 사용된 경우가 아닌바 이를 근거로 이 사건 지정상품 전체에 대하여 ,

이 사건 출원상표의 식별력이 있다고 볼 수 없다 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다. .

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4) 원고는 상표가 수요자들에게 후원관계 를 표시하는 기능을 하더(association)

라도 이는 상표의 기능 중 하나인 광고 선전 기능을 하는 것이므로 인물사진은 본질‘ ’․

적으로 식별력이 있고 따라서 이 사건 출원표장은 식별력이 인정되어야 한다는 취지,

로 주장한다 살피건대 인물사진이 식별력이 인정되어 상표로 등록된 경우 그 표장이 . ,

상표의 기능 중 하나로서 지정상품에 관한 광고 선전기능을 수행할 수는 있으나 그, ․

와 역으로 이를 이유로 인물사진이 모든 지정상품에 대하여 곧바로 식별력이 인정되어

등록요건이 충족된다고 할 수는 없고 앞서 본 바와 같이 표장의 식별력 인정 여부는 ,

지정상품별로 판단함이 상당하다 따라서 원고의 이 부분 주장은 이유 없다. .

라. 이 사건 출원상표에 대하여 사용에 의한 식별력을 인정할 수 있는지 여부

1) 원고는 이 사건 출원상표를 다양한 상품류에 실제 사용하여 왔으므로 이 사

건 출원상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 주장한다.

2) 상표법 제 조 제 항 제 호는 같은 조 제 항 제 호 내지 제 호에 해당하지 33 1 7 1 1 6

아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는

등록을 받을 수 없다는 것을 의미할 뿐이므로 어떤 표장이 그 사용상태를 고려하지 ,

않고 그 자체의 관념이나 지정상품과의 관계 등만을 객관적으로 살펴볼 때에는 식별력

이 없는 것으로 보이더라도 출원인이 그 표장을 사용한 결과 수요자나 거래자 사이에 ,

그 표장이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는

특별한 사정이 없는 한 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표법 제 조 제 항 제33 1 7

호의 식별력 없는 상표에 해당하지 않게 되고 그 결과 상표등록을 받는 데 아무런 지,

장이 없으며 같은 조 제 항에 같은 조 제 항 제 호가 포함되어 있지 않다는 사정만으, 2 1 7

로 이를 달리 볼 것은 아니다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2003. 7. 11. 2001 2863 ,

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선고 후 판결 등 참조 다만 사용에 의하여 식별력을 취득할 수 2006. 5. 12. 2005 339 ). ,

있는 것은 당해 상표가 사용된 상품과 실질적으로 동일한 상품에 한하므로 동일 상품

류 구분 내의 다른 상품 또는 유사상품에 대하여는 등록을 받을 수 없다 대법원(  2008.

선고 후 판결 등 참조5. 15.   2005 2977  ).

3) 이 사건에서 보건대 갑 제 호증의 기재 및 영상에 의하면 이 사건 출원, 25, 50 ,

상표가 보온물병 키홀더 등에 일부 사용된 사실이 인정되나 그 사용시기가 명확하지 아, ,

니할 뿐만 아니라 위 증거를 포함해 원고가 제출한 모든 증거를 살펴보더라도 , 원고가 이

사건 출원상표를 특히 앞서 식별력을 인정하기 어렵다고 본 지정상품들 전부에 사용하

여 수요자 사이에 이 사건 출원상표를 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로

식별할 수 있게 되었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다, .

따라서 이 부분 주장도 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

마. 소결

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 일부에 대하여 식별력을 인정할 수 없으므로 상

표법 제 조 제 항 제 호에 해당하여 지정상품 전체에 대하여 상표등록을 받을 수 없33 1 7

고 사용에 의한 식별력도 인정할 수 없다, .

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하고 그 취소를 구하는 원고의 ,

청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자헌

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판사 이혜진

판사 김영기