[지재 판결문] 특허법원 2022허5447, 2022허5454(병합) - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 병합 등록무효 상2022 5447, 5454( ) ( )

원 고 가부시키가이샤A

일본

대표 취체역( ) B取締役

소송대리인 법무법인 유한 율촌 담당변호사 정상태 윤초롱( ) ,

피 고 C

미국

대표자 D(D)

소송대리인 변리사 김영일

변 론 종 결 2023. 9. 20.

판 결 선 고 2023. 10. 18.

주 문

1. 원고의 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다1. 2022. 9. 8. 2021 3743 허(2022

호 사건5447 )

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2. 2022. 9. 8. 2021 3741 허(2022

호 사건5454 )

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 상표 각 제 호증 갑 제 호증의 ( 1 , 1 21))

1) 출원일 등록결정일 등록일 등록번호 / / / : 2017. 5. 30./ 2018. 1. 8./ 2018. 1.

제 호 제 호 각 허 호 허 호 사건의 판단 대상이19./ 1323231 , 1323232 ( 2022 5454 , 2022 5447

다)

2) 표장 :

3) 지정상품

가) 제 호 상품류 구분 제 류의 가구용 가죽제 장식 가방 가죽 가죽 1323231 : 18 , , ,

및 모조가죽 가죽제 상자 가죽제 포장용기 마구 애완동물용 의류 오토바이 가, , , ( ), , 馬具

죽밴드 우산 인조가죽 지갑 지팡이 포장용 가죽제 포대 핸드백 휴대용 화장품가방, , , , , , ,

내용물이 없는 것( ).

1) 허 호 사건의 제 회 변론기일에 허 호 사건을 병합함에 따라 원고는 허 호 사건에 제 2022 5447 1 2022 5454 , 2022 5454
출된 서증 중 허 호 사건에 제출되지 아니한 서증을 허 호 사건의 관련 서증의 번호에 맞춰 그 2022 5447 2022 5447
가지번호로 다시 제출하였다.

- 3 -

나) 제 호 상품류 구분 제 류의 겉옷 모자 목도리 방수용 피복 방1323232 : 25 , , , ,

한용 마스크 의류 방한용 장갑 셔츠 속옷 스커트 스타킹 스포츠의류 신발 신사복( ), , , , , , , , ,

아동복 양말 유니폼 의류 의복용 혁대 한복, , , , , .

4) 출원인 컴퍼니 리미티드 이하 라 한다: E ( ‘E’ )

5) 현재 권리자 원고:

나. 선사용상표들

1) 구성 : 선사용상표 ( 1), 선사용상표 ( 2)

2) 사용상품 의류 신발류 가방 : , ,

다. 당사자 및 관련자들의 지위

1) 원고는 의류 등의 수출입 및 판매와 관련하여 지식재산권 등의 양도 또는 이용

허락을 받아 제 자에게 라이선스하는 것을 주된 사업으로 영위하는 일본 법인으로 그 3

대표자는 이고 소외 유한회사 이하 이라 한다 는 원고와 별개의 법인으로 양 회B , F ( ‘F’ ) ,

사는 상호간에 주식 또는 지분을 보유하고 있지 아니하며 그 대표자인 는 원고의 대G

표자인 의 처 이다B ( ) .妻

2) 는 세계적으로 유명한 미국의 전문 스케이트 보더이자 예술가로 D 2011. 12.

트랜스 월드 스케이트보드 잡지에서 역대 가장 영향력 있는 스케이트 보더로 선정되‘ ’ ‘ ’

기도 하였다 는 자신의 저작권 및 사업을 관리하기 위하여 미국 뉴욕주 . D 2021. 1. 29.

법에 의해 피고를 설립하고 인 회사이다 그 대표이사를 역임하고 있다(D 1 ) .

라. 이 사건 심결의 경위

- 4 -

1) 피고는 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 상표는 가 자신의 2021. 12. 20. “ D

창작활동 상품 등에 사용하고 있는 , ’ 도형 이하 이 사건 엔젤도형이라 한’ ( ‘ ’

다 과 표장이 동일하여 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다 라고 주장하며 각 등) 34 1 13 .”

록상표 별로 무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 이를 당 호 및 당 호로 각 심리하여 2021 3743 2021 3741 2022. 9. 8.

이 사건 상표는 출원일인 을 기준으로 국내외에서 특정인의 상품을 표시‘ 2017. 5. 30.

하는 것이라고 인식된 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 체화된 양질의 이미지

나 고객 흡입력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원

된 것이어서 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한34 1 13

다 는 이유로 피고의 위 각 심판청구를 받아들이는 심결을 하였다 이하 이 사건 심결.’ ( ‘ ’

이라 한다).

인정 근거【 】다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증 을 제 호증 가지번호가 있는 경, 1 3 , 47, 52 (

우 각 가지번호 포함 이하 같다 의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지, ) ,

2. 당사자들의 주장 요지

가. 피고의 주장2)

이 사건 상표는 아래에서 보는 이유로 그 등록이 무효로 되어야 하는바 이와 같 ,

은 결론에 이른 이 사건 심결은 정당하다.

1) 이 사건 상표는 가 자신의 창작활동 상품 등에 친필서명과 함께 사용하고 있D ,

는 선사용상표들과 동일한 표장으로 그 출원 시에 이미 국내 또는 외국의 수요자들 ,

2) 피고는 이 사건 소송에서 이 사건 상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다는 주장을 등록무효사유에 대 34 1 20
한 선택적 주장으로 추가하였다 제 차 변론조서 참조( 3 ).

- 5 -

사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상

표로서 원고는 의 지식재산권 반환요청 권리를 무력화하기 위한 부정한 목적을 가지, D

고 제 자인 로 하여금 출원 및 등록하도록 한 것이므로 상표법 제 조 제 항 제 호3 E 34 1 13

에 해당한다.

2) 원고 및 는 과 사이의 년 라이선스 계약 이하 이 사건 라이선스 계E F D 2010 ( ‘

약이라 한다 등 업무상 거래관계를 통하여 가 선사용상표들을 사용하거나 사용을 ’ ) D

준비 중임을 알면서 선사용상표들과 유사한 이 사건 상표를 출원하였는바 이 사건 상,

표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다34 1 20 .

나. 원고의 주장

이 사건 상표는 아래에서 보듯이 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당 34 1 13 20

하지 아니하는바 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다, .

1) 이 사건 상표의 출원 당시 선사용상표들은 국내 수요자들에게 의 상품을 표, D

시하는 것이라고 인식되어 있지 않았다 원고는 년경 음악제작 용역계약에 의해 . 2000

이 사건 엔젤도형의 저작권을 적법하게 양수하여 년간 막대한 시간과 비용을 투입, 20

하여 를 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수요‘D’

자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었고 원고는 이를 보호받을 권한을

적법하게 보유하고 있었다 이 사건 상표는 원고의 위임에 따라 가 출원하여 등록받. E

은 것으로 원고에게는 부당한 이익을 얻거나 에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 D

전혀 없었다.

2) 원고는 적법하게 이 사건 라이선스 계약에 따라 이 사건 상표를 출원한 것이고,

이 사건 상표의 출원 당시 가 이 사건 엔젤도형을 상표로 사용하거나 사용을 준비 D

- 6 -

중이었다고 볼 수 없다 따라서 이 사건 상표가 동업 고용 등 계약관계 등을 통하여 타. ·

인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 등록출원된 상표라고 보기도 어렵

다.

3. 상표법 제 조 제 항 제 호 해당 여부34 1 13

가. 관련 법리

1) 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하려면 출원 당시에 등록상표와 34 1 13

대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것

이라고 인식되어 있어야 하고 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 ,

상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요.

자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간 방법 태양 및 이, ,

용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기

준으로 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2019. 8. 14. 2017 752 , 2014. 2.

선고 후 판결 대법원 선고 후 판결13. 2013 2460 , 2013. 5. 9. 2011 3896 3) 등 참조 ).

2) 상표의 출원인에게 상표법 제 조 제 항 제 호에 규정된 부정한 목적이 있는34 1 13

지 판단함에 있어서는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도 특정인의 상표와 ,

출원인의 상표의 동일 유사성의 정도 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 · ,

유무와 그 내용 기타 양 당사자의 관계 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으, ,

로 준비하였는지 상품의 동일 유사성 내지는 경제적 견련관계 유무 거래실정 등을 종, · ,

합적으로 고려하여야 한다 대법원 선고 후 판결( 2014. 1. 23. 2013 1986 4) 등 참조 ).

3) 이는 모두 구 상표법 법률 제 호로 전부 개정되기 전의 것 제 조 제 항 제 호에 관한 판례 (2016. 2. 29. 14033 ) 7 1 12
이나 위 구법 조항은 현재의 상표법 제 조 제 항 제 호와 동일하다 할 것이므로 같은 법리가 적용된다, 34 1 13 , .

4) 위 각주 과 같다 3) .

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3) 상표법 제 조 제 항 제 호는 상표를 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 2 1 1 ’ ‘ ’

위하여 사용하는 표장으로만 정의하는바‘ ,5) 어떠한 상표를 자기의 상품임을 나타내기 ‘

위하여 사용하는 자 즉 상표 사용의 주체는 상품을 생산 가공 판매하는 것을 업’ , ‘ ’ ‘ ․ ․

으로 영위하는 자 또는 상법상의 상인으로 한정되지 아니하며 상품의 소유자 또는 ’ ‘ ’ , ‘ ’

점유자 일 필요도 없다고 할 것이다 따라서 상표법 제 조 제 항 제 호에서 특정‘ ’ . 34 1 13 ‘

인의 상품은 그 상품의 출처가 특정인으로서 인식되면 족하고 특정인이 상품의 생’ ,

산 가공 판매자 또는 소유 점유자일 것을 요하지 않는다 또한 출처표시의 대상이 . , ․ ․ ․

되는 상품에 대해 상표 사용의 주체가 단일할 것을 요하지도 아니하는바 복수의 주체,

가 각자의 상표를 결합하여 해당 상품이 자기의 상품임을 나타내기 위하여 사용하는

것도 가능하다 할 것이다.

4) 선사용상표가 다른 업체와 제휴 나 협업 을 통해 다른 업(alliance) (collaboration)

체의 상표나 상품표지 브랜드 등 이하 협업상표라 한다 과 결합하여 사용된 경우에, ( ‘ ’ )

는 그 선사용상표와 협업상표가 결합하여 사용된 상표 이하 협업결합상표라 한다 의 , ( ‘ ’ )

사용기간 사용태양과 그 사용 당시 선사용상표와 협업상표의 각 알려진 정도 및 위와 ,

같은 제휴나 협업의 빈도 등에 비추어 국내 수요자나 거래자에게 위와 같이 선사용상

표 및 협업상표가 결합하여 사용되었다는 점이 인식되는 정도에 이르렀다면 협업결합,

상표의 사용기간 방법 태양 및 이용범위 등도 선사용상표가 최종적으로 알려진 정도, ,

를 판단하는 자료로 삼을 수 있다고 보아야 한다 특허법원 선고 허( 2022. 1. 14. 2021

판결2465 6) 참조 ).

5) 구 상표법 법률 제 호로 개정되기 전의 것 제 조 제 항 제 호는 상표를 (2016. 2. 29. 14033 ) 2 1 1 ‘ ’ ‘상품을 생산 가공 ·
또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여
사용하는 표장으로서 제 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 정의하였으나 상표의 정의규정은 ’ 1 ’ , ‘ ’ 2016. 2.

전면 개정에 의하여 상표의 핵심적 의미와 그 대표적인 표현방식 위주로 간결하게 정비되었다29. .
6) 위 판결은 당사자가 상고하지 아니함으로써 그대로 확정되었다 .

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5) 일정한 영역에서 자신의 실력이나 자신의 창작물을 통해 명성과 인기를 구축한

유명인사가 그와 같은 명성과 인기에서 도출되는 고객흡인력 상품의 품질에 대한 대, ,

중의 기대와 신뢰 유명인사의 긍정적인 이미지가 상품 사용자에게도 전사 되리라, ( )轉寫

는 수요자의 희망 등을 바탕으로 상품의 제조 판매자와 협업하여 자신의 이름 또는 ․

자신이 창작한 이미지 등을 표시한 상품을 기획하고 해당 상품의 사양 또는 품질 등,

에 관한 통제권을 유보하고 해당 상품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우 그 유명,

인사는 자신의 이름 또는 자신이 창작한 이미지 등을 자신의 상품의 출처표시로써 사

용한 자로 볼 수 있고 그와 같은 이름 이미지 등이 수요자 사이에 그 유명인사를 표, ,

시하는 표장으로 인식된 경우 그 이름 이미지 등은 상표법 제 조 제 항 제 호 소정, 34 1 13

의 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있‘

는 상표에 해당한다고 할 것이다’ .

나. 인정사실

1) 와 등의 협업D H

가) 세계적인 스포츠 의류 신발 스포츠 용품 브랜드인 를 운영하는 인터, , ‘H’ H

내셔널 마케팅 이하 브랜드와 업체를 모두 라고만 한다 는 년 월경부터 와 I( ‘H’ ) 1998 5 D

협업하여 년경까지 선사용상표들 또는 이 사건 엔젤도형과 유사한 표장을 이용하2023

여 아래에서 보는 바와 같이 의류 및 신발류의 상품을 출시하여 판매해 왔다 는 . H D

에게 협업의 대가로 매년 상당한 금액의 로열티를 지급하고 있는데 그 금액은 미화로 ,

년 달러 년 달러 년 달러 년 달2013 183,538 , 2014 238,052 , 2015 203,183 , 2016 124,389

러에 이른다.

와 의 협업 상품D H

- 9 -

나) 는 미국 로스앤젤레스의 갤러리에서 와의 주년 파H 2013. 5. 7. HVW8 D 15

트너쉽을 기념하기 위하여 라는 전시회와 축하 쇼를 개최한 바 있‘15 Years Of Gonz’

다 의 전시회와 축하 쇼를 소개하는 기사에서도 이 사건 엔젤도. H ‘15 Years Of Gonz’

형이 게재되어 있다.

다) 는 년경 미국의 스트리트 캐주얼 브랜드인 측과 의 명칭과 아트D 2002 J(J) D

웍 을 이용하는 라이선스에 준하는 협업계약 을 체결(Artwork) (collaboration agreement)

하였고 이에 따라 아래와 같이 선사용상표들이 표시된 티셔츠 가방 쿠션 등이 전세계, ,

적으로 판매되었다.

2) 이 사건 라이선스 계약 및 그에 따른 이행

가) 와 은 가 창작하고 소유한 의 명칭 이미지 디자인에 관D F 2010. 12. 8. D D ,

와 의 협업 상품D J

- 10 -

해 계약기간을 부터 년간으로 하는 독점 라이선스 권한을 허락하는 이 사2011. 1. 1. 1 ‘

건 라이선스 계약을 체결하였는데 계약의’ , 주요 내용은 다음과 같다 .

나) 이 사건 라이선스 계약의 당사자는 임에도 불구하고 원고는 아래와 같이 F ,

제 자 이하 서브라이선시라 한다 와 사이에 표장 및 이 사건 엔젤도형에 관하여 3 ( ‘ ’ ) “D”

아래와 같이 라이선스 계약을 체결하였다 서브라이선스계약 및 서브라이선시들의 이 .

이 사건 라이선스 계약 갑 제 호증( 14 )

본 계약서의 각 조항에 규정된 조건에 의거 이하 라 한다 는 에게 가 창작하고 1) , D( ‘D’ ) F D

소유한 의 이름 이미지 및 디자인을 신발류와 관련된 상품을 제외하고 의류 액세서리D , , ,

홍보 및 광고용품을 포함한 모든 상품에 사용할 수 있는 독점 라이센스 권한을 2011. 1. 1.

자로 시작하여 년의 기간 동안 허락한다1 .

는 이 아시아 지역에서 독점적으로 의 이미지 그림 시 스토리와 명칭 2) D F D , , , “Gonzo

와 를 상품에 사용 제조 유통 및 판매하는 것에 동의한다 이하 생략Cuntry” “D” , , . ( )

은 에게 새롭게 제출된 그리고 또는 이전에 제공된 저작권의 전체 또는 일부 사용이 3) F F /

가능하나 가 독점권 및 절대적 재량권을 허락하지 않을 수 있기에 사용 전에 의 승인을 D D

득해야 한다 이하 생략. ( )

은 라이선스 제품의 제조 마케팅 유통 및 판매를 위하여 제 자에 서브라이선스를 공4) F , , 3

여할 수 있으나 위 제 조에 따라 승인받은 이미지와 디자인의 서브라이선스만 허락이 가능, 3

하며 제 자는 제 조에 규정된 상품 및 지역의 제한 규정과 본 게약서의 각 조항에 규정된 , 3 2

조건에 따른다.

은 이 사건 라이선스 계약과 동일한 조건으로 년까지 매년 갱신할 수 있는 선택권10) F 10

을 가진다.

는 모든 용품과 상품에 대한 지식재산권을 보유한다11) D . 은 모든 라이선스 상품에 가 F D

저작권자임을 명시해야 하며 이를 로 표기해야 한다“ D”ⓒ . 은 이 등록한 권리를 가 요F , F D

청하는 경우 반환하는 조건부로 권리 보호를 위하여 상표와 의 디자, “Gonzo Cunty”, “D” D

인을 등록받을 수 있다.

이 계약에 의해 명시적으로 양도된 권리를 제외한 모든 권리는 에게 유보된다12) D .

- 11 -

사건 엔젤도형 사용 실태는 다음과 같다.

(1) 원고는 주식회사와 의 성명 상표 이 사건 엔젤도형 등2015. 12. 31. K D ,

에 대한 라이선스 계약을 체결하였고 주식회사는 미국 스트리트 브랜드인 와 협업, K L

하여 의 성명 상표 및 이 사건 엔젤도형이 그려진D 티셔츠 등의 상품을 출시하였다 .

(2) 는 년경부터 원고와 라이선스E 2010 계약을 체결하였고 이 사건 엔젤도형 ,

등이 표시된 상품을 판매하였다.

(3) 는 원고와 라이선스 계약을 체결하여 년경 이 사건 엔젤도형이 그M 2015

려진 티셔츠 모자 등의 상품을 출시하였다, .

원고 의 협업 상품, K, L 가 출시한 상품에 부착된 태그K

가 출시한 상품에 표시된 도형E 가 출시한 상품에 부착된 태그E

가 출시한 상품M 가 출시한 상품에 부착된 태그M

- 12 -

(4) 는 원고와 라이선스 계약을 체결하여 년경 이 사건 엔젤도형이 그N 2016

려진 크로스 백 모자 벨트 등의 다양한 상품을 출시하였다, , .

(5) 원고는 유한회사 와 라이선스 계약을 체결하고 유한회사 2017. 8. 1. O , O

의 자회사인 는 이 사건 엔젤도형이P 그려진 티셔츠 등의 상품을 출시하였다 .

가 출시한 상품N

가 출시한 상품O
가 출시한 상품에 부착된 O

태그
가 출시한 상품에 O

부착된 와펜

- 13 -

3) 언론보도 등

가) 자 일간스포츠 파이낸셜투데이 자 어패럴뉴2017. 5. 9. , , 2017. 5. 10. APN(

스 프라임경제 등의 기사를 통하여 가 그동안 등 글로벌 브랜드들과 지속적으), D J, H

로 협업을 진행해 왔으며 국내에서는 주식회사 변경 전 상호 주식회사 이하 , Q( : R, ‘Q’

라고 한다 의 자사 스트리트 브랜드인 커버낫과 처음으로 협업을 하게 되었다고 소개) ‘ ’

하였다.

나) 가 이 사건 상표의 출원 직전에 국내에 배포한 와의 협업 홍보 기사들을 Q D

살펴보면 를 세계적인 아티스트 아티스트이자 프로 스케이터라고 소개하면서 , D ‘ ’, ‘ ’ J,

등 글로벌 브랜드들과 협업을 진행해왔다고 강조하고 있고 이를 이 사건 엔젤도형H ,

을 이용하여 홍보하고 있다.

4) 이 사건 상표 등의 출원 및 등록

가) 는 이 사건 엔젤도형에 의 서명을 결합한 표장E 2016. 7. 15. D ( 을 )

국내에서 상표로 출원하였다가 특허청으로부터 출원상표가 저명한 타인의 성명을 포, ‘

- 14 -

함하는 상표이자 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 ,

인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부정한 목적을 가진 상표사용으로

판단된다는 이유로 거절 통지를 받았다 는 이에 대하여 이 사건 라이’ . E 2017. 5. 15.

선스 계약서 사본 및 과 사이의 국내 상표 출원에 대한 위임계약서를 제출하였다F E .

는 위 상표에 대한 등록을 받았다 상표등록 제 호 제E 2017. 10. 17. ( 1293873 , 1293874

호).

나) 는 원고의 위임을 받아 이 사건 상표E 2017. 5. 30. ( 를 국내에서 출)

원하여 앞에서 본 바와 같이 등록을 받았다.

5) 이 사건 라이선스 계약의 종료

가) 이 사건 라이선스 계약은 동일한 조건으로 년 계약에서 에 갱신 선택권10 ( F

을 부여한 최장 기간 동안 매년 갱신되었으나 년경 더 이상 계약이 갱신되지 아) , 2020

니함으로써 마지막으로 갱신된 계약기간 만료일인 종료되었다2020. 12. 31. .

나) 는 에 대해 이 사건 라이선스 계약이 자로 종D 2021. 4. 12. F 2020. 12. 31.

료되었으므로 아시아 지역 여러 나라에 등록된 의 등록상표권을 포기하고 이를 , F D , D

에게 반환할 것을 요청하는 이메일을 보냈다.

6) 이 사건 상표의 이전등록

가) 원고는 로부터 이 사건 상표를 이전받아 등록을 마쳤다 2021. 1. 22. E .

나) 원고는 같은 날 로부터 E ‘ 상표도 이전받아 등록을 마쳤으나 ’

그 권리를 포기하였고2021. 10. 25. , 2022. 2. 25. ‘ 상표에 대한 권’

- 15 -

리도 포기하였다.

인정근거 갑 제 호증 을 제 내지 내지 [ ] 14, 16, 28, 29, 30, 32, 33 , 3, 13 15, 19, 21, 23

호증의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지35, 49, 50, 53, 54 ,

다. 판단

1) 선사용상표들이 국내 또는 외국 수요자에게 특정인의 상표로 인식되었는지

가) 특정인의 동일하고 일관된 출처 표시로 인정되는지 여부

앞서 인정한 사실 및 앞서 본 증거들을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들

을 앞서 살펴 본 법리에 비추어 보면 선사용상표들은 이 사건 상표의 출원일인 , 2017.

당시 국내 및 외국의 일반 수요자나 거래자에게 특정인 의 상품임을 표시하는 5. 30. (D)

동일하고 일관된 출처로 인식되어 있었다고 봄이 타당하다.

(1) 선사용상표들은 와 와의 장기간의 협업을 통하여 이 사건 상표 출원 D H

전에 이미 외국의 수요자들로부터 시작하여 국내의 수요자들 사이에도 상당한 정도로

알려져 있었던 것으로 보인다 협업상표인 의 표장과 함께 또는 별도로 사용된 선사. H

용상표들은 독립성을 잃지 않고 협업상표와 외관상 명확히 구분되며 협업의 기간, , D

와 이 사건 엔젤도형에 대한 인지도 상품의 홍보 문구 등에 비추어 보면 와 협업 , , D

업체인 의 복수 출처를 표시하는 것임이 충분히 인식되는 형태로 사용되었으므로 H H

와의 협업을 통하여 개인의 출처 표시로도 인식되었다고 볼 수 있다 이는 등 다D . J

른 협업에서도 마찬가지이다.

(2) 및 이와 실질적으로 동일한 원고F 7)는 이 사건 라이선스 계약에 기하여

가 창작하고 소유한 그의 명칭 이미지와 디자인의 사용허락을 받은 라이선시D ,

7) 법률상 엄연히 별개의 법인이며 이 체결한 계약의 효력이 원고에게 미친다고 할 수 없으나 원고는 마치 과 F , F
동일한 회사인 것처럼 여러 법률행위를 하여 왔다.

- 16 -

에 불과하다 이 사건 라이선스 계약 제 조 전문 은 가 모든 용품과 (licensee) . 11 ( ) “D前文

상품에 대한 지식재산권을 보유한다 은 모든 라이선스 상품에 가 저작권자임을 명. F D

시해야 하며 이를 로 표기해야 한다 라고 명시하고 있고 이 사건 라이선스 계약 “ D” .“ , ⓒ

제 조 후문 은 은 상표와 의 디자인을 등록받을 수 있다고 규정하면서도11 ( ) F “D” D , 後文

가 요청하는 경우 등록된 권리를 반환하는 조건부 허락임을 명시하고 있다 이와 같D .

은 이 사건 라이선스 계약의 내용에 비춰보면 선사용상표들의 권리자는 로 봄이 타, D

당하다 따라서 원고나 그와 서브라이선스 계약을 체결한 제 자가 선사용상표들을 사. 3

용하더라도 이는 타인의 상표 사용일 뿐 자신의 상표 사용이 될 수 없고 그 상표 사,

용의 효과는 라이선시 원고 및 제 자 가 아닌 라이센서 인 에게 귀속된다 할 ( 3 ) (licensor) D

것이다.

(3) 선사용상표들이 표시된 상품들은 여러 업체들에 의하여 앞서 본 바와 같

이 생산 판매되었으며 위 각 상품들은 와의 협업을 통한 것임이 강조되었다 선사, D . ․

용상표들의 사용기간 사용태양 협업결합상표의 경우 선사용상표들의 독립성이 유지되, (

고 있고 이 사건 라이선스 계약이나 서브라이선스 계약에 기해 생산 판매된 상품에, ․

는 외의 상품의 출처 표시가 없거나 선사용상표들에 비해 그 비중이 매우 낮은 ‘D’

점 사용된 상품의 광범위성 언론보도 등을 종합하여 보면 이 사건 상표의 출원 무), , ,

렵 국내 또는 외국의 수요자들에게는 선사용상표들이 표시된 상품들에 대하여는 비록

여러 업체들이 그 상품들을 생산 판매하였음에도 를 동일하고 일관된 출처로 인식D․

하였을 것으로 보인다.

나) 원고의 주장에 관한 판단

(1) 원고의 주장 요지

- 17 -

원고가 년경 의 사용자인 이하 라 한다 와 사이에 이 사 2000 D S, Inc.( ‘S’ )

건 엔젤도형에 대한 저작권을 양도받는 음악제작 용역계약을 체결한 후 장기간 이 사

건 엔젤도형 등을 브랜드화하며 명성과 신용을 축적하였던바 이 사건 상표의 출원 당,

시 선사용상표들은 국내외의 수요자들에게 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되어

있었다.

(2) 인정사실

가( ) 이 사건 엔젤도형의 창작 및 그 사용

는 아래와 같이 년경 발간된 의 시집 D , 1996 Emily Dickson “Selected

에 실린 삽화를 발행된 라는 도록에 게재된 Poem” , 1998. 5. 26. “SOCIAL PROBLEM/D”

그림을 미국 잡지인 의 년 월호에 게재된 라는 제목의 , “TRASHER” 1998 2 ‘Loving Life’

기사에 삽입된 삽화를 각 그 무렵 창작하였다 위 각 삽화 그림에는 각기 . , ‘ ’,

Selected Poem, 1996.
을 제 호증( 40 )

“Loving Life”, TRASHER, 1998. 2.
을 제 호증의( 1 2)

을 제 호증SOCIAL PROBLEM, by D, 1998. 5. 26. ( 2 )

- 18 -

‘ ’, ‘ 와 같은 도형이 포함되어 있다’ .

나( ) 이 사건 음악제작 용역계약 및 그에 따른 이행

① 는 미국 법인인 와 사이에 의 책임 프로듀서가 되D 1999. 10. 1. S S

기로 하는 고용계약을 체결하였고 위 고용계약은 까지 존속되었다, 2004. 4. 15. .

② 원고는 및 와 사이에 음악제작 용역계약2000. 10. 20. S T(T)

(Music Production Service Agreement)8)을 체결하였다 이하 이 사건 음악제작 용역계( ‘

약이라 한다 는 의 권한 위임에 따라 를 대표하여 이 사건 음악제작 용역계약에 ’ ). D S S

서명하였다 이 사건 음악제작 용역계약의 주요 내용은 아래와 같다. .9)

8) 원고는 이 문서의 서명을 저작권 양도 계약이라고 칭하나 이는 처분문서에 기재된 계약의 명칭 원문에도 전혀 ‘ ’ ,
부합하지 아니할 뿐만 아니라 이 처분문서 어디에도 음악 작업과 음향 녹음의 저작권 외에 다른 창작물의 저작,
권을 양도한다는 내용이 없다.

9) 로 표시된 부분은 원고 로 고쳐 쓴다 원고가 제출한 번역문 갑 제 호증의 에 기초하되 계약서 영어 “Sakura” “ ” . ( 7 2) ,
원문 갑 제 호증의 의 취지에 충실하도록 일부 번역을 수정하여 기재한다( 7 1) .

이 사건 음악제작 용역계약 갑 제 호증의 ( 7 1, 2)
MUSIC PRODUCTION SERVICE AGREEMENT

및 를 모두 아티스트 라 칭한다S T ‘ ’ .

제 조 음악 제작 1

아티스트는 원고에게 음악작품 작사 및 작곡 이하 음악 작품 및 음악작품 실연의 음1.1 , ( , “ ”)

향녹음 이하 음향 녹음 제작하고 앨범 커버 아트워크 및 또는 사진 커버 아트워크 을 창( “ ”) / (“ ”)

작하는 용역을 제공한다 이하 생략. ( )

제 조 권리 2

2.1 음악작품과 음향녹음의 저작권(Copyrights of the Music Works and the Sound

- 19 -

은 제 조에 명시된 납품 자료의 납품 시에 원고에게 양도된다Recordings) 4 .

원고는 콤팩트 디스크 테이프 및 기타 매체를 활용하여 음향녹음의 전체 또는 일2.2 , , DVD

부분 이후 오디오 작업 이라 칭함 을 일본 미국 남미 및 유럽을 포함하지만 이에 국한( “ ” ) , ,

되지 않는 전세계 전세계 기반 에서 저작권 보호기간 동안 복사 분배 발표 공연 방송 (” ”) , , , ,

및 인터넷과 같은 통신 네트워크를 통해 전송 및 사용할 수 있는 배타적 권리를 가진다.

원고는 오디오 작업과 함께 제작한 2.3 모든 앨범 커버 아트워크 및 또는 사진/ 을 전세계 기

반으로 저작권 보호 기간 동안 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위해(for pomotional

티셔츠 등에 복제 판매할 수 있는 배타적 purpose of the Audio Works and the Artists) ,

권리(exclusive rights to reproduce and sell any and all album cover artwork and/of

를 가진다photographs) .

원고는 오디오 작업과 아티스트 홍보 목적으로 및 라는 이름을 사용할 권리를 가진2.4 D T

다.

제 조 납품 자료 3

아티스트는 년 월 일까지 도쿄내 원고의 사무실로 다음 자료 납품 자료 를 납품2000 11 15 (“ ”)

해야 한다.

마스터 테입 음향 녹음을 통해 녹음된 테입 a) : DAT

영어 가사 시트 b)

앨범 커버 아트워크 c)

차후 원고와 아티스트간에 합의할 음향 작업의 발표에 필요한 정보d)

제 조 권리 규정5

원고는 아티스트를 제외하고 음악 작업 및 음향 녹음을 돕기 위해 아티스트가 고용한 5.1

모든 뮤지션 프로듀서 및 기술 직원 관련 인력 의 저작권 및 저작인격권을 포함하나 이에 , (“ ”)

국한되지 않는 관련 인력의 용역의 결과 및 권리를 영구적으로 사용할 수 있는 무제,

한 및 불가역적 라이선스를 얻는다.

원고는 용역과 관련된 관련 인력으로 인해 발생한 보증 로얄티 및 수수료를 포함하지5.2 ,

만 이에 국한되지 않는 모든 금액을 지불해야 할 의무가 있다.

본 조항에 명시된 권리 규정과 관련해 관련 인력을 포함하지만 이에 국한되지 않은 제 5.3

자가 소송을 제기한 경우 원고는 자신의 비용으로 이를 해결해야 한다3 , .

제 조 창작 작업에 대한 지배권6

6.1 아티스트는 모든 작곡 티셔츠 및 또는 음악 작업 발표와 함께 제작되는 홍보 자료의 , /

창작에 대해 완전한 지배권을 갖는다.

- 20 -

③ 이 사건 음악제작 용역계약에 따라 원고에게 제공된 앨범 커버 아

트워크 중 중요한 것은 아래와 같다 .10)

인정 근거 앞서 본 증거들 갑 제 내지 호증 을 제 내지 호증의 각 기재 및 영[ ] , 4 7 , 1 5

상 변론 전체의 취지,

10) 원고는 갑 제 호증의 이미지들이 모두 이 사건 음악제작 용역계약에 기해 제공된 앨범 커버 워크라고 주장하 8
나 원고의 자 준비서면 면 참조 이는 원고가 여러 이미지를 조합하여 놓은 것에 불과한데다가 ( 2023. 4. 19. 7~8 ),
갑 제 호증의 의 진술서 및 이에 첨부된 의 기재 및 영상에도 반하는 것이므로 받11 1(T 2022. 6. 24. Exhibit A)
아들이지 아니한다 또한 갑 제 호증의 에는 이 사건 엔젤도형이 포함되어 있지도 않다. , 11 1 .

<C-1>, <C-2> <D-1>, <D-2>

<E-1>, <E-2>

상업 디자인을 제작하기 전에 두 명의 아티스트 모두 이를 서면으로 승인해야 한다6.2 .

아티스트가 디자인을 수령하고 일 이내에 이를 승인 또는 거부하지 않는 경우 원고6.3 30 ,

는 아티스트의 승인 없이 디자인을 제작할 권리가 있다.

제 조 일반 조항12

관할권 12.3

본 계약과 관련해 또는 본 계약으로부터 분쟁이 발생한 경우 캘리포니아 법원을 전속적 관

할 법원으로 한다.

준거법 12.6

본 계약은 미국 캘리포니아주 법률에 따른다.

- 21 -

(3) 구체적 판단

이 사건 음악제작 용역계약의 내용을 면밀히 살펴보면 저작권 양도의 대상 ,

은 음악작업과 음향녹음에 불과하고 미술저작물 중에는 앨범 커버 아트워크 및 또는 , /

사진을 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제 판매할 수 있는 배․

타적 권리를 부여하였을 뿐이다 한편 갑 제 호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합( , 22

하면 는 경 원고의 요청에 따라 이 사건 엔젤도형을 직접 그려서 원고에게 , D 2001. 1.

교부한 사실이 인정되나 이는 뒤에서 보는 바와 같이 년 또는 년 무렵 이미 , 1996 1998

창작된 도형과 동일한 것인데다가 이 사건 음악제작 용역계약에 따른 앨범 홍보 목적 ,

범위 내에서 복제권 및 판매권을 부여한 것에 불과하다).

또한 는 이 사건 라이선스 계약을 통해 에게 자신의 이름 및 이 사건 엔 , D F

젤 도형을 상품에 사용할 수 있도록 하였는바 위 계약을 통해 출시된 상품들은 가 , ‘D’

여전히 그 상표의 사용을 통제하고 그 성질이나 품질을 관리해 온 상품으로 볼 수 있

을 뿐 라이선시인 또는 원고의 상품으로 볼 수 없다 실제로 이 사건 상표의 출원 F .

무렵 선사용상표들 및 의 서명이 표시된 상품들의 라벨이나 태그에는 원고나 이 상D F

품의 출처로 표시된 예를 찾기 어렵다 이처럼 원고 및 원고의 라이선시들은 이 사건 .

라이선스 계약에 따라 의 명성과 그가 창작한 저작물의 이미지를 사용한 것이므로 D

상품의 신용과 고객흡인력은 원 권리자인 에게 귀속된다고 봄이 타당하다D .

2) 표장의 유사 여부 및 지정상품의 견련관계 등

이 사건 상표 선사용상표 1 선사용상표 2

- 22 -

가) 표장의 유사 여부

이 사건 상표 및 선사용상표들은 모두 새가 날개를 펴서 날고 있는 형상의 도 ,

형으로 새의 오른쪽 날개는 두툼하고 왼쪽 날개는 가느다란 형태로 되어 있으며 몸체,

는 다리나 꼬리 부분이 없이 전체적으로 둥근 형태이고 머리 부분은 사람의 얼굴과 ,

흡사하게 눈처럼 보이는 두 개의 점이 찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 웃는 입모양이

그려져 있다.

이 사건 상표의 새는 무색 인 반면 선사용상표 는 노란색이라는 점( ) , 1, 2 , 無色

선사용상표 는 그 하단에 의 서명이 배치되어 있는 점의 차이가 있을 뿐 이 사건 2 D

상표와 도형의 형상이 유사하다.

나) 지정상품 및 사용상품의 동일 유사 여부 등․

이 사건 상표의 지정상품은 겉옷 모자 목도리 방수용 피복 방한용 마스크 의 “ , , , , (

류 방한용 장갑 셔츠 속옷 스커트 스타킹 스포츠의류 신발 신사복 아동복 양말), , , , , , , , , , ,

유니폼 의류 의복용 혁대 한복 제 호 및 가구용 가죽제 장식 가방 가죽, , , ”( 1323232 ) “ , , ,

가죽 및 모조가죽 가죽제 상자 가죽제 포장용기 마구 애완동물용 의류 오토바, , , ( ), , 馬具

이 가죽밴드 우산 인조가죽 지갑 지팡이 포장용 가죽제 포대 핸드백 휴대용 화장, , , , , , ,

품가방 내용물이 없는 것 제 호 이다 반면 선사용상표들의 사용상품은 의류( )”( 1323231 ) . , “ ,

신발류 가방 이다, ” .

이 사건 상표의 지정상품 중 겉옷 방수용 피복 셔츠 속옷 스커트 스포츠 “ , , , , ,

의류 신발 신사복 아동복 유니폼 의류 한복 등은 선사용상표들의 사용상품 의류, , , , , , ” “ ,

신발류 와 가방 가죽제 포장용기 지갑 핸드백 휴대용 화장품가방 은 가방 과 유사” , “ , , , , ” “ ”

하다 또한 모자 목도리 양말 방한용 마스크 의류 의복용 혁대 스타킹 방한용 장. , “ , , , ( ), , ,

- 23 -

갑 은 오늘날 토털패션화 하고 있는 거래사회의 실정을 고려해 보았을 때 선사용상표” ,

들의 사용상품과 긴밀한 경제적 견련관계가 있다고 볼 수 있다.

3) 부정한 목적의 유무

가) 부정한 목적 유무에 관한 판단

앞서 인정한 사실과 앞서 본 증거들을 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 등

을 종합하면 이 사건 라이선스 계약의 당사자가 아닌 원고가 를 통하여 이 사건 상, E

표를 출원한 데에는 이 사건 상표의 출원 당시 외국 및 국내 수요자들 사이에 특정인

의 출처표시로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 체화된 영업상 신

용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻는 등의 부정한 목적이 있었음을 넉넉히 추단할 ‘ ’

수 있다.

(1) 는 세계적으로 유명한 스케이트 보더이자 예술가로서 선사용상표들은 D

모두 가 창작한 것이고 이 사건 라이선스 계약 체결 전부터 와의 협업 상품들에 D , H

자신을 나타내는 표장으로 사용하여 왔다.

(2) 이 사건 라이선스 계약 제 조에 따르면 은 권리보호를 위하여 의 디11 , F D

자인을 등록할 수 있으나 이는 가 반환을 요청할 경우 은 등록한 지식재산권을 , D F D

에게 반환해야 한다는 조건부 허락이다.

(3) 이 사건 라이선스 계약은 이 라이선스 제품의 제조 마케팅 유통 및 판, F , ,

매를 위하여 제 자에 서브라이선스를 공여할 수 있다고 규정하고 있으나 그 서브라이3 ,

선스의 범위에는 제 자가 직접 의 이미지 등을 상표로 출원하여 등록받을 권리까지 3 D

포함되어 있다고 보기 어렵다.

(4) 원고의 대표이사 는 을 실질적으로 경영하고 있는 것으로 보이고 의 B F (F

- 24 -

대표자는 의 처이다 원고와 은 사실상 하나의 법인인 것처럼 영업을 하여 왔다B ), F .

그러나 이 사건 라이선스 계약의 당사자는 이고 의 창작물 등을 상표로 등록할 권F D

한 역시 에 속하며 원고는 법률상 이 사건 상표를 출원할 아무런 권한이 없는 자이F ,

고,11) 이 사건 라이선스 계약상 이 사건 상표권을 에게 반환할 의무를 부담하지 않는 D

다.

(5) 는 이 사건 상표 출원 전에 E ‘ 상표를 출원하였고 심사 과정에’

서 이 사건 라이선스 계약서 사본과 과 사이의 국내 상표 출원에 대한 위임계약서F E

를 제출하였고 위 상표 하단에는 작은 글씨로 라는 문구가 기재되, “ COPY RIGHT D”ⓒ

어 있기까지 하다 따라서 로서는 내지 원고는 이 사건 라이선스 계약의 라이선시. E F

에 불과하고 이 사건 엔젤도형 역시 의 저작물로서 이 사건 라이선스 계약상 저작자 D

표시의무가 있다는 사정을 잘 알았을 것으로 보인다.

(6) 는 원고의 의뢰로 이 사건 상표를 출원하였고E ,12) 이 사건 상표는 위

상표 출원에서와 같은 과정이 없이 등록되었다 는 이 사건 라이선스 계약 . E

에서 정한 저작자 표시의무 즉 의 지식재산권 사용 시 를 표시할 의무를 준수, D “ D”ⓒ

하지 않았다.

(7) 이 사건 라이선스 계약상 에 보장된 년까지 갱신가능 기간은 F 10 2020.

11) 피고의 대리인은 이 사건 라이선스 계약을 원고 측과의 계약으로 인식하는 것처럼 진술하나 자 , ‘ ’ (2022. 12. 28.
답변서 자 준비서면 참조 원고와 은 엄연히 별개의 법인이므로 위와 같은 법률의 착오에 기한 , 2023. 4. 17. ), F
주장은 이 사건의 판단에 영향을 미치지 않는다.

12) 원고는 가 원고의 라이선시이고 국내 사정을 잘 알고 있었기에 원고가 를 통하여 이 사건 상표를 출원한 , E , ‘E ’
것이라고 일관되게 주장한다 자 소장 면 자 준비서면 면 참조(2022. 10. 21. 32 , 2023. 4. 19. 47 ).

- 25 -

만료되었고 가 상표권의 반환을 요청하자 원고는 로부터 이 사건 상표에 12. 31. , D E

대한 권리를 이전 등록받았다.

나) 원고의 주장에 관한 판단

(1) 원고의 주장

원고는 이 사건 엔젤도형은 가 와의 고용계약에 기해 작성한 업무상 D S

저작물인바 원고는 이 사건 음악제작 용역계약에 의해 로부터 이 사건 엔젤도형의 , S

저작권을 적법하게 양수하여 설령 그렇지 않다 하더라도 권리이전합의에 ( 2022. 8. 7.

의해 이 사건 엔젤도형에 대한 권리를 양수하였다 년간 막대한 시간과 비용을 투), 20

입하여 를 브랜드화하고 시장을 개척함으로써 선사용상표들이 국내 또는 외국의 수D

요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었고 원고는 이를 보호받을 권한을

적법하게 보유하고 있었고 이 사건 상표는 원고의 요청에 따라 원고의 라이선시인 , E

가 출원하여 등록받은 것으로 원고에게는 부당한 이익을 얻거나 에게 손해를 입히려D

는 부정한 목적이 전혀 없었다고 주장한다.

(2) 판단

가( ) 이 사건 엔젤도형에 대한 저작권의 귀속

① 가 년경부터 년경까지 창작한 삽화나 그림에 D 1996 1998

‘ ’, ‘ ’, ‘ 와 같은 도형이 포함되어 있음은 앞서 본 바와 같’

다 위 각 도형은 모두 새가 날개를 펴서 날고 있는 형상으로 한쪽 날개는 두툼하고 .

반대쪽 날개는 가느다란 형태로 되어 있으며 몸체는 다리나 꼬리 부분 없이 전체적으,

로 둥근 모양으로 구성되어 있고 위 새의 머리 부분은 눈처럼 보이는 두 개의 점이 , ,

- 26 -

찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 사람의 웃는 입 형태로 구성되어 있다 이는 이 사건 .

엔젤도형(‘ 의 형상과 매우 유사하며 실질적으로 동일하다 할 것인바 이 사’) ,

건 엔젤도형은 가 와 고용 계약을 체결하기 전에 창작한 것으로 인정된다 따라서 D S .

이 사건 엔젤도형은 업무상 저작물이라고 보기 어렵고 가 단독 저작권자라고 봄이 , D

타당하다.

② 이 사건 라이선스 계약상 가 저작권자임을 등으로 명시하여D ‘ D’ ⓒ

야 하는 규정 원고가 로 하여금 출원 등록하게 하였다가 포기한 상표, E (․ )

하단에 가 명시적으로 기재되어 있는 점 등에 비추어 보더라도 이 사건 엔젤도형‘ D’ , ⓒ

은 가 저작권자임이 자명하다 이처럼 업무상 저작물에 해당하지 아니하며 그 저작권D .

이 에게 귀속된다고 판단하는 이상 원고가 와의 자 권리이전합의에 의해 D , S 2022. 8. 7.

그 저작권을 양수하였다는 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

③ 또한 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 음악제작 용역계약에 따,

라 제공받은 앨범 커버 아트워크에 이 사건 엔젤도형이 그 형태 그대로 포함되어 있었

다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다 한편 가 경 원고, . , D 2001. 1.

의 요청에 따라 이 사건 음악제작 용역계약과 관련하여 이 사건 엔젤도형을 직접 그려

서 원고에게 교부하였다 하더라도 이는 앨범 홍보 목적 범위 내에서 복제권 및 판매,

권을 부여받은 것에 불과하며 저작권의 양도로 볼 수 없는데다가 이 사건 엔젤도형은 ,

이미 그 전에 창작된 도형과 실질적으로 동일하다고 보아야 함은 앞에서 본 바와 같

다.

- 27 -

나( ) 원고가 선사용상표들을 자신의 상품의 표시로 사용한 것인지

앞서 본 법리에 따르면 선사용상표들이 원고의 상품을 표시하는 것이라,

고 인식되어 있는지 여부는 일반 수요자를 기준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정되

는 객관적인 상태로 판단한다 원고가 제출한 이 사건 라이선스 계약에 따라 주식회. K

사 에서 원고와 함께 출시한 상품에 부착된 태그들을 살펴보면 만이 기, E, U, M, O , ‘D’

재되어 있고 등 원고와 관련된 정보는 기재되어 있지 않다 일반 수요자들로서는 , A . D

와 와의 협업을 통해 출시된 상품 및 원고가 서브라이선스 계약을 체결한 여러 제H 3

자들이 출시한 상품에 표시된 선사용상표들을 통해 위 각 상품들의 동일하고 일관된 ,

출처를 로 인식하였다고 볼 수 있을 뿐이다 따라서 선사용상표들이 국내 또는 외국‘D’ .

의 수요자 사이에서 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식되었다는 원고의 주장은 받아

들일 수 없다.

다( ) 원고의 일본에서의 상표등록

① 갑 제 호증의 각 기재에 따르면 원고는 일본에10, 19 , 2003. 10. 24.

서 이 사건 엔젤도형과 유사한 상표( 를 출원하여 일본 등록상표 제 호) 4621594 ,

제 호로 등록받았고4721595 , 2004. 5. 14. ‘ 를 일본에서 상표로 출원’

하여 일본 등록상표 제 호 제 호로 등록받은 사실은 인정된다 이하 일4765359 , 4769801 ( ‘

본 상표라 한다’ ).

② 일본 상표 등록출원의 근거를 묻는 이 법원의 석명에 대해 원고는 ,

이 사건 음악제작 용역계약에 기해 전달받은 저작물들의 저작권도 양수하여 그 중 이

사건 엔젤도형을 일본에서 상표로 출원하여 등록받았다고 주장한다 그러나 이 사건 .

- 28 -

음악제작 용역계약상 저작권 양도대상에는 이 사건 엔젤도형은 물론 앨범 커버워크도

포함되어 있지 않음은 앞서 본 바와 같다 일본 상표 출원 당시 의 동의는 없었던 것. D

으로 보이며 는 일본 특허청에 원고를 상대로 등록무효심판청구를 하였다 을 제 호, D ( 56

증).13)

③ 갑 제 내지 호증의 각 기재 및 영상을 종합하면 원고는 26 28 , 2004

년경 모자 편집샵을 운영하던 업체인 와 콜라보레이션을 진행하여 이 사건 엔젤도형, V

이 부착된 모자를 판매하였고 종합무역회사인 주식회사와 라이선스 계약을 체결하, W

고 이 사건 엔젤도형이 그려진 티셔츠 등의 상품을 판매한 사실 위 제품의 태그에는 ,

원고의 상호가 기재되어 있었던 사실이 인정된다 그러나 위 각 상품은 원고가 상표권 .

등록을 마쳤던 일본에 국한된 것으로 보이는데다가 이 사건 라이선스 계약, 체결 후에

13) 일본 상표에 대한 등록무효심판 청구사유는 위 상표가 일본 상표법 제 조 제 항 제 호 공공의 질서 또는 선량 ‘ 4 1 7 (
한 풍속을 해할 우려가 있는 상표 또는 제 호 우리 상표법 제 조 제 항 제 호와 유사하나 특정인의 상품 ) 19 ( 34 1 13
표시로서 널리 인식되어어야 한다 에 해당한다는 것이었다 원고는 이 사건 변론 종결 후 위 심판청구 기각심’ ‘ ) ’ .
결을 참고자료로 제출하였다 그러나 그 기각의 이유는 위 일본 상표의 출원 등록 당시인 년경 위 상표가 . 2003
일본 및 외국 수요자 사이에 특정인의 상품의 표시로 널리 인식되었다는 점에 대한 증명이 부족하고 상표의 ,
출원 및 등록 당시 와 원고의 관계에 비추어 등록출원의 경위가 적정한 상도덕에 반하여 현저하게 사회적 상D
당성을 결여한다고 할 수 없다는 것이어서 일본 상표 출원 시로부터 년이 지나 선사용상표들이 이미 의 , 14 D
상품의 출처 표시로 인식되어 있는 시점에서 이 사건 라이선스 계약 만료를 불과 년 앞에 두고 이뤄진 이 2~3
사건 상표 등록의 무효사유 판단에는 영향을 미치지 아니한다.

주식회사가 출시한 상품W
주식회사가 출시한 상품에 W

부착된 태그 디자인

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는 제품의 태그 등에 원고의 상호가 기재된 경우는 찾기 어렵다.

④ 원고는 의 관리 하에 이 사건 음악제작 용역계약의 저작물을 포F

함한 관련 저작물들을 사용한 브랜드를 전개하기 위하여 원고의 위 일본 상표들을 D

한시적으로 에게 양도하였으므로 이 사건 라이선스 계약의 당사자가 이 된 것이고F F ,

이 원고에게 위 일본 상표권을 반환하였으므로 또한 원고에게 이 사F 2020. 10. 19. E

건 상표를 양도한 것이라고 주장한다.14) 그러나 원고가 이 사건 엔젤도형에 대한 저작

권을 양도받지 못하였음은 앞에서 본 바와 같다 백보를 양보하여 원고의 위 주장에 .

의하더라도 이 위 일본 상표들을 보유하고 있는 동안에는 여러 브랜드들과의 라이선, F

스 계약의 당사자는 이 되는 것이 마땅하나 원고가 제출한 라이선스 계약서들에서의 F ,

당사자는 원고이었다 결국 원고의 일본 상표 출원행위 및 이 사건 라이선스 계약 체.

결 전 이 사건 음악제작 용역계약의 범위를 벗어난 선사용상표들의 사용은 적법한 근

거가 없는 것이었음을 알 수 있다.

라. 소결론

이상에서 본 바와 같이 이 사건 상표는 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자들에게

14) 자 준비서면 면 참조 2023. 9. 5. 4, 5, 26 ,

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의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표들과 동일 유사한 상표라 D ․

할 것이고 원고 및 그로부터 위임을 받은 는 부정한 목적으로 이 사건 상표의 출원, E

에 이르렀다 할 것이므로 이 사건 상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다, 34 1 13 .

4. 상표법 제 조 제 항 제 호 해당 여부34 1 20

가. 관련법리

1) 상표법 제 조 제 항 제 호는 동업 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또34 1 20 ․

는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그

상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등․ ․

록을 받을 수 없다고 규정하고 있다 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 .

타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표 이하 선사용상표라고 한다 를 알게 되었을 ( ‘ ’ )

뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실

의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 등록출원․ ․

한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다 타인과 출원인 중 누가 선사용.

상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계 선,

사용상표의 개발 선정 사용 경위 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거, ․ ․

나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등

을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다 대법원 선고 후 판결 대( 2020. 9. 3. 2019 10739 ,

법원 선고 후 판결 등 참조2020. 11. 5. 2020 10827 ).

2) 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련

당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고 선사용상표,

의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거

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나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우

에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은

아니다 대법원 선고 후 판결( 2013. 3. 14. 2011 1159 15) 등 참조 ).

3) 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 34 1 20

하여 결정하고 상표법 제 조 제 항 단서 상표등록출원인이 같은 호의 타인에 해당하( 34 2 ),

는지는 상표등록결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다 상표법 제 조 제 항 본문( 34 2 ).

나. 판단

앞서 인정한 사실 및 앞서 본 증거들을 종합하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다 , .

1) 계약관계나 업무상 거래관계 등 신뢰관계의 존재

가) 는 과 사이에 자신이 창작하고 소유한 자신의 명칭 이미지D 2010. 12. 8. F ,

이 사건 엔젤도형 포함 에 관하여 독점적인 사용을 허락하는 내용의 이 사건 라이선( )

스 계약을 체결하였다.

나) 과 실질적으로 동일한 회사인 원고는 와 사이에 이 사건 라이선스 계약F E

에 기반한 서브라이선스 계약을 각 체결하였다 이 사건 상표를 직접 출원한 는 . E

‘ 상표 출원심사과정에서 이 사건 라이선스 계약서 사본 등을 제출하였’

다.

다) 따라서 원고 및 는 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 이 사건 E

엔젤도형에 관한 라이센서가 이며 이 사건 라이선스 계약이 종료되면 이 사건 라이D

15) 이는 구 상표법 제 조 제 항 제 호 후단 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 현행 상표법 제 조 제 항 제 7 1 11 ( , 34 1 12
호 후단과 같다 에 관한 판례이나 그 법리는 상표법 제 조 제 항 제 호에서 선사용상표의 진정한 권리자가 ) , 34 1 20
누구인지를 판단하는 데에도 원용할 수 있다고 할 것이다.

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선스 계약 이행을 위해 등록한 지식재산권은 모두 에게 반환할 계약상 또는 신의칙D

상 의무가 있었다.

2) 타인이 사용 중이거나 사용을 준비 중인 상표임을 알았는지 여부

가) 이 사건 라이선스 계약상 라이선시인 또는 이와 동일시되는 원고 및 서F( )

브라이선시들이 상품에 표시한 선사용상표들은 이를 라이센서 인 가 사용한 (licensor) D

것으로 보아야 함은 앞에서 언급한 바와 같다 설령 이를 달리 보더라도 이 사건 라이. ,

선스 계약은 년의 최장 갱신가능기간이 지나 에는 만료 예정이었고 이 10 2020. 12. 31. ,

사건 라이선스 계약이 종료되는 경우 가 직접 또는 제 자를 통해 선사용상표들을 사D 3

용할 것을 쉽게 예상할 수 있었다.

나) 뿐만 아니라 는 원고나 과는 무관하게 등과의 협업 하에 자신의 상품D F H

의 표시로서 선사용상표들을 사용하였고 원고 및 는 이러한 사정 역시 잘 알고 있었, E

을 것으로 보인다.

다) 그렇다면 선사용상표들은 모두 가 사용 중이거나 이 사건 라이선스 계약 , D

종료 후 사용을 준비 중인 상표로서 원고는 과 실질적으로 동일한 회사이자 이 사건 , F

라이선스 계약의 실질적 당사자로서 는 그로부터 이 사건 상표 출원을 의뢰받은 서, E

브라이선시로서 이러한 사정을 잘 알고 있었다고 봄이 타당하다.

3) 상표 및 상품의 동일 유사성․

이 사건 상표와 선사용상표들은 그 표장이 유사하고 이 사건 상표의 지정상품,

과 선사용상표의 사용상품 역시 유사함은 앞에서 본 바와 같다.

다. 소결론

그렇다면 원고는 물론 그로부터 위임을 받은 는 계약관계 및 업무상 거래관계등 E

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을 통해 가 선사용상표들을 사용하거나 사용 준비 중이며 이 사건 라이선스 계약에 D ,

기해 일시적으로 상표를 등록할 권리를 부여받았으나 이 사건 라이선스 계약 종료와

함께 이를 에게 반환하여야 하며 종국적으로는 는 물론 원고 모두 선사용상표들D E , F

에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아님을 잘 알면서 에 대한 관계에서 , D

신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 ․ ․

등록출원하였다고 볼 것인바 이 사건 상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에도 해당한, 34 1 20

다.

5. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를

기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정택수

판사 이숙연

판사 이지영