[지재 판결문] 특허법원 2021허5754 - 등록취소(상)

 

[지재] 특허법원 2021허5754 - 등록취소(상).pdf

0.35MB

[지재] 특허법원 2021허5754 - 등록취소(상).docx

0.01MB

 

 

 

 

- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록취소 상2021 5754 ( )

원 고 A

소송대리인 변리사 윤경현

피 고 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 특허법인 세아

담당변리사 서봉석

변 론 종 결 2022. 4. 19.

판 결 선 고 2022. 6. 9.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

- 2 -

청 구 취 지

특허심판원이 2021. 10. 6. 당 호2020 1584 사건에 관하여 한 심결 이하 이 사건 심결 ( ‘ ’

이라 한다 을 취소한다) .

이 유

인정사실1.

가 . 이 사건 심결의 경위

피고는 원고를 상대로 특허심판원 당 호로 아래1) 2020. 5. 25. 2020 1584 ‘ 나 항 .

기재 등록상표 이하 이 사건 등록상표라 한다( ’ ‘ )의 사용권자인 주식회사 는 아래 다D .

항 기재 실사용상표들 이하 ( ’실사용상표들이라 한다‘ ) 실제로 사용하고 있는바 주식회 ,

사 가 실사용상표들을 사용함으로써 수요자는 실사용상표들을 사용한 상품이 지역D G

에서 생산된 것으로 상품의 품질의 오인할 가능성이 있으므로 구 상표법(2011. 12. 2.

법률 제 호로 개정되기 전의 것 이하 같다 제 조 제 항 제 호에 해당하고 실11113 , ) 73 1 8 ,

사용상표들은 국내에서 널리 알려진 아래 라 항 기재 대상상표. (혼동의 대상이 되는 타

인의 상표, 이하 ’대상상표라 한다‘ )와 유사하고 지정상품도 유사하여 수요자로 하여금

상품의 품질의 오인이 생기게 할 것이므로 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하며73 1 2 ,

이 사건 등록상표는 심판청구일로부터 년 이내에 사용되지 않았으므로 구 상표법 제3

조 제 항 제 호에 해당하므로 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 등73 1 3 ’

록상표에 관한 등록취소심판을 청구하였다.

특허심판원은 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 2) 2021. 10. 6. “ D

가 이 사건 등록상표의 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 이 사건 등록상표를 변형한

- 3 -

실사용상표들을 사용함으로써 수요자에게 상품의 산지 등 상품의 품질을 오인하게 하

였거나 오인할 염려가 있고 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 상당한 주의를 하,

였다고 보이지 않으므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한73 1 8

다 라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.” .

나 이 사건 등록상표 갑 제 호증 을 제 호증 . ( 1 , 1 )

등록번호 출원일 등록결정일 등록일 갱신등록일1) / / / / : 상표등록 제 호0860412 /

2008. 4. 15./ 2011. 4. 8./ 2011. 4. 11./ 2020. 5. 25.

구성2) :

지정상품 상품류 구분 제 류의 해태 가공한 것 맛김 김가루3) : 29 ( ), ,

상표권자 원고4) :

다 실사용상표들 .

구성1) : ,

사용상품 조미김2) :

사용자 주식회사 3) : D

라 대상상표 갑 제 호증 을 제 호증 . ( 2 , 8 )1)

1) 지리적 표시 단체표장에 해당하나 편의상 대상상표로 표기한다‘ ’ .

- 4 -

등록번호 출원일 등록결정일 등록일 지리적표시단체표장등록 제1) / / / : 0000268

호/ 2012. 9. 13./ 2014. 7. 17./ 2014. 7. 29.

구성2) :

지정상품 상품류 구분 제 류의 조미구이김3) : 29

등록권리자 영어조합법인4) : B

인정근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증 을 제 내지 호증의 각 기재 변론 [ ] , 1 4 , 1, 3 8 ,

전체의 취지

당사자의 주장2.

가 원고의 주장 .

이 사건 심결은 아래와 같은 이유로 위법하여 취소되어야 한다.

이 사건 심결은 피고가 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이1)

해관계인인지 여부에 관하여 심리하지 않았다.

대상상표의 권리자인 영어조합법인의 정관 규정 및 피고의 본점 소재지를 2) B

고려하면 피고는 영어조합법인의 조합원이 될 수 있는 요건을 갖추지 않았음에도 이 , B

사건 심결은 피고의 대상상표 사용을 근거로 대상상표가 알려진 정도를 판단하였다.

또한 대상상표의 출원 전 사정을 근거로 지역이 조미김의 산지로 수요자에게 널리 G

알려져 있다고 판단할 수 없음에도 이 사건 심결은 이를 근거로 대상상표가 수요자에

게 널리 알려져 있다고 판단하였다.

나 피고의 주장 .

피고는 영어조합법인의 조합원이고 대상표장과 유사한 표장을 사용하여 조1) B ,

- 5 -

미김 제품을 생산하고 있으므로 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는 이해,

관계인에 해당한다.

이 사건 등록상표는 가 일체로 인식되는데 이 사건 등록상표의 사용권2) ‘GD’ ,

자인 주식회사 는 이 사건 등록상표를 변형하여 부분만이 분리되어 인식되는 실D ‘G’

사용상표들을 사용하여 주식회사 가 생산하는 조미김 제품이 지역에서 생산되는 D G

상품으로 오인이 생기거나 대상상표의 권리자인 영어조합법인 또는 그 소속 조합원B

이 생산한 상품과 혼동이 생기게 하였다.

판단3.

가 피고가 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있는지 여부 .

구 상표법 제 조 제 항 단서는 구 상표법 제 조 제 항 제 호의 규정에 1) 73 6 ‘ 73 1 8

해당하는 것을 사유로 하는 심판은 누구든지 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로 누’ ,

구든지 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 따라 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 73 1 8

수 있다.

이 사건에 관하여 보면 피고는 원고를 상대로 구 상표법 제 조 , 2020. 5. 25. 73

제 항 제 호의 사유를 들어 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구하였고 이 사건 1 2, 3, 8 ,

심결이 이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다는 이유로 피고73 1 8

의 심판청구를 인용한 이상 나아가 피고가 이 사건 등록상표의 취소심판을 청구할 수

있는 이해관계인인지 여부에 관하여 판단하지 않았다고 하여 여기에 어떠한 위법이 있

다고 할 수 없다.

원고의 이 부분 주장을 피고가 구 상표법 제 조 제 항 제 호를 이유로 이 2) 73 1 3

사건 등록상표의 취소심판을 청구한 이상 이해관계인인지 여부에 관하여 판단하여야

- 6 -

한다는 주장으로 보더라도 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 따라 상표등록의 취소심, 73 1 3

판을 청구할 수 있는 같은 조 제 항 소정의 이해관계인 이라 함은 취소되어야 할 불법6 ' '

적인 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표

와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법

률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직

접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다 대법원 선고 후( 2001. 4. 24. 2001

판결 참조188 ).

을 제 호증의 각 기재에 의하면 피고는 조미김 제조 및 판매업 등을 목적10, 12 ,

으로 설립된 회사로2008. 2. 14. , ‘ 및 ’ ‘ 와 같은 ’

표장을 사용한 조미김 제품을 생산판매하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로 피고는 ,

이 사건 등록상표의 존속과 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있다.

나아가 피고는 군 읍에 제 공장 제 공장을 두고 가입 무렵 이후 연간 E F G 3 , 5 , 90

일 이상 생산 제조 또는 가공 에 종사하고 상품의 연간 판매액이 만 원 이상B ( ) , B 100

인 사실 피고는 영어조합법인에 조합원으로 가입한 사실은 당사자 사이, 2016. 4. 8. B

에 다툼이 없거나 을 제 호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 , 10, 11

수 있다 따라서 피고는 영어조합법인의 정관 을 제 호증. B ( 24, 25 )2)에 따른 개인조합원

자격을 갖춘 조합원이다.

2) 영어조합법인 정관을 제 호증의 개인조합원 자격에 관한 규정 중 제 조 제 항 제 호 읍에 거주하는 자로 한한다가 B ( 24 ) 8 1 3 (G )
개정되면서 삭제되었으나 개정 전 정관 규정에 따르더라도 개인조합원이 되기 위해서는 같은 항 각 호의 의 요2014. 4. 7. , 1

건만 갖추면 되는 것이었으므로 정관 개정을 전후하여 피고가 조합원이 될 자격이 있는지에 관하여는 변경이 없다 나아가 , .
위 정관 개정일은 대상상표 등록결정일인 또는 등록일인 이전이므로 그 등록 후 조합원 자격에 관2014. 7. 17. 2014. 7. 29. ,
하여 위와 같이 정관이 개정된 것도 아니다.

- 7 -

원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나 이 사건 등록상표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 73 1 8

관련 법리1)

구 상표법 제 조 제 항 제 호에서는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정73 1 8

상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 품

질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 등록상

표를 취소하도록 규정하고 있는바 상표등록취소에 관한 그 요건들 중의 하나인 상품, , '

의 품질의 오인을 생기게 한 경우 라 함은 전용사용권자 또는 통상사용권자가 실제로 '

사용하는 상표 다음부터 실사용상표 라 한다 로 인하여 혼동의 대상이 되는 상표를 부( ' ' )

착한 타인의 상품의 품질과 오인을 생기게 하는 경우 외에도 그 실사용상표의 구성 등

으로부터 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수

요자를 오인하게 할 염려가 있는 경우도 포함한다고 할 것이고 여기에는 상품의 품질, ,

원재료 효능 용도 등의 오인뿐만 아니라 상품의 산지의 오인도 포함된다고 할 것이다, ,

대법원 선고 후 판결 참조( 2003. 7. 11. 2002 2457 ).

인정사실2)

가 군 읍에 있는 주식회사 는 ) E F G H ‘ 과 같은 표장을 조양식품’ , G

은 ‘ 과 같은 표장을 햇살식품은 ’ , G ‘ 과 같은 표장을’ ,

무역상사는 G ‘ 과 같은 표장을 사용한 조미김 제품을 생산하고 있’

- 8 -

다.

나 피고는 조미김 제조 및 판매업 등을 목적으로 설립된 후 ) 2008. 2. 14.

‘ 및 ’ ‘ 과 같은 표장을 사용한 조미김 제품을 생산’

하고 있는데 년 월 기준 최근 년간 국내 조미김 시장 점유율은 위 이고, 2017 5 1 5 (3.9%) ,

년 매출액은 약 억 원이며 년경 세계 약 개국에 년경 세계 약 2017 927 , 2018 40 , 2019 60

개국에 조미김 제품을 수출하고 있다.

다 주식회사 는 조미김 제조 및 판매업을 목적으로 시 구 층 을 ) D I J K 24-1, 3 (L)

본점 소재지로 하여 설립된 회사로 이 사건 등록상표의 통상사용권자인2015. 2. 24. ,

데 그 무렵부터 , ‘ ’, ‘ 와 같이 실사용상표들을 사용한 ’

조미김 제품을 생산하였다.

인정근거 다툼 없는 사실 을 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 [ ] , 2, 13 16, 19, 20 ,

취지

판단3)

가 실사용상표들의 사용 태양)

이 사건 등록상표인 ‘ 는 한글문자 가 동일’ ‘GD’

- 9 -

한 크기 동일한 서체 동일한 색체로 표기되어 있어 전체로 인식된다, , .

실사용상표들 ‘ ’, ‘ 은 이 사건 등록’

상표인 ‘ 에 소문난이라는 문자 부분 및 재래김 이라’ ‘ ’ ' '

는 문자 부분이 부가되어 전체적으로 빨간색 또는 파란색의 배경 하에 소문난 재‘ GD

래김이 표기되어 있는데 소문난 부분은 일정한 간격을 두고 좌측 상단에 크기가 작’ , ‘ ’

은 빨간색 바탕에 상대적으로 작게 흰색 글씨로 표기되어 있어 사용 태양 자체로 일반

수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보이고 재래김 부분은 흰색, ‘ ’

의 테두리가 있는 검은색 글씨로 상대적으로 크게 표기되어 있으나 사용상품 자체를

지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되지 않는다 주식회사 는 거래사회의 통념상 이 . D

사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표로 실사용상표들을 사용한 것인데,

부분은 ‘G’ ‘ 과 같이 경사지게 표현된 노란색의 바탕에 빨간색 글씨로 ’

표기되어 있고 부분은 ‘D’ ‘ ’, ‘ 와 같이 빨간색 또는 ’

파란색의 배경에 빨간색 글씨로 표기되어 사용되고 있어 ‘ 부분은 시각’

적으로 ‘ ’, ‘ 부분보다 일반 수요자에게 강한 인상을 ’

- 10 -

주어 훨씬 두드러져 보일 것이다 위와 같이 바탕색 및 문자색에 차이가 있는 등 그 .

사용 태양으로 실사용상표들은 일반 수요자나 거래자에게 부분과 부분이 분리‘G’ ‘D’

되어 부분이 주로 인식될 것으로 보인다‘G’ .

나 상품의 품질을 오인할 염려가 있는지 여부)

원고가 상표권자인 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 주식회사 가 이 사건 D

등록상표를 사용허락을 받은 지정상품인 맛김과 유사한 상품인 조미김에 그대로 사용

하지 않고 조미김 제품에 부분이 주로 인식될 것으로 보이는 실사용상표를 사용하, ‘G’

여 온 점은 앞에서 본 바와 같고 위 인정사실에 의하면 군 읍은 피고 등이 조미, , E F G

김을 생산함으로써 조미김의 산지로서 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려졌음을 알

수 있다 주식회사 가 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 . D

지정상품과 유사한 상품으로 군 읍에서 생산되지 않은 조미김 제품에 사용함으로E F G

써 일반 수요자나 거래자는 실사용상표가 사용된 조미김 제품이 위의 읍 지역에서 G

생산되는 것으로 상품의 산지 등 품질을 오인하였거나 오인할 염려가 있다.

다 검토 결과 정리)

따라서 이 사건 등록상표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 규정된 상표등록73 1 8

취소사유에 해당한다.

다 원고의 주장에 관한 판단 .

원고는 피고의 대상상표 사용실적을 근거로 대상상표의 알려진 정도 내지는 1) ,

군 읍이 조미김의 산지로서 알려진 정도를 판단할 수 없다는 취지로 주장한다E F G .

그러나 피고가 영어조합법인의 조합원 자격을 갖추고 있음은 앞서 본 바와 같으므로 B

원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

- 11 -

원고는 영어조합법인이 대상상표를 출원하기 전 원고가 이 사건 등록상표2) , B

를 출원하여 등록받았고 년경부터 계속하여 실사용상표들과 같이 이 사건 등록상2008

표를 사용하고 있는바 후출원상표인 대상상표를 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수

없다는 취지로 주장한다 앞서 본 바와 같이 주식회사 가 실사용상표들을 사용함으로. D

써 상품의 산지 등 품질을 오인할 염려가 있음을 이유로 이 사건 등록상표의 취소사유

가 있음을 인정하는 이상 이 사건 등록상표와 대상상표의 선출원 여부는 살필 필요가

없고 나아가 원고가 년경부터 실사용상표를 사용하였다고 볼 만한 증거도 없으므, 2008

로 원고의 위 주장 역시 어느 모로 보나 이유 없다, .

원고는 지리적 표시 단체표장의 경우 그 권리자는 엄격한 관리의무를 부담3) ,

하는데 영어조합법인은 지리적 표시 단체표장 등록 후 정관을 변경하여 종전 규정으, B

로는 조합원 자격이 없던 자로 하여금 대상상표를 사용하도록 하는 한편 그러한 자에

게 조합의 권리를 위임하여 행사하도록 한 점 조합원들이 대상상표를 다르게 사용함,

에도 방치하고 있는 점 맛김 또는 조미김 생산업자가 아닌 자들도 조합원으로 가입시,

키고 있는 점 등을 종합하여 보면 영어조합법인은 원고의 권리를 해할 의사로 권리, B

를 남용하고 있다고 주장한다 그러나 영어조합법인이 대상상표 등록 후 조합원 자격. B

에 관한 정관을 개정한 바는 없을 뿐만 아니라 원고가 주장하는 나머지 사정만으로 ,

피고의 이 사건 심판청구가 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다 원고의 위 주장 또.

한 이유 없다.

결론4.

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하

기로 하여 주문과 같이 판결한다.

- 12 -

 

재판장 판사 문주형

판사 손영언

판사 임경옥