[지재 판결문] 특허법원 2021허5358 - 등록무효(디)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 디2021 5358 ( )

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 특허법인 현

담당변리사 이준영

소송복대리인 법무법인 유한 현( )

담당변호사 박종률

피 고 1. C

 

주식회사 2. D

 

대표이사 E

3. F

 

피고들 소송대리인 변리사 권영주

피고들 소송복대리인 변호사 김정민

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변 론 종 결 2022. 4. 29.

판 결 선 고 2022. 6. 10.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 8. 31. 2021 643 .

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록디자인

1) 출원일 등록일 등록번호 제 호/ / : 2019. 11. 12./ 2020. 2. 24./ 30-1047820

2) 디자인의 대상이 되는 물품 휴대폰 보호필름 부착장치용 롤러:

3) 주요 내용 별지 기재와 같다: .

나. 모인대상디자인들

모인대상디자인들은 주식회사 이하 라 한다 가 경부터 주식회사 이 G( ‘G’ ) 2018. 12. H (

하 라 한다 에 납품한 스마트폰 모델 갤럭시 용 휴대폰 보호필름 부착장치용 롤‘H’ ) ‘ S10’

러로 그 구체적인 형상은 아래 사진과 같다 이하 모인대상디자인 또는 모인대상디자, ( ‘ ’ ‘

인들이라 한다’ ).

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다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고 과 피고 주식회사 이하 피고 이라고만 한다 은 이 사건 등록디자C D( ‘ D’ )

인의 대상물품과 동일한 물품에 대한 등록디자인 제 호 의 공동권리자로서 ( 30-1014379 )

모인대상디자인 형상의 대상물품을 생산 판매하고 있고 피고 는 대상물품을 생산하· , F

구분 사시도 입체부 확대 사진

갤럭시

S10

용B0

갤럭시

S10

용B1

갤럭시

S10

용B2

갤럭시

S10

용BX

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는 동종업계 종사자이다.

2) 피고들은 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록디자인은 2021. 3. 3. , G

가 창작한 모인대상디자인을 모방한 것이어서 원고는 이 사건 등록디자인의 진정한 창

작자 또는 승계인이 아니고 따라서 이 사건 등록디자인은 모인출원에 해당하여 무효,

라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 위 심판청구를 당 호로 심리한 후 이 사2021 643 , 2021. 8. 31.

건 등록디자인은 무권리자에 의해 출원된 것으로서 디자인보호법 제 조 제 항 본문 및 3 1

제 조 제 항 제 호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 피고들의 위 121 1 1

심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

인정 근거[ ] 다툼 없는 사실 갑 제 호증 을 제 호증의 각 기재 및 영상 변 , 1, 2, 3, 19 , 16 ,

론 전체의 취지

2. 원고의 주장 요지 및 이 사건의 쟁점

가. 원고의 주장 요지1)

원고는 와의 협력을 통하여 이 사건 등록디자인을 직접 창작하였다 이 사건 심결 H .

은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 원고가 이 사건 등록디자인을 창작하였거나 그 창작자의 승계인에

해당하는 사람으로서 디자인보호법 제 조 제 항 본문에 규정된 디자인등록을 받을 권3 1

리를 가지는 자인지 여부이다.

1) 원고는 당초 피고들이 모인출원을 이유로 이 사건 등록디자인을 출원할 수 있는 정당한 권리자가 아니므로 이 사건 심판 ①
청구가 부적법하다는 취지의 주장과 피고들의 이 사건 심판청구 및 이 사건 소제기가 각 심판청구권 및 소권의 남용이라②
는 취지의 주장을 한 바 있으나 제 회 변론기일에서 자 준비서면의 진술과 구두진술로 위 각 주장을 각 철회하, 1 2022. 4. 21.
였다.

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3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 법리

디자인보호법 제 조 제 항 본문은 디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인은 디자인보 3 1

호법에서 정하는 바에 의하여 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고,

제 조 제 항 제 호는 제 조 제 항 본문의 규정에 의한 디자인등록을 받을 수 있는 121 1 1 3 1

권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 디자인등록을 받은 경우를 디자인등록무효사유

의 하나로 규정하고 있다 한편 디자인보호법 제 조 제 호는 디자인이란 물품의 형. 2 1 ‘ ’

상 모양 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 · ·

말한다고 규정하고 있으므로 디자인보호법 제 조 제 항에서 정하고 있는 디자인을 창, 3 1 ‘

작한 사람은 바로 이러한 디자인의 창작 행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다 따’ .

라서 창작자가 아닌 사람으로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사

람 이하 무권리자라 한다 이 창작자가 한 디자인의 구성을 일부 변경함으로써 그 디( ‘ ’ )

자인 구성이 창작자가 한 디자인과 상이하게 되었다 하더라도 그 변경이 통상의 디자,

이너가 보통으로 채용하는 정도의 구성의 부가 삭제 변경에 지나지 아니하고 그로 인· ·

하여 심미감에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 디자인의 창작에 실질적으로 기여

하지 않은 경우에는 그 디자인은 무권리자의 출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할

것이다 대법원 선고 후 판결 등( 2011. 9. 29. 2009 2463 2) 참조 ).

나. 이 사건 모인대상디자인의 창작 주체

다음과 같은 사실은 양 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제 내지 , 5 12, 19, 21, 25,

내지 내지 호증 가지번호 있27, 28, 30, 32, 33, 34, 44, 49 52, 54, 59, 64, 65, 68 74 (

2) 특허법원 선고 허 판결 등 2020. 1. 22. 2019 5577 .

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는 것은 가지번호를 포함한다 이하 같다 을 제 호증의 을 제 호증의 각 기재 . ), 2 4, 7, 7

및 영상 변론 전체의 취지에 의하여 이를 인정할 수 있다 피고들은 갑 제 내지 , ( 5 8,

내지 호증 등에 대하여 원고는 을 제 호10, 11, 12, 25, 28, 32, 33, 34, 44, 49 52, 54 , 2

증의 에 대하여 각 부지로 다투나 각 문서의 형태 및 기재내용 등 변론 전체의 취7 ‘ ’ ,

지에 비추어 위 문서들의 진정성립이 인정된다).

그리고 이와 같은 모인대상디자인의 창작 경위에 비추어 보면 모인대상디자인은 , G

혹은 그 직원인 이 독자적으로 또는 와 공동으로 창작한 디자인이라 할 것이다E , H .

1) 의 보호필름 부착장치 관련 특허H

는 전자장치의 보호필름 부착장치 및 이를 이용한 보호필름 부착방 H 2018. 2. 28. ‘

법과 관련된 특허를 출원하여 위 특허가 공개되었고 등록’ 2019. 9. 5. , 2020. 10. 20.

되었는데 위 등록특허에는 아래 그림과 같은 롤러의 형상이 포함되어 있다, .

2) 의 보호필름 부착장치 공동개발사업H

가) 는 년 초 자사에서 판매하는 스마트폰 액정화면에 보호필름을 부H 2018

착하여 판매하기로 결정하고 원고와 를 포함한 다수의 업체들에게 보호필름 부착장, G

치의 개발사업을 제안하였다.

나) 는 경 의 공동개발사업자에 선정되지는 아니하였으나 에 G 2018. 3. H , H

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자체개발의사를 표시하고 의 시험평가에 참여할 수 있도록 해줄 것을 요청하였다, H .

다) 는 에 이메일을 통하여 보호필름 부착장치 관련 자료를 H 2018. 3. 9. G

공유해주었는데 위 이메일에는 아래 사진과 같은 롤러의 형상이 첨부되어 있었다, .

3) 원고의 보호필름 부착장치 제작 및 납품

가) 원고는 로부터 보호필름 부착장치 개발과 관련된 요청을 2018. 4. 5. H

받아 보호필름 부착장치를 설계하여 에 그 도면을 이메일을 통하여 송, 2018. 4. 10. H

부하였다.

나) 는 원고에게 보호필름 부착장치의 도면이 포함된 시방서H 2018. 4. 13.

를 전달하였다 갑 제 호증 을 제 호증( 5, 44 , 7 ).

다) 원고는 에 시제품을 제작 납품하였는데 그 중 롤러의 사2018. 5. 8. H , ,

진은 아래와 같다 갑 제 호증( 34 ).

라) 원고는 에 새로운 도면을 작성하여 이메일을 통해 전달2018. 5. 14. H

하였다 갑 제 호증( 6 ).

갑 제 호증의 59 5 갑 제 호증의 59 8 갑 제 호증의 59 9

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마) 는 주식회사 를 통하여 원고의 제품을 주문하였고 원고H 2018. 6. 15. I ,

는 새로운 도면에 의해 아래와 같은 보호필름 부착장치를 제작 납품하였2018. 6. 27. ,

는데 갑 제 호증 여기에서는 단의 단차를 가진 롤러를 확인할 수 없다( 9 ), 2 .

4) 의 모인대상디자인 창작 경과G

가) 는 내지 사이에 차례에 걸쳐 담당자의 방문컨설G 2018. 4. 2018. 6. 3 H

팅 및 사내에서 진행된 수차례의 컨설팅 검증을 받아 보호필름 부착장치를 제작하H ,

였다.

나) 는 스마트폰 모델 갤럭시 에 적용되는 입체롤G 2018. 9. 14. H ‘ Lykan’

러를 단의 경사진 단차 단차 가 형성된 형태로 개발하였는데 갑 제 호증2 ‘ ’ ( 0.25mm) ( 19 ),

해당 스마트폰 모델은 소위 엣지형 디스플레이가 적용되지는 않았으나 액정 끝이 일‘ ’

부 경사지게 설계되어 있다.

의 갤럭시 H ‘ Lykan’

의 입체롤러G

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다) 는 내부적으로 아래 그림과 같이 입체롤러의 개선사항을 H 2018. 11. 7.

논의하였고 에 이와 같은 개선사항을 전달하며 검토를 요청하였다 갑 , 2018. 11. 9. G (

제 호증50 ).

라) 는 에 위 개선사항과 달리 아래와 같은 형상의 입체롤G 2018. 11. 21. H

러를 제작하여 납품하였다 갑 제 호증 면( 19 , 6 ).

마) 는 내부적으로 아래 그림과 같은 단의 단차를 가진 입H 2018. 12. 3. 2

체롤러 제작을 검토하였고 갑 제 호증 같은 날 에 롤러 제작을 의뢰하였다( 51 ), G .

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바) 는 경 에 모인대상디자인인 아래와 같은 형상의 입체롤G 2018. 12. 14. H

러를 제작 납품하였다 갑 제 호증 면, ( 19 , 7 ).

5) 의 하자 보완 실패와 원고의 이 사건 등록디자인 개발G

가) 는 부터 경까지 제품의 품질 문제로 수차례 개선H 2018. 12. 2019. 2. G

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을 요구하였고 이에 는 부터 경까지 수차례에 걸쳐 개선품을 납품하, G 2019. 2. 2019. 5.

고 에 개선결과를 보고하고 개선 미비를 사과하면서 제품 가격을 인하, 2019. 6. 14. H

하겠다는 취지의 이메일을 보내기도 하였다.

나) 는 원고에게 세트H , 2019. 2. 8. ‘B2 3) 단면도를 발송하였고 갑 제 호 ’ ( 68

증 경 가 납품한 롤러를 전달하였으며 갑 제 호증 을 제 호증의 을 제), 2019. 2. G ( 54 , 2 4,

호증의 경 관련하여 회의도 진행하였다2 7), 2019. 3. 6. .

다) 이에 따라 원고는 및 같은 달 두 차례에 걸쳐 에 입2019. 3. 19. 26. H

체롤러의 도면을 완성하여 전달하였는데 그 형상은 아래와 같다 갑 제 호증, ( 72, 73 ).

3) 모인대상디자인 중 갤럭시 용을 의미하는 것으로 보인다 ‘ S10 B2 ’ .

와 원고의 회의록 일부 갑 제 호증H 2019. 3. 6. ( 25 )

에 전달한 입체롤러 도면2019. 3. 19.

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라) 이에 따라 원고가 경 제작한 입체롤러의 실물 사진은 아래와 2019. 5.

같고 갑 제 호증 원고가 그 입체롤러와 동일한 이 사건 등록디자인을 ( 74 ), 2019. 11. 12.

출원하여 등록받았다2020. 2. 24. .

다. 모인대상디자인들과 이 사건 등록디자인의 실질적 동일 여부

앞서 든 증거에 의해 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합해 보면 모인대상디

자인과 이 사건 등록디자인은 그 심미감에 있어 별 차이가 없어 실질적으로 동일하다.

1) 모인대상디자인들과 이 사건 등록디자인의 대상물품은 모두 ‘휴대폰 보호필

름 부착장치용 롤러로 그 물품이 동일하다’ .

2) 모인대상디자인들 중 이 사건 등록디자인과 가장 유사한 갤럭시 용‘ S10 B1 ’

에 전달한 입체롤러 도면2019. 3. 26.

원고 제작 입체롤러의 실물 사진 이 사건 등록디자인

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과 이 사건 등록디자인을 대비하여 보면 아래와 같다.

 

3) 이 사건 등록디자인과 위 모인대상디자인은 전체적으로 아령 형태의 형㉠

상으로 중심은 금속 재질의 막대로 구성되어 양 끝이 튀어나온 형상인 점 해당 , , ㉡ ㉢

금속 막대를 고무 실리콘 등의 재질로 된 외피가 아령 형상으로 감싼 형상인 점 가· , ㉣

운데 부분의 두께는 얇게 형성되고 양 끝에서 번에 걸쳐 두께가 두껍게 변하는 단, 2 2

의 단차가 형성되어 있는 점( , 등에서 서로 공통된다) .

한편 양 디자인은 첫 번째 단차 위 우측 확대도 부분 와 두 번째 단차 위 우 , ( ) (ⓐ ①

측 확대도 부분 에 있어 이 사건 등록디자인은 모인대상디자인보다 다소 완만한 점) , ③

첫 번째 단차와 두 번째 단차 사이의 폭 위 우측 확대도 부분 의 길이가 이 사( )ⓑ ④

구분 모인대상디자인 이 사건 등록디자인

정면도

우측

확대도

좌측

면도

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건 등록디자인이 모인대상디자인보다 다소 길게 형성되어 있는 점 모인대상디자인, ⓒ

보다 이 사건 등록디자인의 외피가 두꺼운 점( , 등에서 차이가 있)

다.

4) 그런데 앞서 든 증거들 및 갑 제 호증의 각 기재 및 영상에 의하면 이 사20

건 등록디자인의 출원 전에 아령 형태의 단의 단차를 가진 입체롤러 형태1

( , 가 이미 공지되어 있었던 사실은 인정된다 따라) .

서 아령 형태와 같은 입체롤러 형상이 이 사건 등록디자인의 요부가 된다고 보기 어렵

고 모인대상디자인과 이 사건 등록디자인에서 일반 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 ,

주요 부분은 단의 단차가 형성된 양 끝 부분이라고 할 것인데 앞서 본 바와 같이 양 2 ,

디자인은 이와 같은 지배적인 특징을 공유한다.

반면 위 각 차이점들은 모두 해당 디자인 분야에서 통상의 디자이너가 쉽게 변형할

수 있는 것에 해당하거나 전체 디자인에서 자세히 살펴보아야만 알 수 있는 부분에 ,

해당하는 등 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법에 불과한 것으로 보이고 모인대상,

디자인들 역시 다양한 형태의 단의 단차를 가지고 있는 점2 ( , ,

에 비추어 보면 더욱 그러하다) .

라. 원고가 이 사건 등록디자인의 창작자인지 여부에 대한 판단‘ ’

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1) 위에서 인정한 사실관계 및 이에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정을 종합

하면 원고는 와 사이의 거래관계가 차질을 빚게 된 이후 로부터 모인대상디자인, G H H

들을 전달받아 이를 일부 수정하여 이 사건 등록디자인을 출원한 것으로 보일 뿐 원,

고가 독자적인 연구 개발을 통해 이 사건 등록디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하·

여 디자인을 창작하였다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다 또한 원고가 , .

이 사건 등록디자인에 관한 디자인등록을 받을 권리를 승계하였다고 인정할 증거도 없

다.

원고가 내지 경에 제작하여 에 납품하였다는 보호필름 2018. 4. 2018. 6. H①

부착장치들에서는 롤러의 형상을 정확히 확인할 수 없거나 단의 단차를 가진 롤러가 , 2

있었다고 보기 어렵다 더욱이 원고 역시 이 사건 등록디자인의 가장 특징적인 부분이.

라고 할 수 있는 단턱이 있는 입체롤러는 자신이 아닌 가 최초로 창작하였고 이를 ‘2 ’ H

원고가 유사하게 적용하였다고 주장하고 있다.4)

반면 의 모인대상디자인 창작 경과를 살펴보면 가 의 스마트폰 모델 G , G H②

갤럭시 에 대응하여 만든 롤러가 매우 미세하기는 하나 최초로 단의 단차를 ‘ Lykan’ 2

가졌던 것으로 보이고 그 후 와의 의견교환을 거쳐 단의 단차를 가진 롤러를 최초, H 2

로 창작한 것으로 보인다.

앞서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 모인대상디자인은 실질적으로 동 , ③

일한 디자인으로 보이고 일부 차이점들은 모두 해당 디자인 분야에서 통상의 디자이너

가 쉽게 변형할 수 있는 것에 해당하거나 해당 디자인 분야에서 흔한 창작수법에 불,

과한 것으로 보인다.

4) 원고 자 준비서면 등 2021. 11. 3. .

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2) 이에 대하여 원고는 가 이 사건 등록디자인의 출원 전에 이 사건 등록디, G

자인의 특징이라 할 수 있는 단의 단차를 가진 입체롤러를 보호필름 제조업체들에게 2

판매하여 이러한 디자인은 공지되었으므로 이 사건 등록디자인이 모인대상디자인과 ,

위와 같은 특징을 공유한다고 하더라도 이를 모인출원의 근거로 삼을 수 없다는 취지

로 주장한다 그러나 설사 원고 주장과 같이 가 모인대상디자인을 창작한 후 그 출원 . G

전에 이를 제 자에 공연실시하였다고 하더라도 앞서 본 바와 같은 모인대상디자인의 3 ,

창작 경과 및 원고의 이 사건 등록디자인의 출원 경과에 비추어 보면 원고가 이 사건 ,

등록디자인을 창작한 자라고 볼 수 없음은 마찬가지라고 할 것이므로 원고의 위 주장,

은 이유 없다.

마. 소결

원고가 이 사건 등록디자인을 창작한 사람 또는 그 승계인이라고 인정하기 어려우므

로 이 사건 등록디자인은 무권리자에 의한 디자인출원에 해당한다 따라서 이 사건 등, .

록디자인은 디자인보호법 제 조 제 항 본문 제 조 제 항의 규정에 의하여 무효로 3 1 , 121 1

되어야 하므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다, .

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없

으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자헌

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판사 이혜진

판사 김영기

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별지

이 사건 등록디자인의 주요 내용

디자인의 설명【 】

1. 재질은 합성수지 고무 및 금속임, .

2. 본원 디자인은 휴대폰 화면에 보호필름을 부착하는 롤러임.

3. 도면 은 본원 디자인의 전체적인 형태를 표현한 도면파일임1.1 3D .

디자인 창작 내용의 요점【 】

본원 휴대폰 보호필름 부착장치용 롤러 디자인의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 ' '

내용의 요점으로 함.

도면 도면에서 추출한 도면임1.1(3D )【 】

추출도면 [ 1.1-1]

추출도면 [ 1.1-2]

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추출도면 [ 1.1-3]

추출도면 [ 1.1-4] 추출도면 [ 1.1-5]

추출도면 [ 1.1-6]

추출도면 [ 1.1-7]

끝 - -