[지재 판결문] 특허법원 2021허5099 - 거절결정(상)

 

[지재] 특허법원 2021허5099 - 거절결정(상).pdf

0.35MB

[지재] 특허법원 2021허5099 - 거절결정(상).docx

0.01MB

 

- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 거절결정 상2021 5099 ( )

원 고 A

미합중국

대표자 B

소송대리인 변호사 강경태

피 고 특허청장

소송수행자 노재성

변 론 종 결 2022. 4. 19.

판 결 선 고 2022. 6. 9.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

특허심판원이 원 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 7. 15. 2020 705 .

- 2 -

이 유

기초사실1.

가 이 사건 출원상표 갑 제 호증 . ( 2 )

출원번호 출원일 제 호 / : 40-2019-22319 /2019. 2. 13.○

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 광천수 및 탄산수 : 32 (mineral and aerated ○

비알코올성 음료 과실음료 및 과실주waters), (other non-alcoholic beverages),

스 시럽 및 음료용 제제(fruit beverages and fruit juices), (syrups and other

preparations for making beverages)

나 이 사건 선등록상표들 .

선등록상표 1) 1

등록번호 출원일 등록일 상표등록 제 호 / / : 913097 /2010. 12. 8./2012. 3. 30. ○

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 과일차 구기자차 녹차 대용차 라임차 맥엽 : 30 , , , , , ○

차 보리차 비약제용 우려낸 즙 샐비어잎차 석창포차 아이스티 오가피차 오, , , , , , ,

룡차 원기차 인삼차 차 홍차 차음료 식용 현미가루 식용 율무가루 오트, , , ( ), , , , , 茶

밀 메주 식용맥아 약 과자 간장 마요네즈 고춧가루 꿀 맛소금 차의 잎, , , ( ) , , , , , , , 藥

커피 얼음 등, .

- 3 -

상표권자 주식회사 : C○

선등록상표 2) 2

등록번호 출원일 등록일 상표등록 제 호 / / : 913131 /2010. 12. 8./2012. 3. 30. ○

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 감주 음료 과라나음료 과일맛음료 과일주스 : 32 ( ), , , , ○

과일주스를 함유한 무알콜음료 꿀을 주성분으로 하는 비알콜음료 냉동과일음, ,

료 땅콩즙음료 레모네이드 레모네이드용 시럽 레몬스쿼시 밀감수 발포성 음, , , , , ,

료용 분말 발포성 음료용 정제 비알콜성 과일넥타 비알콜성 과일엑기스 등, , , .

상표권자 주식회사 : C○

선등록상표 3) 3

등록번호 출원일 등록일 상표등록 제 호 / / : 1425487 /2018. 5. 2./2018. 12. 10. ○

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 캡슐형태의 커피 캡슐형태의 한방차 캡슐형 : 30 , , ○

태의 홍삼차 캡슐형태의 홍차 한방차 한방차를 주성분으로 한 캡슐형태의 건, , ,

강보조식품 차 캡슐형태의 둥굴레차 캡슐형태의 오가피차 캡슐형태의 녹, ( ), , , 茶

차 등.

상표권자 : D, E, F, G○

선등록상표 4) 4

등록번호 출원일 등록일 상표등록 제 호 / / : 0925364 /2011. 5. 30./2012. 7. 2. ○

- 4 -

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 비알콜성 추출음료 증류 : 32 ( ).○

상표권자 : H○

선등록상표 5) 5

등록번호 출원일 등록일 상표등록 제 호 / / : 1271643 /2016. 11. 11./2017. 7. 25. ○

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 야채를 주원료로 한 건강기능식품 약초를 주 : 29 , ○

원료로 한 건강기능식품 보존처리된 견과류 냉동한 것은 제외 보존처리한 채, { },

소 냉동한 채소는 제외 설탕에 절인 과일 요리용 채소주스 냉동한 과실 요구{ }, , , ,

르트 우유 살아있지 않은 어패류 냉동 또는 염장한 것을 포함 보존처리한 식, , { },

용해초 등.

상표권자 주식회사 : I○

다 이 사건 심결의 경위 .

특허청 심사관은 이 사건 출원상표의 출원인인 원고에게 이 사건 1) 2019. 9. 16. ‘

출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당할 뿐만 아니라 이 사건 선등록상표들33 1 7 ,

과의 관계에서 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하므로34 1 7 , 상표등록을 받을 수 없다는 ’

취지의 거절이유가 적시된 의견제출통지를 하였다 .

2) 그 후 특허청 심사관은 이 사건 출원은 지정기일까지 의견서 제출이 2020. 2. 6. “

없었으며 재심사한 결과 자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없, 2019. 9. 16.

- 5 -

다 라는 이유를 들어 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정을 하였다.” .

3) 원고는 특허심판원 원 호로 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였으나2020 705 ,

특허심판원은 이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한2021. 7. 15. “ 33 1 7

다 할 것이므로 다른 거절이유에 해당하는지 여부에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이

그 등록을 거절한 원결정은 타당하다 라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 .”

사건 심결을 하였다

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 4 , 【 】

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 원고 주장의 요지 .

이 사건 출원상표는 아래와 같은 점에 비추어 사회통념상 자타상품의 식별력을 인

정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼

사정이 없으므로 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 않는다33 1 7 이와 결론을 달리 한 .

이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

이 사건 출원상표는 독특한 구성과 특유의 심미감으로 인하여 이미 그 자체로 식 1)

별력을 갖추고 있고, 원고 이외의 제 자가 이 사건 출원상표와 동일한 구성을 갖고 있3

는 상표를 사용하는 사례는 전혀 발견되지 않는다.

이 사건 출원상표는 원고의 주지ㆍ저명한 선사용상표 마운틴 듀 2) “Mountain Dew( )”

의 부분과 그 구성이 완전히 동일하여 수요자들은 이 사건 출원상표만 보아도 "Dew" ,

원고의 위 선사용상표를 쉽게 연상하고 더 나아가 원고의 출처표시임을 곧바로 인식,

하므로 이 사건 출원상표의 식별력은 더욱 배가된 것으로 볼 수 있다 이러한 점은 원, .

고가 증거로 제출한 인지도 조사 결과 갑 제 호증 를 통하여 객관적으로 뒷받침된다( 12 ) .

- 6 -

나 이 사건 출원상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 33 1 7

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제 호에서 제 호 33 1 7 “ 1

내지 제 호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하6

는 것인가를 식별할 수 없는 상표 를 규정하고 있는데 이는 같은 조항의 제 호 내지 ” , 1

제 호에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별6

할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 .

해당하는지는 그 상표가 지니고 있는 관념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등,

을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하,

기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되

는 경우에 그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 대법원 선고 후( 2012. 12. 27. 2012

판결 등 참조 또한2951 ). , 어느 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다

수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타 상

품의 식별력이 부족하다 할 것이다(대법원 선고 후 판결2017. 3. 15. 2016 2447 등 참조 ).

한편 출원상표가 상표법 제 조 제 항 각호의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 33 1

관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이

고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시라

고 할 것이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2012. 4. 13. 2011 1142 ).

검토 2)

갑 제 호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같 1, 2, 3

은 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면 이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 , 33 1

- 7 -

제 호 소정의 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 7 ‘

없는 상표에 해당한다고 봄이 타당하다 이와 다른 전제에 선 원고 주장은 모두 이유 ’ .

없다.

가 원고의 주장과 같이 이 사건 출원상표 ) “ 는 알파벳 대문자 와 소문자 ” "D"

의 글자 높이가 같고 표장 전체가 우상향으로 기울어져 전체적으로 평행사변형을 "ew" ,

이루는 등 다소 도안화되어 있기는 하다 그러나 그러한 도안화 정도가 이 사건 출원.

상표를 보는 사람의 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄 흡수하여 문자의 인식력을 넘어,

서는 별도 식별력을 형성할 정도에 이르렀다고 보기는 어렵다.

이러한 점에다가 이 사건 심결일 당시 우리나라의 영어교육 수준을 고려하면 이 ,

사건 출원상표는 국내 수요자들에게 라는 영어 단어로 인식되고 로 호칭되‘Dew’ , ‘Dew’

며 또는 그 의미인 이슬로 관념될 것으로 보인다, ‘Dew’ ‘ ’ .

나 이 사건 심결일 당시 이 사건 선등록상표들을 비롯하여 ) , “ 제”( 40-

호1031160 ), “ 제 호”( 40-1002288 ), “ 제 호”( 40-923398 ),

“ 제 호”( 40-767410 ), “ 제 호”( 40-277451 ), “ 제”( 40-102479

호0 ), “ 제 호”( 40-1305770 ), “ 제 호”( 40-1219548 ), “ 제”( 40

호-961333 ), “ 제 호”( 40-1242609 ), “ 제 호”( 40-1110089 ),

“ 제 호”( 40-1031163 ), “ 제 호”( 40-1002309 ), “ 제”( 40

- 8 -

호 등 이하 선등록 출원공고 상표들이라 한다 과 같이 나 그 한글 -40-196745 ) ( ‘ · ’ ) ‘Dew’

음역인 듀를 포함하는 결합표장으로서 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 ‘ ’

제 류의 과실음료 및 과실주스 등과 동일 유사한 상품을 지정상품으로 하는 상표들이 32 ·

각각 그 등록권리자를 달리하여 이 사건 출원상표의 출원 이전 또는 그 이후에 출원되

어 등록 내지 출원공고되었다.

한편 영어 단어 즉 이슬은 공기 중의 수증기가 풀잎이나 나뭇가지에 응결 ‘Dew’ , ‘ ’ ‘

하여 맺힌 작은 물방울을 뜻하는 것으로서 맑음 시원함 청명함 등의 이미지를 떠오’ , ‘ , , ’

르게 하므로 이 사건 출원상표의 지정상품인 상품류 구분 제 류의 광천수 및 탄산수 , 32

등과 관련하여 볼 때 그 청량감을 강조하기 위해 널리 사용될 가능성이 높은 단어이

다 실제로 이 사건 심결일 당시 . “ 제 호”( 45-71418 ), “ ”

제( 40-1636840), “ 제 호”( 40-1678755 ), “ 제 호”( 40-1492073 ),

“ 제 호 등과 같이 이슬을 포함하는 결합표장으로서 ”( 40-1488902 ) ‘ ’

이 사건 출원상표의 지정상품과 동일 유사한 지정상품인 음료 제품을 지정상품으로 하·

는 상표가 개나 등록되어 있었고 심사 중에 있거나 이미 거절된 상표 및 등록포기37 , ·

존속기간이 만료된 상표들도 여건에 이른다100 .

이러한 사정들 즉 이 사건 출원상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 지정상품 ,

으로 하여 또는 그 한글 음역인 듀라는 문자부분이 포함된 상표가 다수 ‘DEW’, ‘Dew’ ‘ ’

출원되어 등록되었거나 공고되어 있으며 나아가 와 관념이 동일한 이슬이라는 , ‘Dew’ ‘ ’

- 9 -

문자 부분이 포함된 상표 역시 다수 출원되거나 등록되었던 점에다가 이 사건 선등록,

상표들 및 선등록 출원공고 상표들에서 듀 또는 라는 문자부분이 전체 · ‘ ’ ‘DEW’, ‘Dew’

표장에서 차지하는 비중 결합 태양 및 도안화의 정도에 비추어 이들 상표를 보는 국,

내 수요자에게 위와 같은 문자부분이 바로 인식될 것으로 보이는 점을 보태어 보면,

영어 단어 와 이슬이라는 단어는 청량감을 강조하는 음료 제품 등과 관련하여 ‘Dew’ ‘ ’

다수인이 사용하고 있거나 사용하기를 원하는 단어로서 이 사건 출원상표의 지정상품

과 관련하여 자타 상품의 출처표시로서 식별력이 부족할 뿐만 아니라 공익상 특정인,

에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 봄이 타당하다.

이와 다른 전제에서 서서 선등록 출원공고 상표들 중 , · “ 제”( 40-277451

호 및 ) “ 제 호 는 조어상표로서 이 사건 출원상표와는 별개로 ”( 40-1002309 )

인식될 것이고 다른 선등록 출원공고 상표들도 각자 독자적인 식별력을 가지고 있으므, ·

로 이러한 선등록 출원공고 상표들이 존재한다고 하여 이 사건 출원상표의 식별력이 , ·

상실되었다고 볼 수 없다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

다 원고는 원고 외에 이 사건 출원상표와 같이 우상향하는 모양으로 구성된 ) , “De

상표를 음료와 관련하여 사용하는 경우가 발견되지 않는다는 점에서도 이 사건 출w”

원상표는 식별력이 있다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 출원상표의 도안화 정도로는 문자의 인식력을

넘어서는 별도의 식별력을 형성한다고 보기 어려운 점에 비추어 보면 원고가 주장하,

는 위와 같은 사정만으로 이 사건 출원상표에 식별력이 있다고 볼 수 없다 원고의 위 .

주장 역시 이유 없다.

- 10 -

라 원고는 이 사건 출원상표는 원고의 주지ㆍ저명한 선사용상표 ) , “ 상표등록 ”(

제 호40-836847 ), “ 상표등록 제 호”( 40-836748 ), “ 상표등록 제”( 40-126363

호 와의 연관성으로 인하여 국내 수요자들이 특정회사인 원고의 출처표시로 인식하므8 )

로 식별력이 있으며 이는 원고가 실시한 인지도 조사결과 갑 제 호증 를 통해서도 뒷, ( 12 )

받침된다는 취지로 주장한다.

그러나 갑 제 호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사 12

실 및 사정을 종합하여 보면 원고가 실시한 인지도 조사결과 갑 제 호증 이하 원고, ( 12 ,

가 실시한 인지도 조사를 이 사건 인지도 조사라 하고 그 결과를 이 사건 인지도 조‘ ’ , ‘

사결과라고 한다 는 이 사건 출원상표의 식별력 여부를 뒷받침할 만한 신빙성이 부족’ )

하고 달리 이 사건 출원상표가 식별력이 있다고 볼 만한 자료가 없다 따라서 원고의 , .

위 주장 역시 이유 없다.

이 사건 출원상표의 지정상품은 광천수 및 탄산수 비알코올성 음료 과실음 (1) ‘ , ,

료 및 과실주스 시럽 및 음료용 제제로서 그 주된 수요자의 연령대에 별다른 제한이 , ’

없을 것으로 보임에도 이 사건 인지도 조사는 서울 및 대 광역시 부산 대구 광주, 4 ( , , ,

대전 에 거주하는 만 세 남녀 명을 대상으로 함으로써 대 이상의 수요자를 ) 20~59 500 60

배제한 것이다.

이 사건 출원상표의 지정상품은 광천수 및 탄산수 비알코올성 음료 과실음 (2) ‘ , ,

료 및 과실주스 시럽 및 음료용 제제임에도 이 사건 인지도 조사의 본 질문 중 첫 , ’ ,

번째 질문에서는 별지의 각 사진과 같이 원고의 선사용상표가 사용된 제품 전체 이미

지에서 의 문자부분이 지워지고 라는 문자부분만이 남은 것을 ‘Mountain’, ‘Mtn’ ‘Dew’

- 11 -

제시하고, 귀하께서는 만약 “ 위와 같이 ” “ 글자 이미지가 사용된 청량음료 및 과

실음료 제품을 보신다면 귀하께서는 , 이 제품이 특정 회사의 청량음료 제품으로 인지

가 되십니까 라고 질문함으로써 이 사건 출원상표가 원고의 선사용상표들 및 그 선사?” ,

용상표들이 사용된 원고의 음료 제품과 관련 있음을 암시하였다.

그럼에도 이 사건 출원상표와 (3) “ 선등록상표 ”( 1, 2),

“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ 의 혼동 ”

가능 여부를 묻는 질문에 대해서 정도가 혼동될 것 같다는 취지로 답변하였다31.6% .

또한 (4) , 위 항의 질문에 대하여 혼동되지 않을 것 같다 라고 응답한 사람 (2) “ .”

에 한정하여 혼동되지 않을 것 같다고 하신 이유는 다음 중 무엇인지 모두 선택 해 “

주십시오 라고 질문한 결과 마운틴듀 인지도가 워낙 독보적이라서 라고 응답한 비율.” , “ ”

은 에 불과하였고 예전부터 인지하고 있는 로고여서 라는 응답도 에 그쳤는0.6% , “ ” 0.3%

바 이는 원고의 선사용상표들의 주지ㆍ저명성이 이 사건 출원상표의 식별력에도 긍정,

적인 영향을 준다는 취지의 원고 주장과도 배치된다.

다 소결 .

이상에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 출원상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해 33 1 7

당하므로 상표등록을 받을 수 없다 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장.

하는 바와 같은 위법이 없다.

결 론3.

- 12 -

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여 주문과 같이 판결한다, .

 

재판장 판사 임영우

판사 김동규

판사 우성엽

- 13 -

별 지

 

끝.