[지재 판결문] 특허법원 2021나2063 - 특허권전용실시권설정등록 말소등록 청구

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 나 특허권전용실시권설정등록 말소등록 청구2021 2063

원고 항소인, A

소송대리인 법무법인 세주로

담당변호사 임세라

피고 피항소인, 주식회사 B

대표이사 C

소송대리인 법무법인 유한 주원( )

담당변호사 문애림

제 1심판결 서울중앙지방법원 선고 가합 판결2021. 11. 25. 2020 588674

변 론 종 결 2022. 6. 22.

판 결 선 고 2022. 7. 22.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 원고가 부담한다.

- 2 -

청구취지 및 항소취지

제 심 판결을 취소한다 피고는 원고에게 별지 기재 특허발명에 관하여 특허청 1 . 2018.

접수 제 호로 마친 전용실시권설정등록의5. 15. 2018-0315558 1) 말소등록절차를 이행하

라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자의 지위

1) 원고는 주식회사 이하 라 한다 로부터 별지 기재 특허발명 이하 이 사D( ‘D’ ) ( ‘

건 특허발명이라 한다 에 관한 특허권을 양수받아 권리의 전부이전등록’ ) 2020. 2. 20.

을 마친 자이다.

2) 피고는 휴대폰부품 제조업 등을 영위하는 회사로 경 와 사이, 2018. 5. 15. D

에 로부터 이 사건 특허발명에 대하여 다음과 같은 범위의 전용실시권 이하 이 사건 D ( ‘

전용실시권이라 한다 을 설정받는 내용의 전용실시권 설정계약 이하 이 사건 전용실’ ) ( ‘

시권 설정계약이라 한다 을 체결하고 같은 날 그에 관하여 설정등록을 마쳤다’ ) .

나. 사건의 경위

1) 청구원인 기재에 비추어 청구취지 중 전용실시권설정등록의 말소등록의는 전용실시권설정등록의의 명백한 오기로 보인다 ‘ ’ ‘ ’ .

전용실시권의 범위

기간: 년 월 일부터 년 월 일까지 2018 06 01 2036 07 04

지역: 대한민국 전지역

실시내용: 특허법 제 조 제 호에 규정한 일체의 실시행위 2 3

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1) 피고는 년경 주식회사 이하 라고 한다 등과 함께 이 사건 특허발2016 E( ‘E’ )

명과 관련한 개발을 진행하였고 그 과정에서 이를 제품화하기 위해 에게 금형설계를 , D

의뢰하였다 그 후 경 그 개발내용에 관하여 와 의 공동 명의로 특허를 출. 2016. 6. D E

원하는 계획을 논의하였는데 가 이 사건 특허발명을 단독으로 출원하여 , D 2016. 7. 4.

특허등록을 받았다2016. 9. 26. .

2) 이 사건 특허발명이 단독 명의로 출원 등록되자 피고와 등 사이에 이D , D

견이 있었으나 피고가 이 사건 특허발명의 실시업체로 와 주식회사 를 지정하고 이, D E

들의 특허발명 실시에 가 아무런 이의를 제기하지 않으며 가 이 사건 특허발명을 D , D

실시한 제품인 라는 물품 이하 이 사건 물품이라 한다 을 생산하고 피고“PROTECT” ( ‘ ’ )

가 이를 납품받아 판매하기로 하는 내용으로 합의에 이르렀다.

3) 이에 따라 피고는 와 사이에 이 사건 물품의 생산 공급과 관2017. 1. 24. D ,

련하여 아래와 같은 내용의 거래기본계약 갑 제 호증 이하 이 사건 거래기본계약이( 3 , ‘ ’

라 한다 을 체결하였다) .

거래기본계약

피고와 는 이 사건 물품에 대하여 아래와 같은 물품공급계약을 체결한다D .

제 조 개별계약의 성립3 .

개별계약은 피고가 거래내용을 기재한 발주서로 갈음할 수 있다 . ①

피고가 발주서를 교부하고 가 이를 수령함으로써 개별계약은 성립되며 가 발주를 , D , D②

거부할 의사가 있는 때에는 피고의 발주서를 수령한 후 지체 없이 거부의사를 표시하여야

한다.

피고의 발주서에는 발주연월일 물품의 품명 및 규격 자재번호 수량 단가 금액 납 , , , , , , ③

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기 납품장소 등을 기재한다, .

개별계약서에서 달리 약정한 사항 이외의 사항은 이 기본계약에 의하고 만일 이 기본 , ④

계약에 정하는 사항과 개별계약에 정하는 사항 간에 차이가 있을 때 그 상충하는 부분에

한하여는 개별계약이 정하는 사항이 우선한다.

제 조 계약목적물4 .

이 계약에 의거 가 피고에게 납품하여야 할 물품의 종류 수량 및 품질 납기 납품장D , , , ①

소 등은 피고의 발주서에 의한다.

생략 , ( )② ③

피고가 에게 공급하는 물품의 가격은 별도 합의한다 D . ④

제 조 금형제작 및 소유권5 .

피고는 에게 금형 제작을 의뢰하고 는 자신의 책임으로 금형 제작을 완료하여야 D , D①

한다.

는 피고가 의뢰한 부품 생산을 위한 금형 제작을 정해진 납기에 제작 완료하고 피고 D②

의 승인을 얻는다.

피고가 의뢰 제작한 금형의 소유권은 피고에게 있다 , . ③

제 조 금형의 보관 관리의 취급6 . ,

는 피고의 금형에 대하여 선량한 관리자의 주의로써 이를 관리하여야 한다 D . ①

는 피고의 동의 없이 제 자에게 양도 대여하거나 담보로 제공하여서는 아니된다 D 3 , . ②

내지 생략 ( )③ ⑥

제 조 대금지급11 .

는 특별히 약정한 경우를 제외하고는 납품완료 후 피고의 검사기준에 합격하여 해당물D

품에 대한 권리가 피고에게 이전된 이후에 대금지급을 청구할 수 있고 그 방법은 매월 마,

감 후 일 현금 지급을 원칙으로 한다60 .

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바 로열티 및 부가가치세는 원화로 지급한다 ) .

제 조 계약의 해제 해지16 . ,

피고 또는 는 다음 각 호의 사유가 발생할 우려가 있거나 발생하였을 경우 이 계D①

약 및 부수 협정과 개별계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

생략 1., 2. ( )

피고 또는 가 어음 및 수표의 부도 제 자에 의한 강제집행 가압류 및 가처분 3. D , 3 (

포함 또는 파산선고신청 회사정리의 신청 등 경영상 중대한 사유가 발생하여 이 계약 및 ) ,

부수협정에 의한 약정 내용이 이행될 수 없다고 인정될 경우

피고 또는 는 다음 각 호의 에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 상대방에게 월 D 1 1②

이상의 기간을 정하여 서면으로 시정 또는 계약의 이행을 최고하고 그 기간 내에 이를 시,

정 또는 이행하지 아니한 때에는 본 계약 및 개별 계약의 전부 또는 일부를 해제 해지할 ,

수 있다.

피고 또는 가 이 계약 부수협정 또는 개별계약을 위반하였을 경우 1. D ,

가 특별한 사유 없이 발주품의 제작을 거부하거나 상당기간 동안 착수를 지연 2. D

하여 계약기간 내에 납품이 곤란하다고 인정되는 경우

제 조 계약의 효력 및 유효기간 20 ( )

이 계약의 유효기간은 계약체결일로부터 년으로 한다 다만 피고 또는 가 계약 1 . D

종료 개월 전까지 갱신거절의 의사를 표시하지 않는 한 이 계약은 동일한 조건으로 년씩 2 1

연장되는 것으로 한다.

별첨 특허사용권 이하 아래 조항을 특허사용권 부수 조항 이라 한다: ( ‘ ’ )

이 사건 특허발명과 관련하여 피고가 실시 지정한 업체 주식회사 가 특허발 1. (D, E)

명을 실시하는 행위에 대하여 는 이를 모두 허락하며 어떠한 이의도 제기하지 않는다D .

의 특허를 사용하는 조건으로 피고가 발주하는 물량에 대하여 월 별로 발주하 2. D

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4) 피고는 와 사이에 이 사건 거래기본계약과 관련하여 다음과 2017. 9. 25. D

같은 내용의 합의 갑 제 호증 이하 이 사건 제 합의라 한다 를 하였다( 5 , ‘ 1 ’ ) .

5) 피고는 와 사이에 이 사건 거래기본계약과 관련하여 다음과 2017. 9. 29. D

같은 내용의 합의 을 제 호증 이하 이 사건 제 합의라 한다 를 한 뒤 합의서에 관하( 4 , ‘ 2 ’ )

여 공증까지 마쳤다.

는 것으로 하고 의 월 생산량을 우선적으로 사용하며 부족한 물량에 대해서만 에 공급, D , E

받는 것으로 한다.

1. 월 물품대 원 대하여 년 월 일 원 지급한다 미지급 6 \162,640,000 2017 9 25 \130,000,000 .

원은 년 월 일까지 지급한다32,640,000 2017 9 29 .

2. 월 물품대 원은 년 월 일까지 약속하며 단 월 주차부터 7 \51,600,000 2017 10 16 , 10 2

납품 진행시 결재 집행한다protect .

3. 월 째주부터 는 를 생산 납품한다10 2 D PROTECT .

4. 월 물량은 최소라인 구성 대략 만 으로 하되 물량 증감시 상호 협의하여 진행한다 ( 100 set) .

5. 보유 특허에 대하여 특허권을 제삼자에 양도하지 않음을 약속드리며 공증하기로 한다D .

6. 월부터 납품하는 물품대에 대하여 월말10 마감 후 일 결제 약속을 지킨다60 .

1. 보유중인 특허에 대하여 양사간 거래기간 동안에는 는 피고 동의 없이 제 자에게 본 D D 3

특허를 양도하거나 본 특허권을 목적으로 하는 질권을 설정하지 아니한다.

2. 보유 중인 특허에 대하여 양사간 거래기간 동안은 피고의 동의 없이는 본 특허권에 D

대한 전용 실시권을 설정하지 아니한다.

3. 의 귀책사유 사정에 의한 거래 종료시 신규개발 참여 못할 경우 등 로 거래 관계가 D (D , )

중단되거나 계약 해지되는 경우에는 합의 공증 제 항 제 항은 유효하다1 , 2 .

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6) 그 후 피고는 앞서 본 바와 같이 와 사이에 전용실시권 설정2018. 5. 15. D

계약을 체결하고 그로부터 이 사건 전용실시권을 설정받았고 원고는 이 , 2020. 2. 20.

사건 특허발명에 관하여 권리의 전부이전등록을 받았다.

7) 는 피고에게 이 사건 거래기본계약 제 조 제 항 제 호 또는 D 2020. 9. 17. 16 2 1

같은 항 제 호에 의하여 이 사건 거래기본계약을 해지하고 이에 따른 손해배상을 청3 ,

구할 예정이라는 내용이 기재된 내용증명을 발송하였다.

인정 근거[ ] 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 , 1 3, 5, 6 , 3, 4, 12 ,

변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

1) 이 사건 제 합의에 따르면 피고는 에게 매월 이 사건 물품을 월 만 개1 , D 200

만 세트 이상 발주할 의무가 있는데 피고는 위 의무에 따라 이행하여야 할 에 (100 ) , D

대한 이 사건 물품의 발주를 거의 하지 않았고 이로 인하여 는 자금난을 겪다가 , D

경 폐업하였다 따라서 와 피고 사이의 이 사건 거래기본계약은 피고의 귀책2020. 4. . D

사유를 원인으로 한 의 해지 통보로 거래기본계약 제 조 제 항 제 호 또는 제 항 D 16 1 3 2

제 호에 의하여 해지되었다1 .

2) 와 피고 사이의 이 사건 특허발명에 관한 전용실시권 설정계약은 이 사건 D

거래기본계약에 부수하여 성립하고 종료하는 계약이다 그런데 위와 같이 이 사건 거래.

기본계약이 피고의 귀책사유로 해지됨에 따라 그에 부수하는 이 사건 전용실시권 설정

계약도 해지되었다 따라서 피고는 부터 이 사건 특허발명에 관한 권리를 양수받은 원. D

고에게 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.

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나. 피고

1) 는 이 사건 제 합의 제 항 이 사건 제 합의 제 항에 반하여 무단으로 원D 1 5 , 2 1

고에게 이 사건 특허발명에 관한 특허권을 양도한 것이고 따라서 원고는 이 사건 특,

허발명의 정당한 권리자라 할 수 없으므로 원고의 이 사건 소제기는 부적법하다.

2) 이 사건 전용실시권 설정계약은 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라고

할 수 없으므로 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다, .

3) 이 사건 거래기본계약은 년경 의 사정으로 피고와의 합의에 따라 해2019 D

지되었고 이 사건 제 합의 제 항에 따라서 위 합의 제 항이 유효하므로 피고는 원, 2 3 1, 2 ,

고에게 이 사건 전용실시권을 말소할 의무가 없다.

3. 피고의 본안 전 항변에 대한 판단

이행청구의 소에서는 자기가 이행청구권자임을 주장하는 자가 원고적격을 가지는 것

인바 대법원 선고 다 판결 등 참조( 1994. 6. 14. 94 14797 ) 원고가 이 사건 특허권자임,

을 근거로 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소를 청구하고 있는 이상 원고적격은 인

정된다 따라서 원고가 이 사건 특허발명의 정당한 권리자라 할 수 없어 이 사건 소가 .

부적법하다는 피고의 본안 전 항변은 이유 없다.

4. 이 사건 전용실시권 설정계약이 해지되었는지 여부에 관한 판단

가. 원고는 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이

고 이 사건 거래기본계약이 해지된 이상 그에 부수한 이 사건 전용실시권 설정계약도 ,

해지되었다고 주장하므로 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부,

수하여 존속하는 계약인지 여부에 관하여 먼저 본다.

1) 앞서 기초사실에서 본 바와 같이 와 피고는 이 사건 물품의 , D 2017. 1. 24.

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생산 공급을 위하여 이 사건 거래기본계약을 체결하면서 특허사용권 부수 조항을 두,

어 는 피고가 지정하는 업체로 하여금 이 사건 특허발명의 실시를 허락할 것을 규정D

한 이래로 이 사건 제 합의를 통하여도 그와 같은 취지를 명확히 한 사, 2017. 9. 29. 2

실 이 사건 제 합의서에서 이 사건 특허발명에 대하여 양사간 거래기간 동안은 가 , 2 “ ” D

피고의 동의 없이는 그 특허에 대한 전용실시권을 설정하지 않기로 한 사실 그 이후,

인 피고가 이 사건 전용실시권을 설정받은 사실은 각 인정된다2018. 5. 15. .

2) 그러나 앞서 든 증거에 의해 인정되는 아래와 같은 사정 즉 이 사건 거래기,

본계약과 제 합의 및 제 합의 이 사건 전용실시권 설정계약의 각 경위에 전용실시권1 2 ,

의 성격 등을 종합해 보면 앞서 인정되는 사실만으로는 이 사건 전용실시권 설정계약,

이 이 사건 거래기본계약의 효력에 종속하는 계약이라고 인정하기 어렵고 달리 이를 ,

인정할 증거가 없다.

가) 특허권의 전용실시권은 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업

으로서 실시할 권리를 독점하는 권리로서 특허법 제 조 제 항 전용실시권자는 금지( 100 1 ),

청구권 특허법 제 조 손해배상청구권 특허법 제 조 신용회복청구권 특허법 제( 126 ), ( 128 ), (

조 등의 권리를 가지는데 이는 특허권자를 대위하여 행사할 수 있는 것이 아니고 131 ) ,

전용실시권자 자신의 권리로서 갖는 것이다 즉 전용실시권은 그 설정된 범위 안에서. ,

는 사실상 특허권과 가까운 지위를 가지는 것으로 특별한 사정이 없는 한 설정계약 ,

당사자 사이의 기본적인 거래관계와 별개의 효력을 가지는 것이 원칙이다.

나) 그런데 이 사건 거래기본계약의 특허사용권 부수 조항 이 사건 제 합, 2

의 등을 살펴보더라도 위 계약 등에 포함된 이 사건 특허발명에 대한 내용은 로 하, D

여금 피고가 지정한 업체들이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있도록 하고 이 사건 (①

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거래기본계약의 특허사용권 부수 조항 제 항 피고와의 거래기간 동안 이 사건 특2 ), ②

허를 제 자에게 양도하거나 전용실시권을 설정하거나 질권을 설정하지 않도록 하는 것3

이 사건 제 합의 제 항 에 불과할 뿐 피고에게 전용실시권을 설정해준다는 취지( 2 1, 2 ) , ‘ ’

의 내용은 포함되어 있지 않다.

다) 한편 이 사건 거래기본계약은 그 계약기간을 년으로 하고 다만 갱신 , 1 ,

거절의 의사표시가 없으면 년 단위로 갱신되도록 규정하고 있다 제 조 따라서 만일 1 ( 20 ).

이 사건 전용실시권 설정이 이 사건 거래기본계약에 부수한 것이라면 이 사건 전용실

시권의 기간 역시 이 사건 거래기본계약과 마찬가지로 설정하거나 그와 유사하게 단기

간으로 설정하는 것이 경험칙에 부합한다고 할 것인데 이 사건 전용실시권은 그 기간,

을 이 사건 특허발명의 존속기간만료일인 까지로 정하고 있다 또한 이 사2036. 7. 4. .

건 전용실시권 설정 당시인 경 와 피고는 이미 이 사건 거래기본계약에 2018. 5. 15. D

따른 각종 물품 대금 등과 관련하여 상당한 갈등을 겪어 이 사건 제 합의에 이르렀던 1

것으로 보이는데, 이 사건 전용실시권 설정계약 당시 쌍방에게 이 사건 거래기본계약

이 이 사건 특허발명의 존속기간만료일까지 갱신될 것이라는 합리적 기대가 있었다고

보이지 않는다.

라) 이 사건 제 합의에 따르면 와 피고 사이의 거래관계가 의 귀책사유2 , D D

로 중단되거나 해지되는 경우에도 는 피고의 동의 없이 이 사건 특허권을 양도하거D

나 이에 대하여 질권이나 전용실시권을 설정하지 못하도록 약정이 체결되어 있었는데,

그로부터 약 개월이 경과한 후에 그러한 기본계약과는 별개의 법률행위이자 피고의 8

권리를 한층 강화하여 피고에게 물권에 준하는 전용실시권을 부여하는 내용의 이 사건

전용실시권 설정계약이 체결되었고 그에 관하여 설정등록이 마쳐졌다.

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마) 앞서 본 바와 같이 이 사건 거래기본계약 이전부터 이 사건 특허발명의

출원 등에 대하여 피고와 사이에 이견이 있었고 그에 관한 합의로서 피고가 그 특D ,

허발명의 실시권자를 지정하고 는 피고의 동의 없이는 그 특허권을 제 자에게 처분D 3

양도 질권 또는 전용실시권 설정 하지 않기로 하는 내용의 이 사건 제 약정이 체( , ) 1, 2

결된 바 있다 이러한 사정에 비추어 보면 가 피고에게 이 사건 특허발명의 존속기간 . D

만료일까지 전용실시권을 설정해 준 것은 위와 같이 이 사건 특허발명이 단독 명의, D

로 출원 등록된 당초부터 피고와 사이에 의 권리를 제한하는 방향으로 합의가 성, D D

립되어 온 것과 같은 방향성을 갖는 것으로 볼 여지도 있다.

바) 는 피고에게 피고가 이 사건 거래기본계약을 이행하지 D 2020. 9. 17.

아니하였음을 이유로 계약을 해지한다고 통지하며 해지에 따른 손해배상을 청구할 것

을 고지하면서도 이 사건 전용실시권 설정등록의 말소나 그에 관한 향후 절차에 대해

서는 아무런 언급을 하지 아니하였다.

나. 원고는 피고가 이 사건 거래기본계약 및 이 사건 제 합의에 따라 전용실시권 1, 2

설정등록을 요청하여 가 피고로부터 만 세트를 발주받을 것을 대가로 D ‘PROTECT' 100

이 사건 전용실시권 설정등록을 마쳐주었는데 피고가 위와 같은 발주 약속을 이행하지

않아 이 사건 거래기본계약 및 전용실시권 설정계약이 실효되었다는 취지로도 주장하

나 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약의 존속을 전제로 하는 계약,

이라고 보기 어려움은 앞서 본 바와 같고 이 사건 전용실시권 설정계약이 원고 주장,

과 같은 조건을 부관으로 하여 체결되었음을 인정할 아무런 증거가 없다.

다. 결국 이 사건 전용실시권 설정계약이 이 사건 거래기본계약에 부수한 계약이라

고 할 수 없는 이상 이와 다른 전제에서 이 사건 거래기본계약이 해지되었으므로 이 ,

- 12 -

사건 전용실시권 설정계약이 해지되었다는 취지의 원고의 주장은 나머지 점에 관하여

나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다 이러한 점에서 원고가 주장하는 변론재개를 통한 (

추가 입증의 필요성도 인정되지 아니한다).

5. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각하여야 할 것인바 제 심판결은 이 , 1

와 결론을 같이하여 정당하다 따라서 원고의 항소는 이유 없으므로 이를 기각하기로 .

하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 구자헌

판사 이혜진

판사 김영기

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별지

특허발명의 표시

특허번호1. : 10-1661590-0000

출원일2. : 2016. 7. 4.

특허결정일3. : 2016. 9. 23.

공고일4. : 2016. 10. 4.

유별5. : H01F 41/04

발명의 명칭 코일 부품용 판형 코일 및 코일 부품 제조 방법6. :

청구범위의 항수7. : 6

등록권리자8. : A

전용실시권자 피고 주식회사 끝9. : ( B). .