[지재 판결문] 특허법원 2021허5167 - 등록무효(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2021 5167 ( )

원 고 주식회사A

대표이사 B, C

소송대리인 카이특허법인 담당변리사 이덕재

피 고 주식회사D

대표이사 E

소송대리인 변리사 한태근 양한나,

변 론 종 결 2022. 7. 21.

판 결 선 고 2022. 9. 1.

주 문

원고의 청구를 모두 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

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청 구 취 지

특허심판원이 당 호2021. 8. 4. 2020 2331 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

이 유

기초사실1.

가 원고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 1, 3 )

등록번호 출원일 등록결정일 등록일 상표등록 제 호 / / / : 1425914 /2017. 9. 20./2018. ○

12. 7./2018. 12. 11.

○ 표 장:

지정상품 상품류 구분 제 류의 메이크업 화장품 스킨케어용 화장품 헤어컨디 : 3 , , ○

셔너 기능성 화장품 두발 및 두피화장품 목욕용 화장품 바디케어용 화장품 선스크, , , , ,

린제 미용팩 각질제거용 화장품 콤팩트용 메이크업화장품 아이섀도 마스카라 손톱, , , , , ,

래커 화장품 스킨로션 화장용 마스크 샴푸 세안제 향 및 향료( ), , , , ,

나 이 사건 심결의 경위 .

피고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 특허심판원 1) 2020. 8. 3.

당 호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고 그 무효심판절차2020 2331 ,

에서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호 제 호 및 제 호에 해당“ 33 1 1 , 2 , 3 7

하므로 그 등록이 모두 무효로 되어야 한다 라고 주장하였다.” .

특허심판원은 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 2) 2021. 8. 4. “ 33 1 3

제 호에 해당한다 라는 이유로 피고의 위 무효심판청구를 모두 인용하여 이 사건 등7 .”

록상표의 상표등록을 모두 무효로 한다는 취지의 심결을 하였다 이하 이 사건 심결이( ‘ ’

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라 한다).

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1, 2, 3 , 【 】

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 당사자 주장의 요지 .

피고 주장의 상표등록무효사유 1)

가 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 화장품 등과 관련하여 차원의 입체적인 효 ) ‘3

과를 주는 메쉬 형태의 쿠션 화장품이라는 의미를 직감하게 하므로 화장품의 (MESH) ’

성질표시에 해당할 뿐만 아니라 화장품에 대하여 다수 사용하는 표장들, (‘3D’, ‘MESH’,

로만 구성된 상표로서 위와 같은 상품의 품질 이상의 관념을 도출하지 못‘CUSHION’)

하여 수요자들은 이를 보고 출처표시로 인식하지 않을 것이고 이를 어느 특정인에게

독점 배타적으로 사용시키는 것은 공익상으로도 타당하지 않다 따라서 이 사건 등록, .

상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당한다33 1 3 7 .

나 설령 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 않더라도 이 ) 33 1 3 ,

사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우에 수요자들은 메쉬 쿠션 형태가 적용된 ‘

제품이라고 상품의 품질을 오인할 우려가 있으므로 상표법 제 조 제 항 제 호 전단’ 34 1 12

에 해당한다.

다 따라서 이 사건 등록상표는 모두 무효로 되어야 한다 이와 결론을 같이한 이 ) .

사건 심결은 위법하지 않다.

원고 주장의 요지 2)

가 는 화장품 분야에서 사용되고 있는 표장이 아니므로 이 사건 등록상 ) ‘3D MESH’

표의 지정상품과 관련하여 본질적인 식별력이 있는 점 의 사전적 의미는 화장, ‘MESH’ ‘

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품과는 무관하고 쿠션 화장품의 수요자들이 메쉬를 쿠션 화장품의 구성요소로 직감’ , ‘ ’

한다고 보기는 어려운 점 따라서 이 사건 등록상표 을 그 지정상, ‘3D MESH CUSHION’

품인 화장품에 사용하더라도 수요자들이 입체적인 효과를 주는 그물망 타입의 ‘ (MESH)

쿠션화장품으로 직감하기 어려운 점을 고려하면 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 ’ 33

제 항 제 호 및 제 호에 해당하지 아니한다1 3 7 .

나 설령 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부가 상표법 제 조 제 항 제 호 또는 ) 33 1 3

제 호에 해당한다고 하더라도 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 스킨케어용 화장7 , “

품 헤어컨디셔너 기능성 화장품 두발 및 두피화장품 목욕용 화장품 바디케어용 화, , , , ,

장품 선스크린제 미용팩 각질제거용 화장품 아이섀도 마스카라 손톱래커 화장품, , , , , , ( ),

스킨로션 화장용 마스크 샴푸 세안제 향 및 향료 와 같이 입체적인 효과를 주는 것, , , , ”

과 무관한 상품 및 쿠션 화장품과 무관한 상품에 대하여는 식별력이 있으므로 이 사,

건 등록상표 중 위 지정상품은 상표법 제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하지 아니33 1 3 7

한다.

다 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 전단에도 해당하지 않는다 ) 34 1 12 .

라 따라서 이 사건 등록상표에는 피고가 주장하는 바와 같은 상표등록무효사유가 )

없다 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. .

나 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 33 1 3

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항 제 호가 상품의 산지 품질 원재료 효능 용도 등을 보통으 33 1 3 , , , ,

로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없다고 규정한 것은

이러한 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용

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할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게

할 수 없다는 공익상의 요청과 이러한 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의

관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있으므로 어느 상표가 이에 해당하는지 여,

부는 그 상표가 가지는 관념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하여 ,

객관적으로 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2004. 8. 16. 2002 1140 ).

한편 출원상표가 상표법 제 조 제 항 각호의 식별력 요건을 갖추었는지 여부에 , 33 1

관한 판단의 기준 시점은 원칙적으로 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이

고 거절결정에 대한 불복 심판에 의하여 등록 허부가 결정되는 경우에는 그 심결 시이

다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2012. 4. 13. 2011 1142 ).

검토 2)

갑 제 호증 을 제 내지 내지 내지 내지 호증의 각 기재 7 , 1 14, 16 35, 38 57, 65 73

가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다 와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다( )

음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대해서 ,

상표법 제 조 제 항 제 호 소정의 상품의 품질 효능 용도 등을 보통으로 사용하는 33 1 3 , ,

방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 봄이 타당하다 이와 다른 전제에 .

선 원고의 주장은 이유 없다.

가 이 사건 등록상표는 라는 문자부분과 영어 단어 및 이 평 ) ‘3D’ ‘MESH’ ‘CUSHION’

이한 서체로 띄어쓰기한 채 횡서되어 결합된 상표로서 이러한 구성 외에 외관상 상표

의 식별력에 영향을 줄 만한 다른 특별한 점이 없다.

나 그런데 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 화장품과 관련하여 쿠션 ) ‘ (Cushion)’

은 화장품을 찍어 바르는 쿠션 형태의 스펀지 또는 퍼프를 가리키는 보통명칭으로 사

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용되었고 는 그물망 철망 등을 뜻하는 영어단어, ‘MESH’ ‘ , ’ 1)로 거래계에서는 망사를 , ‘ ’

가리키는 용어로 흔히 사용되었으며 는 차원의 형태 입체감 입체 효과 등의 의, ‘3D’ ‘3 , , ’

미로 흔히 사용되는 단어로서 화장품과 관련하여 입체감을 표현할 수 있는 화장품, ‘ ( )’

또는 입체형상으로 구성된 화장품 등의 의미로 흔히 사용되었다‘ ( )’ .

이러한 점을 고려하면 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 이 사건 등록상표 중 ,

부분은 화장품류에 관련하여 수요자들에게 망사가 사용된 쿠션을 가‘MESH CUSHION’

리키는 말로 직감되었을 것으로 보인다 나아가 라는 단어의 의미를 고려하면 이 . ‘3D’

사건 등록상표의 등록결정일 당시 이 사건 등록상표인 은 화장품‘3D MESH CUSHION’

류에 관련하여 수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 또는 입체적 형상‘MESH CUSHION’

을 가진 의 의미로 직감되었을 것으로 보인다‘MESH CUSHION’ .

다 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 상품류 구분 제 류의 중에서도 화장품 ) 03

에 속하는 상품들이다(G1201B) .

다 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 33 1 7

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 제 호에서 제 호 33 1 7 “ 1

내지 제 호까지에 해당하는 상표 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하6

는 것인가를 식별할 수 없는 상표 를 규정하는데 이는 같은 조항의 제 호 내지 제 호” , 1 6

에 해당하지 아니하는 상표라도 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수

없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 의미이다 어떤 상표가 식별력 없는 상표에 해당.

하는지는 그 상표가 지니는 관념 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 고려하,

1) 네이버 영어사전 참조

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여 객관적으로 결정하여야 하며 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거,

나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에

그 상표는 식별력이 없다고 할 것이다 대법원 선고 후 판결 등 ( 2012. 12. 27. 2012 2951

참조 또한 어느 한 상품류에 특정의 단어가 표장의 일부를 구성하여 다수 등록되어 ). ,

있거나 출원공고되어 있는 경우 그 특정의 단어는 당해 상품류에서 자타 상품의 식별

력이 부족하다 할 것이다 대법원 선고 후 판결 등 참조( 2017. 3. 15. 2016 2447 ).

검토 2)

위 제 의 나 항에서 본 바와 같은 사정에다가 앞서 든 증거 및 을 제 2 . 2) , 15, 36, 37,

내지 내지 호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 아58 64, 74 79

래와 같은 사실 및 사정을 보태어 위 법리에 비추어 보면 이 사건 등록상표 , ‘3D

은 상표법 제 조 제 항 제 호 소정의 그 지정상품과 관련하여 수요MESH CUSHION’ 33 1 7

자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표에 해당한

다고 봄이 타당하다 이와 다른 전제에 선 원고의 주장 역시 이유 없다. .

가 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 ) ‘ ’, ‘ ’

‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ ‘ ’,

‘ ’, ‘ 등과 같이 을 포함한 상표들이 ’ ‘3D’, ‘MESH’, ‘CUSHION’

화장품류에 속하는 상품들을 지정상품으로 하여 다수 출원 등록되었다· .

나 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 의 결합을 통 ) ‘3D’, ‘MESH’, ‘CUSHION’

하여 위 단어들이 가지는 본래적 의미를 넘어서 새로운 의미를 형성한다고 보기 어렵

고 나아가 이러한 결합의 형태가 이례적이거나 특이성을 나타내어 수요자의 특별한 ,

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주목을 끈다고 보기도 어렵다.

라 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호 전단 소정의 품질오인표장에 해 . 34 1 12

당하는지 여부

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항 제 호 전단에서 규정하는 상품의 품질을 오인하게 할 염려 34 1 12 ‘

가 있는 상표란 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래적으로 가지고 있는 성질’

과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말하고 어느 ,

상표가 품질오인을 생기게 할 염려가 있는지의 여부는 일반 수요자를 표준으로 하여

거래통념에 따라 판단하여야 할 것이며 또한 어떤 상표가 품질오인의 염려가 있는지,

를 판단함에 있어 그 지정상품과 관련지어 생각하여야 한다는 것은 그 상표에 의하여

일반인이 인식하는 상품과 현실로 그 상표가 사용되는 상품과의 사이에 일정한 경제적

인 관련이 있어야 함을 의미하는 것이지 그 오인 염려의 여부를 판단함에 있어 상품의

구성 그 자체뿐 아니라 상품에 부착되거나 포장용기에 부착된 상품의 설명서 등까지

고려하여 오인여부를 판단하라는 것은 아니다 대법원 선고 후 판( 2000. 10. 13. 99 628

결 등 참조).

검토 2)

앞서 제 의 나 항에서 살펴 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 등록결정 당시 2 . 2)

수요자들에게 입체감을 줄 수 있는 또는 입체적 형상을 가진 ‘MESH CUSHION’ ‘MESH

의 의미로 직감되었을 것으로 보인다CUSHION’ .

따라서 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 이 적용되지 않는 상 ‘MESH CUSHION’

품에 사용될 경우에 수요자들은 이 적용되는 상품으로 오인할 우려가 ‘MESH CUSHION’

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있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호 전단 소정의 품질오인표장, 34 1 12

에 해당한다고 봄이 타당하다 이와 다른 전제에 선 원고 주장 역시 이유 없다. .

마 원고의 기타 주장에 대한 판단 .

원고는 라는 단어 그 자체만을 유일한 구성으로 하는 표장 식별력이 없거나 ‘mesh’ ,

매우 약한 문자와 가 결합한 표장 이라는 단어가 포함된 표장이 상표등‘mesh’ , ‘cushion’

록을 받은 사례가 있음을 들어 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호 제 호33 1 3 , 7

에 따른 등록무효사유가 없다는 취지로도 주장한다.

그러나 상표의 등록적격성 유무는 그 지정상품과의 관계에서 각 상표에 따라 등록

결정일을 기준으로 개별적으로 판단하여야 하는 것이어서 다른 상표의 등록례는 특정 ,

상표가 등록되어야 할 근거가 될 수 없으므로 대법원 선고 후 판( 2006. 5. 12. 2005 339

결 등 참조 원고의 위 주장 역시 이유 없다), .

바 소결 .

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 지정상품들과의 관계에서 상표법 제

조 제 항 제 호 제 호 및 제 조 제 항 제 호 전단에 해당하므로 그 상표등록이 33 1 3 , 7 34 1 12 ,

모두 무효로 되어야 한다 이와 결론을 같이 한 . 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와

같은 위법이 없다.

결 론3.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여 주문과 같이 판결한다, .

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재판장 판사 임영우

판사 김동규

판사 우성엽