[지재 판결문] 특허법원 2021허6399 - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2021 6399 ( )

원 고 A

소송대리인 특허법인 남앤남 담당변리사 조성연

피 고 B

소송대리인 변리사 이종협

변 론 종 결 2022. 7. 21.

판 결 선 고 2022. 8. 25.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 10. 14. 2020 2395 .

- 2 -

이 유

기초사실1.

가 피고의 이 사건 등록상표 갑 제 호증 . ( 2, 3 )

등록번호 출원일 등록일 등록결정일 상표등록 제 호 / / / : 1478220 /2018. 10. 15./2019. ○

5. 13./2019. 5. 13.

표 장 : ○

지정상품 상품류 구분 제 류의 의류 신발 모자 머니벨트 의류 벨트 유아 : 25 , , , ( ), , ○

동복 장갑 가죽 수피 모피제 장갑 포함 머플러 운동복 재킷 예복 원피스 잠바 속, ( / / ), , , , , , ,

옷 우의 방한용 마스크 의류 양말 비치웨어 한복, , ( ), , ,

나 이 사건 선사용상표 .

구 성 : ○ 1)

사용상품 의류 모자 : , ○

사용자 원고 원고는 선사용상표 사용 상품을 피고로부터 납품받아 중국에서 이 : (○

를 직접 판매하였고 국내에서는 피고에게 상표사용권 및 판매권을 인정하여 피고로 ,

하여금 선사용상표를 사용하게 하였다는 취지로 주장한다)

다 이 사건 심결의 경위 .

원고는 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고를 상대로 특허심판원에 1) 2020. 8. 7.

당 호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고 그 무효심판절차2020 2395 ,

1) 원고는 심판 단계에서 ‘ , , , 와 같은 표장들’
을 선사용상표로 특정한 바 있으나 이 법원에서는 위 나항에 기재된 표장만을 이 사건 선사용상표로 주장하였다 , . .

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이하 이 사건 무효심판절차라 한다 에서 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항( ‘ ’ ) ‘ 3 1 ,

제 조 제 항 제 호 및 제 호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하34 1 13 20 ’

였다.

특허심판원은 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 조 제 2) 2021. 10. 14. ‘ 3 1 , 34

항 제 호 및 제 호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 1 13 20 ’

내용의 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였다( ‘ ’ ) .

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 변론 전체, 1 3 , 3 , 【 】

의 취지

이 사건 심결의 위법 여부2.

가 원고가 주장하는 상표등록 무효사유 . 2)

이 사건 등록상표는 아래에서 보는 바와 같이 상표법 제 조 제 항 제 호 또는 34 1 20

상표법 제 조 제 항 본문에 해당하는 등록무효사유가 있으므로 그 상표등록이 무효로 3 1 ,

되어야 한다 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다. .

이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당함 1) 34 1 20

원고는 경부터 피고에게 의류 생산을 위임하면서 그에 따라 생산될 의류에 2018. 2.

사용될 이 사건 선사용상표를 개발ㆍ선정하는 데 최종적인 의사결정권을 행사하고 이 ,

사건 선사용상표를 사용한 의류의 품질을 관리하며 선사용상표의 사용을 통제하는 등 ,

이 사건 등록상표를 사용한 주체이므로 이 사건 선사용상표에 대한 권리는 원고에게

있다 주위적 주장( ).

설령 그렇지 않다고 하더라도 원고는 경부터 피고와 공동으로 이 사건 선 , , 2018. 2.

2) 원고는 이 사건 무효심판절차에서는 앞서 본 바와 같이 상표법 제 조 제 항 제 호도 이 사건 등록상표의 무효사유로 주장 , 34 1 13
하였으나 이 사건 소송절차에서는 이를 주장하지 않았다, .

사용상표를 개발 사용하였으므로 이 사건 선사용상표에 대한 권리는 원고와 피고 모․

두에게 있다 예비적 주장( ).

이처럼 피고는 위와 같은 위임계약 또는 동업계약에 의하여 원고가 이 사건 선사

용상표를 사용하거나 사용 준비 중인 것을 알고 있었음에도 이 사건 등록상표를 단독

으로 출원하였는바 이 사건 등록상표와 이 사건 선사용상표의 표장 및 지정상품이 유,

사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다, 34 1 20 .

이 사건 등록상표는 사용의사 없이 출원 등록된 것임 2) ․

피고는 위와 같이 원고에게 이 사건 선사용상표에 대한 권리가 귀속됨을 알고 있었

음에도 이 사건 선사용상표를 선점하여 원고의 상표출원을 배제하고 원고에게 양도대,

가를 요구하려는 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것이므로 이 사건 등록상표는 ,

상표법 제 조 제 항 본문에 위반하여 등록된 것이다3 1 .

나 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부 . 34 1 20

관련 법리 1)

상표법 제 조 제 항 제 호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 34 1 20

그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표

와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을

받을 수 없다고 규정하고 있다 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인.

이 사용하거나 사용 준비 중인 상표 이하 선사용상표라고 한다 를 알게 되었을 뿐 그 ( ‘ ’ )

상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원

칙에 위반하여 선사용상표와 동일 유사한 상표를 동일 유사한 상품에 등록출원한 경․ ․

우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다 타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 .

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관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계 선사용상,

표의 개발 선정 사용 경위 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선, ․ ․

사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종

합적으로 고려하여 판단해야 한다 대법원 선고 후 판결( 2020. 9. 3. 2019 10739 ).

인정사실 2)

아래의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제 내지 호증 을 제 , 4 9, 29 , 1, 2,

호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다3, 6, 9, 11, 13, 15, 16 .

가 피고는 그 남편 과 공동으로 경부터 라는 상호로 아동복 의 ) C 2012. 5. 1. ‘D(D)’ (

류 잡화 의 도ㆍ소매업을 영위하면서 아동복 등을 의류생산업체를 통하여 방식, ) OEM

으로 생산하여 이를 판매하여 왔다.

나 원고는 경부터 또는 또는 등의 상호로 의류유통업 ) 2014. 8. 4. ‘E’ ‘F(F)’, ‘G’ ‘H’

을 영위하면서 주로 국내에서 아동복 등을 구매하여 이를 중국에서 판매하여 왔다.

다 원고와 피고는 경 원고가 생산을 희망하는 의류 샘플을 피고에게 전달 ) 2018. 3.

하면 피고가 그에 따라 의류를 생산하고 이를 원고는 중국에서 피고는 국내에서 판매, ,

하기로 합의 이하 이 사건 합의라 한다 하였다( ‘ ’ ) .

라 이 사건 합의에 따라 생산되는 의류에 사용될 브랜드로 선사용상표가 ) 2018. 5.

경 채택되었다.

마 원고는 이 사건 합의에 따라 피고가 하청업체를 통해 생산한 선사용상표가 표 ) ,

시된 의류를 피고로부터 납품받아 중국에서 한국 브랜드 아동복 제품 국‘ “XXZXX”

내3) 단독 판매 총대리점이라는 지위에서 중국 의류업체에 판매하여 왔다 ’ .

3) 중국 내를 말한다

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바 피고도 위 마 항에서 본 바와 같이 생산된 선사용상표가 표시된 의류를 국내 ) ) ,

의류소매상에 판매하여 왔다.

사 피고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 원고에게 선사용상표에 대한 국내 상표 )

등록을 피고 명의로 출원하려고 한다는 것을 고지하였으며 이에 대하여 당시 원고가 ,

별다른 이의를 제기하지 않았다.

아 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후인 중국에서 이 사건 등록 ) 2019. 3. 15.

상표와 동일한 표장에 관하여 지정상품을 아동복 등으로 하여 상표등록출원을 하여

상표등록을 받았다2021. 5. 7. .

검토 3)

위와 같은 인정사실에 비추어 보면 원고와 피고는 선사용상표 사용 의류를 피고가 ,

생산하여 이를 중국에서는 원고가 국내에서는 피고가 각각 판매하기로 합의하였고 그, ,

에 따라 피고가 선사용상표에 대하여 국내에서 피고 명의로 상표등록을 받는 것을 원

고도 용인한 것으로 보인다.

따라서 피고가 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 등록상표에 대하여 국내에

서 피고 명의로 출원하여 상표등록을 받은 것이 원고와의 관계에서 신의성실의 원칙‘ ’

에 위반한 것이라고 보기는 어려우며 설령 원고 주장과 같이 원고가 선사용상표 사용 ,

의류의 디자인 및 생산에 일부 관여하였다거나 선사용상표의 개발에 관여하고 최종 ,

선정을 하였다고 하더라도 달리 보기는 어렵다.

이와 다른 전제에서 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당한다 34 1 20

는 취지의 원고 주장은 모두 이유 없다.

다 이 사건 등록상표가 사용의사 없이 출원 등록된 것인지 여부 . ․

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위 제 의 나 항에서 본 바와 같이 피고가 이 사건 등록상표와 실질적으로 동일한 2 .

선사용상표가 사용된 의류를 국내에서 생산 판매하여 온 사실이 인정되므로 피고가 , ․

사용의사 없이 이 사건 등록상표를 출원 등록하였다고 볼 수 없다 따라서 이 사건 . ․

등록상표는 상표법 제 조 제 항 본문에 위반하여 등록된 것이라고 볼 수 없다 이에 3 1 .

관한 원고 주장 역시 모두 이유 없다.

라 소결 .

이상에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하 34 1 20

지 아니하고 상표법 제 조 제 항 본문에 위반하여 등록된 것이라 할 수 없다 이와 결, 3 1 .

론을 같이 한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 바와 같은 위법이 없다.

결 론3.

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기

로 하여 주문과 같이 판결한다, .

 

재판장 판사 임영우

판사 김동규

판사 우성엽