[지재 판결문] 특허법원 2022허1667 - 등록무효(상)

 

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- 1 -

특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2022 1667 ( )

원 고 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 법무법인 유한 광장( )

담당변호사 권영모 이헌 박찬우 신효은, , ,

피 고 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 변리사 김명진 박진호,

소송복대리인 변리사 박재홍

변 론 종 결 2022. 8. 26.

판 결 선 고 2022. 9. 30.

주 문

1. 특허심판원이 당 호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 12. 10. 2020 2283 .

- 2 -

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초 사실

가. 이 사건 등록상표

1) 출원일 등록결정일 등록일 등록번호/ / / : 2017. 2. 7./ 2019. 2. 1./ 2019. 2.

제 호12./ 1445994

2) 구성:

3) 지정상품 상품류 구분 제 류의 화장품 기능성 화장품 미용크림 스킨케어: 3 , , ,

용 화장품 스킨클렌저 매니큐어 미백 에센스 얼굴용 에센스 마사지용 화장품 목욕, , , , , ,

용 화장품 바디 및 뷰티케어용 화장품 주름제거용 스킨케어제 화장용 주름방지크림, , , ,

바디케어용 화장품 선블록로션 피부재생용 화장품 모발용 화장품 향수 미용비누 세, , , , , ,

안제

나. 선등록상표들1)

1) 취소심판청구일 전 년 이내에 국내에서 사용되지 아니함을 이유로 제기된 등록취소심판에 따라 각 등록취소가 확정되었다 3 .

- 3 -

1) 선등록상표 1

가) 출원일 등록일 갱신등록일 등록번호 등록취소확정일/ / / / : 2009. 3. 17./

제 호2010. 6. 22./ 2020. 2. 19./ 827347 / 2021. 11. 20.

나) 구성:

다) 지정상품 별지 기재와 같다: 1 .

2) 선등록상표 2

가) 출원일 등록일 등록번호 등록취소확정일/ / / : 2010. 1. 12./ 2011. 5. 2./

제 호863081 / 2020. 8. 29.

나) 구성:

다) 지정상품 별지 기재와 같다: 2 .

다. 관련 사건의 경과

1) 피고의 원고를 상대로 한 최초 가처분 신청

피고는 원고를 상대로 원고의 화장품 표장, “ ( 사용이 피고의 )

등록상표들( , , , 을 침해하는 것이)

고 원고 제품의 포장 용기가 피고 제품의 포장 용기와 유사하여 구 부정경쟁방지 및 , , ,

- 4 -

영업비밀 보호에 관한 법률 법률 제 호로 개정되기 전의 것 이하 (2018. 4. 17. 15580 ,

구 부정경쟁방지법이라 한다 제 조 제 호 가 자 차 목의 부정경쟁행위에 해당하‘ ’ ) 2 1 ( ), ( ), ( )

므로 원고가 원고 제품을 생산ㆍ판매 등을 하여서는 아니된다 라는 취지로 주장하면, .”

서 서울중앙지방법원 카합 호로 침해금지가처분을 신청하였다 그러나 위 법2018 20621 .

원은 상표권 침해를 원인으로 한 금지청구와 관련하여 피고의 위 등록2018. 8. 13. , “

상표가 출원되기 전에 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 관하여 볼륨, ‘ ’, ‘VOLUME’,

톡스 를 포함하는 다수의 상표들이 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 ‘ ’, ‘TOX’

출원공고된 사정 등에 비추어 피고의 위 각 등록상표의 볼륨 톡스, ‘ ’, ‘VOLUME’, ‘ ’,

부분은 그 지정상품 또는 사용상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐‘TOX’

만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하다고 볼 수 없어 그 부분이 요부가

될 수 없다 라고 하면서 원고 표장과 피고의 등록상표를 전체적으로 대비하면 서로 .”

유사하지 않다는 이유로 피고의 신청을 기각2)하는 결정을 하여 위 결정이 그 즈음 확

정되었다.

2) 피고의 원고를 상대로 한 두 번째 가처분 신청

피고는 원고를 상대로 원고의 표장 , “ ‘ 사용은 피고의 등록상표 ’

‘ 를 침해하는 것이므로 그 사용 등이 금지되어야 한다 라는 취지로 주’ .”

장하면서 서울중앙지방법원 카합 호로 침해금지가처분을 신청하였으나 위 법2019 20053 ,

2) 서울중앙지방법원은 위 결정에서 구 부정경쟁방지법에 기한 신청 부분도 피보전권리 및 보전의 필요성이 인정되지 않는다는
이유로 기각하였다.

- 5 -

원은 화장품류 제품에 있어 식별력이 없거나 미약한 볼륨 및 톡스를 2019. 11. 29. “ ‘ ’ ‘ ’

붙여서 나열한 것에 불과한 볼륨톡스가 볼륨 톡스와는 달리 독자적인 식별력을 새‘ ’ ‘ ’, ‘ ’

삼스레 지니게 되었음이 사회통념상 명백하다고 보기 어려울 뿐만 아니라 화장품류 ,

제품에 볼륨톡스 문구가 사용 및 거래되어 온 실태 및 볼륨톡스 구성을 포함하고 있‘ ’ ‘ ’

는 선등록상표들의 존재 등을 고려할 때 볼륨톡스에 특정인의 출처를 표시하는 식별‘ ’

력이 있다고 보기도 어렵고 볼륨톡스라는 문구를 특정인에게 독점시키는 것도 공익, ‘ ’

상 적당하지 않다고 보인다 라는 이유로 볼륨톡스를 피고의 등록상표 및 원고의 표.” ‘ ’

장의 요부로 보아 유사 판단을 하지 아니하고 전체관찰을 통해 양 표장이 유사하지 않

다는 이유로 피고의 신청을 기각하는 결정을 하였다 이에 피고가 항고 서울고등법원 . (

라 호 하였으나 피고가 신청을 취하하여 위 사건은 그대로 종국2019 21270 ) , 2020. 2. 24.

되었다.

3) 원고의 피고를 상대로 한 등록무효심판청구

원고는 피고를 상대로 피고의 등록상표 , “ ‘ 가 선등록상표들’

( , 과 유사하다 라고 주장하면서 등) .”

록무효심판을 청구하였는데 특허심판원은 피고의 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제, 33 1

호 제 조 제 항 제 호에 각 해당하지 않는다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각3 , 34 1 7

하였다 이에 원고가 불복하여 특허법원 허 호로 위 심결의 취소를 구하는 소. 2019 7276

를 제기하였고 특허법원은 피고의 위 등록상표가 일반 수요자들에게 그 , 2020. 2. 6. “

- 6 -

표장의 일부인 볼륨톡스 만으로 분리 관찰될 가능성이 부정될 정도로‘ (VOLUME TOX)’

불가분적으로 결합되어 있다고 보기는 곤란하므로 볼륨톡스 부분을 ‘ (VOLUME TOX)’

일 요부로 볼 수 있고 선등록상표, ( 에서도 표장 자체의 구성에 비추)

어 로 약칭될 수 있으므로 양 표장은 호칭이 매우 유사하여 유사한 상표‘Volume-Tox’

에 해당한다 라는 이유로 원고의 청구를 인용하는 판결을 선고하여 그 즈음 위 판결.”

이 확정되었다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 등록상표는 선등2020. 7. 29.

록상표 와 동일 또는 유사한 상표에 해당하므로 상표법 제 조 제 항 제 호의 규1, 2 34 1 7

정에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대한 등

록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 심판청구를 당 호로 심리한 다음2020 2283 , “이 사건 등록상

표는 선등록상표 와 그 표장 및 지정상품이 서로 유사하여 상표법 제 조 제 항

제 호에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다 라” 는 이유로 피고의 위 심판청구

를 인용하는 이 사건 심결을 하였다

인정 근거[ ] 다툼 없는 사실 갑 제 내지 내지 호증 을 제 호증의 각 기재 , 1 4, 13 15 , 12

및 영상 이 법원에 현저한 사실 변론 전체의 취지, ,

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고

- 7 -

1) 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 전체관찰에 의하여 대비하는 경우,

부분을 제외한 나머지 부분들이 모두 달라 전체적으로 서로 비유사하‘VOLUME TOX’

다.

2) 설사 요부관찰로 나아가더라도 는 이 사건 등록상표 및 선, ‘VOLUME TOX’

등록상표들의 지정상품인 화장품 등과 관련하여 식별력이 미약하다 따라서 이 사건 ‘ ’ .

등록상표 중 ‘ 부분이 요부에 해당한다 할 것이어서 선등록상표들과 이 ’ ,

사건 등록상표는 서로 비유사하다.

3) 그렇다면 어느 모로 보나 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 비유사하여

상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 아니하고 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하34 1 7 ,

여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고

1) 는 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품과 관련하‘VOLUME TOX’

여 식별력 있고 이에 반하는 원고의 주장은 선행사건 특허법원 허 호 에서의 , ( 2019 7276 )

주장에 배치되는 것이어서 금반언 및 신의성실의 원칙에 반한다.

2) 따라서 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 요부는 부분이‘VOLUME TOX’

라 할 것이므로 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하여 상표법 제 조 제 항 , 34 1

제 호에 해당한다7 .

3) 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.

3. 이 사건 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부34 1 7

가. 이 사건의 쟁점

- 8 -

이 사건 등록상표와 선등록상표들은 각 ‘ 이 사건 등록상표’( ),

‘ 선등록상표 ’( 1), ‘ 선등록상표 부분을 제외하면’( 2) ,

‘ ’, ‘ ’, ‘ 이 사건 등록상표’( ), ‘ 선등’(

록상표 1), ‘ 선등록상표 만이 남을 뿐이어서 나머지 부분을 요부로 보는 ’( 2)

경우는 물론이고 전체관찰에 의하면 외관ㆍ호칭ㆍ관념이 모두 달라 지정상품의 일반

수요자 또는 거래자들이 이들의 출처를 혼동한다고 보기 어려워 서로 비유사함이 명백

하다 따라서 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 . ‘VOLUME TOX’

부분이 각 요부가 될 수 있는지 여부이다.

나. 관련 법리

상표의 유사 여부는 그 외관ㆍ호칭 및 관념을 객관적ㆍ전체적ㆍ이격적으로 관찰하여

그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을

기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인ㆍ혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여

부에 따라 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 대법원 ( 2006. 8. 25. 2005 2908 , 2011.

선고 다 판결 등 참조12. 27. 2010 20778 ).

한편 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체

의 외관 호칭 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나 상표 중, , ,

에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 연상을 하게 함으로써 ․

그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분 즉 요부가 있는 경우 ,

적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대

- 9 -

비 판단하는 것이 필요하다 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지. ․

ㆍ저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지 전체 상표에서 높은 비중,

을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대,

적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도 지정상품과의 관계 거래실정 등까지 , ,

종합적으로 고려하여 판단하여야 한다 대법원 선고 후 판결 등 ( 2017. 2. 9. 2015 1690

참조).

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때

에는 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일 유사한 상품에 관하여 , ․

다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고 대법원 ( 1996. 3. 22.

선고 후 판결 대법원 선고 후 판결 등 참조 이는 등록 95 1494 , 2009. 4. 23. 2008 5151 ),

또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수 해당 구성 부분의 본질적인 ,

식별력의 정도 및 지정상품과의 관계 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 ,

않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다 대법원 ( 2017.

선고 후 판결 등 참조 즉 상표의 유사판단에 있어 전체관찰이 원칙적3. 15. 2016 2447 ).

인 방법이며 요부관찰은 변론에 현출된 위와 같은 요소를 참작하여 요부가 인정되는

경우에 거래 현실과 수요자의 인식에 기초한 혼동가능성에 대한 적절한 결론을 도출하

기 위해 보충적 수단으로 채택될 수 있다.

또한 등록상표가 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부에 관한 판단의 기 , 34 1 7

준시점은 상표등록결정을 한 때이다 상표법 제 조 제 항 본문( 34 2 ).

다. 인정 사실

갑 제 호증의 내지 갑 제 호증 갑 제 호증의 내지 갑 제 호증 갑 제 호 5 4 7, 6 , 7 3 6, 8 , 9

- 10 -

증의 갑 제 내지 내지 호증 가지번호 있는 것은 특정하지 않는 한 각 3, 10 12, 21 26 (

가지번호 포함 이하 같다 을 제 호증의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지, ), 2, 12, 13 ,

에 의하면 다음과 같은 사실을 각 인정할 수 있다.

1) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 화장품을 소개하는 다수의 홍보성

언론기사에서 볼륨 볼륨감 등의 용어를 피부 탄력 얼굴 입체감 등의 의미로 사용‘ ’, ‘ ’ ‘ ’, ‘ ’

하고 있다.

2) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 볼륨 등이 포함된 표장‘ ’, ‘VOLUME’

들( , , , ,

, , ,

, ,

등 다수 이 상품류 구분 제 류의 상품들을 지정상품으로 하여 여 건 이상 출원 또) 3 100

는 등록되었다.

3) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 화장품을 소개하는 다수의 홍보성

언론기사에서 항산화 주름개선 미백 탄력 등의 효과를 가진 기능성 화장품으로 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

마이톡스 셀프톡스 마스크팩 쎄라톡스 에스테틱세럼 라잇톡‘ (My Tox)’, ‘ (SELFTOX) ’, ‘ ’, ‘

스 스킨톡 브이톡스 미라클 톡스 펩타이톡스 비피톡스 펜타톡스(LIGHTOXS)’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

등 톡스 가 제품명에 포함된 화장품들을 소개하고 있다‘ (TOX)’ .

4) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 톡스 등이 포함된 표장들‘ ’, ‘TOX’

- 11 -

( , , ,

, , ,

, , 등 다수 이 상 )

품류 구분 제 류의 상품들을 지정상품으로 하여 수백여 건 출원 또는 등록되었다3 .

5) 한편 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 식품의약품안전처에 기능성 , ,

화장품으로 보고된 상품 중 또는 볼륨톡스를 포함하고 있는 상품은 ‘VOLUM TOX’ ‘ ’

여 건에 이르고 원고와 피고 이외에도 아래와 같이 다수의 화장품 제조사 등에서 18 ,

볼륨톡스 등의 표장을 화장품 제품명에 포함하여 제조하여 온라인 ‘ ’, ‘VOLUME TOX’

쇼핑몰 등을 통해 판매하여 왔다.

메디필 펩타이드9
볼륨톡스 영양크림
갑 제 호증의 ( 9 3)

퓨어링크 링클
볼륨톡스

갑 제 호증의 ( 25 1)

니베올라 스페셜 원
보르피린 볼륨톡스

에센스
갑 제 호증의 ( 25 3)

미라클 볼륨 톡스
갑 제 호증의 ( 25 4)

- 12 -

6) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 네이버 블로그 지식인 등에서 볼륨, ‘

톡스라는 단어가 아래와 같이 사용되고 있다’ .

버블리프트 볼륨톡스MCA
갑 제 호증의 ( 25 7)

볼륨톡스 엘이디 쿠션
갑 제 호증의 ( 25 8)

윙스 볼륨톡스
갑 제 호증의 ( 25 12)

게시 날짜
서증 번호( )

내용

2016. 2. 13.
갑 제 호증의 ( 12 1)

주름미백탄력 올인원에센스 셀프피부관리( ), 볼륨톡스??
해보세요 올킬 에센스 입니당~! ~ 볼륨톡스 종류들이 많긴 한데요
볼륨톡스도 성분을 잘 보셔야 해요...

2016. 7. 4.
갑 제 호증의 ( 25 11)

스피큘 볼륨톡스로 유명한 바늘크림 누나소개로 사용해봄

2016. 7. 12.
갑 제 호증의 ( 12 3)

요즘 다 쓰는 ~~~~ 볼륨톡스 하나로 끝내는 기능성 화장품 >~< !

2016. 8. 18.
갑 제 호증의 ( 12 2)

볼륨톡스 눈가주름없애는방법 효과 인정 !!
피부를 탱탱하게 만들어주는 볼륨톡스 화장품이라는게 판타스킨에서 또 나왔
다고ㅋㅋㅋㅋ

2016. 8. 18.
갑 제 호증의 ( 25 2)

볼륨톡스 눈가주름없애는방법 효과 인정!!
제가 이번에 겟한 볼륨톡스 화장품 판타스킨 링클 에센스 에요 < 60 > !!

2016. 11. 15.
갑 제 호증의 ( 12 5)

오늘은 그래서 제가 최근에 알게된 신개념 볼륨톡스 캐비올 세럼을 소개할! O2
까해요~^^
시중에 볼륨톡스는 플라스틱용기에 싸여져 있는데요~

2016. 11. 16. 요새 인기가 많은 펩타이드볼륨톡스에센스를 찾는 사람들이 많아지고 많은 분

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7) 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전의 네이버 지식인 답변에는 볼륨톡스‘ ’ , ‘ ’

에 관하여 거품에센스 또는 버블에센스로도 불리며 주로 펩타이드 성분으로 제작되, “ ,

며 피부에 도포시 거품이 일어나면서 피부에 수분을 흡수시키는 제형의 제품 을 통칭, ”

하는 의미로 설명하는 글들이 게시되어 있다.

8) 한편 이 사건 선등록상표 에 대하여는 선등록상표 에 대해1 2020. 8. 26., 2

서는 에 각각 상표 불사용을 이유로 취소심판이 제기되어 앞서 본 바와 2020. 1. 10. ,

같이 선등록상표 에 대해서는 에 선등록상표 에 대해서는 1 2021. 11. 20. , 2 2020. 8. 29.

각 등록취소가 확정되었는바 위 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정일 당시 ,

모두 상표로서 사용된 바 없다.

라. 판단

갑 제 호증의 ( 12 4)
들이 많이 쓰시는 것 같아요!
볼륨센스는 중략 피부를 중략 탱탱하고 촉촉하게 해주는 펩타이드( ) ( ) 볼륨톡스
에센스에요!!

2017. 12. 8.
갑 제 호증의 ( 25 13)

볼륨톡스 신기해요 원리가 뭘까요?
한국에서 볼륨톡스라고 부르는 화장품 중에 하나라고 하는데요

2017. 12. 11.
갑 제 호증의 ( 25 14)

볼륨톡스라는 에센스이름 궁금합니다
볼륨톡스라는 이름의 화장품도 있잖아요 중략 브랜드 이름인가 싶어도 그? ( )
런 이름은 아니라고 생각하구요

2017. 12. 12.
갑 제 호증의 ( 25 15)

가성비 높은 볼륨톡스 종류 화장품 추천
에센스 팩 화장품 중에서 볼륨톡스가 있는 제품을 사용 중에 있는데요
혹시 가성비까지 고려해서 괜찮은 볼륨톡스 종류 화장품을 추천받을 수 있을
까요?

2018. 3. 22.
갑 제 호증의 ( 25 17)

볼륨톡스 보니까 여러회사에서 나오는데 저렴하면 펩타이드 성분이 도 20ppm
안되더라구요 만원정도 하는 가격에 이상 들어간 . 8 50ppm 볼륨톡스 없나요 ?
볼륨톡스에 펩타이드 성분이 제일 핵심인데 후략( )

2018. 4. 24.
갑 제 호증의 ( 25 18)

볼륨톡스 구매할려는데 케이스는 비슷한데 가격이 천차만별이네요~ 볼륨톡스
차이점 알려주세요~

2018. 12. 19.
갑 제 호증의 ( 25 20)

요즘 볼륨톡스라는 이름으로 다양한 제품들이 나오고 있는데요 성분 함유량.
이 다르니 잘 확인 후 구입하는 것이 중요합니다, .

- 14 -

1) 위 인정사실에 비추어 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면,

는 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품인 화장품과 관련하‘VOLUME TOX’ ‘ ’

여 결합된 다른 표장부분에 비하여 식별력이 높다고 보기 어렵고 오히려 식별력이 상,

대적으로 미약하다고 봄이 상당하다.

가) 앞서 본 바와 같이 지정상품인 화장품 관련 거래계에서 볼‘ ’ ‘VOLUME(

륨 이 피부 탄력 얼굴 입체감 등의 의미로 사용되고 있고 톡스 가 항산화)’ ‘ ’, ‘ ’ , ‘TOX( )’ ‘ ’,

주름개선 미백 탄력 등의 효과를 가진 기능성 화장품의 제품명에 흔히 사용되고 ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

있으며 위 각 단어가 포함된 표장이 상표로 다수 출원, ㆍ등록되었다.

나) 는 위와 같은 과 가 결합된 조어인데‘VOLUME TOX’ ‘VOLUME’ ‘TOX’ ,

그 결합에 의해 특별히 새로운 관념이 형성되었다고 보기도 어렵고 오히려 지정상품,

인 화장품과 관련하여 거래계에서 펩타이드 성분이 함유되어 주름‘ ’ ‘ ㆍ미백ㆍ탄력 개선

등에 효과가 있는 에센스 제형의 기능성 화장품을 의미하는 단어로 빈번히 사용되고 ’

있다.

2) 위와 같은 사실 또는 사정에 더하여 아래와 같은 사정들을 종합해보면 이 ,

사건 등록상표 및 선등록상표들에서 부분이 독립하여 출처표시기능을 ‘VOLUME TOX’

수행하는 요부라고 보기 어렵다.

가) 이 사건 등록상표에서 부분 바로 아래에 원조 원류라‘VOLUME TOX’ ,

는 의미의 이라는 문자가 같은 크기로 병기되어 있어 이 사건 등록상표에 ‘ORIGINAL’ ,

관한 지정상품의 수요자들에게 가 특정한 출처의 제품을 표시하는 명‘VOLUME TOX’

칭이 아니라 일반적인 화장품의 종류를 지칭하는 명칭으로 사용되고 있다고 인식될 가

능성이 커 보인다.

- 15 -

나) 이 사건 등록상표 ‘ 중 ’ ‘ 부분’

이 식별력이 낮음은 앞서 본 바와 같고 나머지 , ‘ ’, ‘ 부’

분은 모두 그 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표장이거나 그 원재료, ㆍ제형 등을

나타내는 표장에 불과하여 식별력이 높다고 보기 어려우며 오히려 , ‘ 부’

분은 조어이자 원고 회사명의 영문 표기로서 물결모양의 도형이 불가분적으로 결합되

어 있는 점 등에 비추어 ‘ 부분에 비하여 상대적인 식별력이 높다고 ’

봄이 타당하다 그렇다면 이 사건 등록상표 중 . ‘ 부분이 독립하여 ’

출처표시기능을 수행하는 요부라고 보기 어렵다.

다) 선등록상표 1 ‘ 중 ’ ‘ 부분이 식별력’

이 낮음 역시 앞서 본 바와 같고 나머지 , ‘ 부분 역시 그 지정상품 화장품 과 ’ ‘ ’

관련하여 립글로스 등의 화장품 종류를 지칭하는 단어에 불과하므로 식별력이 높다고 ‘ ’

- 16 -

보기 어렵다 반면. , ‘ 부분은 ’ ‘ 에 비하여 크게 표시되어 있’

는 점 상단에 표시되어 있는 점 별다른 의미가 없는 조어인 점 등에 비추어 , ,

‘ 부분보다 상대적으로 식별력이 낮다고 보기 어렵다 그렇다면 선등록상’ .

표 중 1 ‘ 부분이 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부라고 보기는 어’

렵다.

라) 선등록상표 2 ‘ 중 ’ ‘ 부분이 식별력이 ’

낮음도 앞서 본 바와 같은데 반면 , ‘ 부분은 크게 표시되어 있는 점 상’ ,

단에 표시되어 있는 점 별다른 의미가 없는 조어인 점 도형이 결합되어 있는 점 등에 , ,

비추어 ‘ 부분보다 식별력이 높다고 봄이 타당하다 그렇다면 선등록상’ .

표 중 2 ‘ 부분이 독립하여 출처표시기능을 수행하는 요부라고 보기는 ’

어렵다.

마) 볼륨톡스 가 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전에 이‘VOLUME TOX( )’

미 앞서 본 바와 같은 효능 표시 등의 의미로 거래계에서 다수 사용되고 있는 이상,

공익상 이를 특정인에게 독점시키기에도 적당하지 않다.

3) 부분이 이 사건 등록상표 및 선등록상표들의 요부라고 보‘VOLUME TOX’

기 어려운 이상 이 사건 등록상표와 선등록상표들이 서로 비유사함은 앞서 의 가 항, 3 .

- 17 -

에서 본 바와 같다.

마. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는 이 사건 등록상표와 같이 부분을 포함하고 있었던 ‘VOLUME TOX’

피고의 등록상표 ‘ 표장에 관한 등록무효 사건 특허법원 허 호’ ( 2019 7276 )

에서 부분이 요부가 될 수 있다는 전제에서 선행 판결이 내려졌으므‘VOLUME TOX’

로 위와 같은 선행 판결에 따라 이 사건 등록상표에 있어서도 부분을 , ‘VOLUME TOX’

마땅히 요부로 인정하여야 한다는 취지로 주장한다 그러나 위 판결 취지와 상반되는 .

결정들 서울중앙지방법원 카합 호 같은 법원 카합 호 이 내려져 확( 2018 20621 , 2019 20053 )

정된 사실도 앞서 본 바와 같고 특히 결합상표의 특정 구성 부분이 어느 한 사건에서 ,

제출된 증거에 따라 요부로 인정되었다고 하여 그와 전체적인 구성이 다른 상표에서도

해당 구성 부분이 항상 요부로 인정되어야 하는 것이 아니고 그 부분이 해당 표장에서

독립하여 출처표시기능을 하는 지는 문제되는 상표별로 상표의 전체적인 구성이나 해

당 사건에서 인정되는 개별적 구체적 사정에 따라 판단되는 것이다 따라서 피고의 위 , .

주장은 받아들일 수 없다.

2) 피고는 또한 원고가 선행사건 특허법원 허 호 에서의 주장과 달리 , ( 2019 7276 )

에 식별력이 없다는 취지로 주장하는 것은 금반언 및 신의성실의 원칙‘VOLUME TOX’

에 반한다고 주장한다 그러나 위 선행사건은 이 사건 등록상표와 다른 등록상표에 관.

한 사건일 뿐만 아니라 갑 제 호증의 각 기재 및 영상에 의하면 원고는 아래와 같이 , 18

위 등록상표에 식별력이 없다는 취지로 주장했던 사실이 인정되므로 피고의 이 부분 ,

주장은 이유 없다.

- 18 -

3) 피고는 볼륨톡스 의 사전적 의미는 용량독소로 이 사, ‘VOLUME TOX( )’ ‘ ’①

건 등록상표 및 선등록상표들의 지정상품과 무관한 점 화장품 제조업 등록업체 판, , ②

매업체 등의 수에 비하여 볼륨톡스 가 제품명에 포함된 화장품의 수‘VOLUME TOX( )’ ,

판매처 등이 현저히 적은 점 볼륨 톡스 가 각 포함된 표장으로 , ‘VOLUME( )’, ‘TOX( )’ ③

구성된 상표가 다수 등록된 점 등에 비추어 가 식별력이 없거나 보통‘VOLUME TOX’

명칭화되었다고 할 수 없고 따라서 부분이 이 사건 등록상표 및 선등, ‘VOLUME TOX’

록상표들의 각 요부에 해당한다는 취지로 주장한다.

을 제 호증의 각 기재 및 영상 변론 전체의 취지에 의하면 년 기 3, 6, 7, 18 , , 2020①

능성화장품보고품목 건수는 건 년 기능성화장품보고품목 건수는 건15,799 , 2021 16,027

인 사실 화장품제조판매업 등록을 기준으로 한 우리나라의 화장품 브, 2019. 8. 14. ②

랜드 개수는 개인 사실 년말경 우리나라의 화장품 제조업체는 곳17,260 , 2020 4,071 , ③

화장품 책임판매업체는 곳인 사실 네이버 에서 기간을 19,769 , ‘ VIEW’ ‘2019. 1. 31.’④

까지로 정하여 볼륨톡스로 검색하면 검색결과가 개 나오는데 같은 조건에서 ‘ ’ 116 , ‘C

볼륨톡스로 검색하면 검색결과가 개 볼륨톡스로 검색하면 검색결과가 개로 ’ 64 , ‘A ’ 75

갑 제 호증 원고가 위 선행사건에서 제출한 서면의 일부 면18 ( ) 4

- 19 -

나타나는 사실 등이 각 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거에 의해 인정되는 다음과 같은 사정들 즉 , ‘VOLUME TOX㉮

볼륨톡스 의 사전적인 의미의 합이 피고가 주장하는 바와 같다고 하더라도 상표의 ( )’ ,

식별력은 일반 수요자의 인식을 바탕으로 판단해야 하는 것인데 앞서 본 바와 같이 ,

거래계에서 볼륨톡스 의 의미를 피고가 주장하는 의미와 다르게 인식‘VOLUME TOX( )’

하고 있는 점 볼륨 톡스 가 각 포함된 표장으로 구성된 상표가 , ‘VOLUME( )’, ‘TOX( )’㉯

다수 등록되기는 하였으나 이는 다른 결합된 부분으로 인한 식별력 때문일 가능성도

충분하고 상표법 제 조 제 항 각 호에 해당하지 않아 상표등록의 요건으로서의 식별, 33 1

력을 갖추는 것과 결합상표에서 요부를 판단하는 데에 있어서 다른 구성 부분과 비교

한 상대적 식별력은 서로 다른 판단기준이 적용되는 점 을 제 호증의 검색결과에 , 18㉰

의하더라도 볼륨톡스 볼륨톡스의 검색결과가 볼륨톡스의 검색결과에 나타나, ‘C ’, ‘A ’ ‘ ’

지 않은 경우도 있는 등 을 제 호증만으로는 볼륨톡스 검색결과가 대부분 원고 또는 18 ‘ ’

피고의 제품에 대한 것이라고 단정하기 어려운 점 등에 비추어보면 피고가 주장하는 ,

사실 또는 사정만으로는 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 요부가 ‘VOLUME TOX’

부분이라고 보기 어렵다 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다. .

바. 소결

그렇다면 이 사건 등록상표는 선등록상표들과 유사하다고 볼 수 없어 상표법 제 조 34

제 항 제 호에 해당하지 아니한다1 7 .

4. 결론

이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 청구는 ,

이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

- 20 -

 

재판장 판사 구자헌

판사 이혜진

판사 김영기

- 21 -

별지 1

선등록상표 의 지정상품1

1. 상표권 최초 등록시 지정상품

상품류 구분 제 류의 네일에나멜리무버 눈썹용 연필 눈썹용 화장품 라벤더향수 루스3 , , , ,

페이스파우더 루즈 리퀴드루즈 린넨방향용 향분 립라이너 립스틱 마사지용 겔 마, , , , , , ,

사지용 오일 마스카라 매니큐어 매니큐어용 에나멜 매니큐어제거제 머릿기름 메이, , , , , ,

크업 파운데이션 메이크업 화장품 면도용 겔 면도용 제제 모발건조제 모발보존처리, , , , ,

제 모발염색제 모발염착제 모발용 마스카라 모발용 웨이브제 모발용 파우더 모발용 , , , , , ,

포마드 모발용 표백제 모발크림 모발탈색제 목욕용 염 목욕용 화장품 미용목욕물첨, , , , , ,

가제 미용크림 바디로션 바디밀크 바디안에센스 바디오일 바디크, , , , (Badian essence), ,

림 방향용 향분 배니싱크림 배스겔 배스로션 배스비드 배스오일 배스폼 백분, , , , , , , , (白

베이럼 베이비 오일 베이비 파우더 볼연지 볼터치 볼터치용 연필 분말향수 비), , , , , , , , 粉

의료용 목욕염 비의료용 비듬로션 비의료용 비듬크림 비의료용 선탠제 비의료용 스, , , ,

킨크림 사프롤 살균성 명반석 샤워 및 배스겔 샤워겔 샤워크림 샤워폼 및 배스폼, , , , , , ,

선번 방지용 화장품 선블록로션 선스크린로션 선스크린크림 선탠로션 선탠(Sunburn) , , , , ,

제 선탠크림 셰이빙로션 셰이빙크림 셰이빙폼 속눈썹용 화장품 손톱강화용 로션, , , , , , ,

손톱광택용 파우더 손톱손질제 손톱염색제 손톱탈색제 스킨로션 스킨케어용 화장크, , , , ,

림 스킨케어용 화장품 스킨크림 스킨클렌저 아이라이너 아이라이너용 연필 아이로, , , , , ,

션 아이메이크업 리무버 아이섀도 아이크림 아이펜슬 애완동물용 화장품 애프터선, , , , , ,

크림 애프터세이브 로션 애프터셰이브에멀션 애프터셰이브크림 액체형 향수 에테르, , , , ,

- 22 -

에센스 에테르에센스 화장품 오데코롱 오데퍼퓸 오드 투왈렛 외피용 화장오일 유, { }, , , , ,

아용 헤어컨디셔너 인체용 발한방지제 인체용 방취제 인체용 방향제 향수 인체용 , , , [ ],

에센셜 오일 일반화장수 임신중 건성피부용 화장품 입술광택제 입술뉴트럴라이저, , , , ,

입술컨디셔너 입술피부보호제 자외선차단용 화장품 체중감량용 화장품 콜드크림 콜, , , , ,

드퍼머용액 콤팩트용 고형분 콧수염용 왁스 크렌징밀크 탈모용 왁스 탈모제 화장, , , , , {

용 탤컴파우더 턱수염용 로션 턱수염용 염료 파마약 파마중화제 파운데이션 파운}, , , , , , ,

데이션 크림 퍼머넌트웨이빙로션 퍼퓸드 탤컴파우더 퍼퓸드 페이스트 퍼퓸크림 페, , , , ,

이셜 로션 페이셜 크렌징유액 페이셜 크림 페이스 밀크 및 로션 페이스 및 바디로, , , ,

션 페이스 및 바디밀크 페이스 및 바디용 화장품 페이스 및 바디케어용 로션 페이스 , , , ,

및 바디크림 페이스 파우더 페이스트 포마드 프레스트 페이스파우더 프리셰이브크, , , ,

림 피부미백크림 핸드로션 향분 향수 헤어겔 헤어글레이즈 헤어나리셔 헤어드레, , , , , , , ,

싱어 헤어래커 헤어로션 헤어모이스처라이저 헤어무스 헤어발삼 헤어스타일링 겔, , , , , , ,

헤어스타일링 스프레이 헤어스프레이 헤어컨디셔너 헤어컨디셔닝 오일 헤어케어로, , , ,

션 헤어케어용 배스오일 헤어케어크림 헤어크림 헤어토닉 헬리오트로핀 화장수 화, , , , , , ,

장용 겔 화장용 과산화수소 화장용 그리스 화장용 나리싱크림 화장용 로션 화장용 , , , , ,

루즈 화장용 마스크팩 화장용 매니큐어 화장용 목욕오일 화장용 목욕파우더 화장용 , , , , ,

바셀린 화장용 발한방지제 화장용 발한억제제 화장용 배스오일 화장용 백분 화장용 , , , , ,

선밀크로션 화장용 선오일 화장용 선탠제 화장용 수렴제 화장용 스킨밀크로션 화장, , , , ,

용 스킨프레시너 화장용 아몬드유 화장용 액체 파운데이션 화장용 얼굴 파우더 화장, , , ,

용 연필 화장용 염료 화장용 오일 화장용 욕용염 화장용 착색제 화장용 크렌징 크, , , , ,

림 화장용 크렌징유액 화장용 크림 화장용 탤컴파우더 화장용 파우더 화장용 페이, , , , ,

- 23 -

스크림 화장용 포마드 화장용 표백제 화장용 핸드크림 화장용 향유 화장제거용 로, , , , ,

션 화장제거용 밀크 화장제거제 화장품 화장품 키트 화장품 세트 고형화장비누 면, , , , [ ], ,

도용 무스 면도용 비누 목욕비누 물비누 미용비누 바디 크림비누 바디케어용 비누, , , , , , ,

발 발한용 비누 발한방지용 비누 방취비누 샴푸 손세정제 아몬드비누 애완동물용 , , , , , ,

샴푸 액체목욕비누 약용 비누 비의료용 유아용 샴푸 인체용 비누 족욕용 물비누, , { }, , , ,

종이비누 크림비누 페이셜 워시 핸드클리너 손세정제 향수비누 헤어린스 화장비누, , , [ ], , , ,

가발고정용 접착제 인조속눈썹 인조속눈썹고정용 접착제 인조손톱 화장용 로션처리, , , ,

티슈 화장용 마스크 화장용 면봉 화장용 장식전사화 화, (Beauty masks), , ( ), 裝飾轉寫畵

장용 접착제 화장용 탈지면, .

2. 갱신등록시 지정상품

상품류 구분 제 류의 3 립스틱 메이크업 화장품 목욕용 화장품 사프롤 스킨케어용 화, , , ,

장품 아이크림 애완동물용 화장품 자외선차단용 화장품 페이스 및 바디용 화장품, , , , ,

피부미백크림 향수 헤어크림 화장용 마스크팩 화장품 화장품 키트 화장품 세트 미, , , , , [ ],

용비누 샴푸 약용 비누 비의료용 가발고정용 접착제 인조속눈썹 끝, , { }, , . .

- 24 -

별지 2

선등록상표 의 지정상품2

상품류 구분 제 류의 과자용 향미료 정유 식품향미용 정유 음료용 향미료 정3 { }, ( ), {精油

유 정유로 만든 식품향미료 다림질용 풀 네일에나멜리무버 눈썹용 연필 눈썹용 화}, , , , ,

장품 라벤더향수 루즈 립라이너 립스틱 마사지용 겔 마사지용 오일 마스카라 매, , , , , , , ,

니큐어 매니큐어제거제 머릿기름 메이크업 파운데이션 메이크업 화장품 면도용 제, , , , ,

제 모발염색제 모발용 마스카라 모발크림 목욕용 화장품 미용크림 바디로션 바디, , , , , , ,

안에센스 바디크림 배니싱크림 배스오일 배스폼 백분 베이(Badian essence), , , , , ( ), 白粉

비 오일 볼연지 볼터치 볼터치용 연필 분말향수 비의료용 비듬로션 샤워 및 배스, , , , , ,

겔 샤워폼 및 배스폼 선번 방지용 화장품 선스크린로션 선탠로션 셰이빙로, , (Sunburn) , , ,

션 속눈썹용 화장품 손톱손질제 손톱염색제 손톱강화용 로션 손톱탈색제 스킨로션, , , , , , ,

스킨케어용 화장품 아이라이너 아이라이너용 연필 아이로션 아이메이크업 리무버, , , , ,

아이섀도 아이크림 아이펜슬 애완동물용 화장품 애프터셰이브크림 액체형 향수 에, , , , , ,

테르에센스 화장품 인체용 방취제 인체용 에센셜 오일 입술광택제 입술피부보호제{ }, , , , ,

자외선차단용 화장품 콜드크림 크렌징밀크 탈모용 왁스 파마약 파마중화제 파운데, , , , , ,

이션 퍼퓸드 페이스트 페이셜 로션 페이스 밀크 및 로션 페이스 및 바디용 화장품, , , , ,

포마드 프리셰이브크림 피부미백크림 핸드로션 향수 헤어겔 헤어래커 헤어발삼, , , , , , , ,

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용 연필 화장제거제 화장품 키트 화장품 세트 꽃 추출물 향료 합성향료 가발고정용 , , [ ], , ,

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