[지재 판결문] 특허법원 2021허5051 - 등록무효(상)

 

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특 허 법 원

제 부

판 결

사 건 허 등록무효 상2021 5051 ( )

원 고 A

대표자 사내이사 B

소송대리인 변리사 우경민

피 고 C

변 론 종 결 2022. 3. 24.

판 결 선 고 2022. 4. 28.

주 문

원고의 청구를 기각한다1. .

소송비용은 원고가 부담한다2. .

청 구 취 지

특허심판원이 당 사건에 관하여 한 심결을 취소한다2021. 8. 4. 2020 2488 .

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이 유

기초사실1.

가 이 사건 등록서비스표 갑 제 호증. ( 2, 3 )

등록번호 출원일 등록일 서비스표등록 제 호1) / / : 329873 / 2014. 12. 2./ 2015. 8. 19.

표 장 2) :

지정서비스업 서비스업류 구분 제 류의 언어지도업 유학상담업 유학알선업 3) : 41 , , ,

인터넷교육강좌업 인터넷 교육지도업 유학정보제공업 인터넷을 이용한 유학알선업, , , ,

유학정보 제공 및 유학상담 목적의 전시회 조직업 유학관련 교육연구업 교재 출판업, , ,

읽기전용 온라인 전차 출판물 제공업 읽기전용 온라인 전자서적 및 잡지 출판업 인터, ,

넷을 이용한 교육시험업 인터넷 통신학원 경영업 어학교육지도업 어학학원경영업 이, , , ,

민관련 교육상담업 이민관련 교육알선업 이민정보제공 및 이민상담 교육목적의 전시, ,

회조직업 이민관련 교육정보제공업,

등록상표권자 피고 4) :

나 선사용서비스표 .

1) 구성 :

사용서비스업 유학알선업 교육컨설팅업 2) : ,

다 이 사건 심결의 경위 갑 제 호증 . ( 1 )

1) 원고는 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표에 대하여 선사용서비2020. 8. 14.

스표와의 관계에서 구 상표법 법률 제 호에 의하여 개정되기 전의 (2016. 2. 29. 14033

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것 이하 같다 제 조 제 항 제 호에 해당한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였, ) 7 1 18

다.

특허심판원은 위 심판사건을 당 호 사건으로 심리한 후 이 2) 2020 2488 , 2021. 8. 4. “

사건 등록서비스표는 동업 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 ‘ ·

통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 서비스표임을 알면서 그 서비스표와 동

일 유사한 서비스표를 동일 유사한 서비스업에 등록출원한 서비스표에 해당하지 아니· · ’

하므로 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 않아 그 등록이 무효라 할 수 없7 1 18

다 라는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결 이하 이 사건 심결이라 한다 을 하였.” ( ‘ ’ )

다.

인정 근거 다툼 없는 사실 갑 제 내지 호증의 각 기재 변론 전체의 취지, 1 3 , 【 】

당사자 주장의 요지2.

가 원고 주장의 요지 .

선사용서비스표 의 사용 주체는 원고인바 피고는 이 사건 등록서비스표 출원 당시 ,

원고의 사내이사로서 업무를 수행하였으며 그에 따라 원고가 유학알선업 등에 선사용

서비스표를 사용하는 사실을 알았다.

한편 피고는 원고 업무의 종속적 주체인 점 우선심사신청 당시 특허청에 제출된 ,

동의서의 문언 상 원고는 피고의 상표 등록의 우선심사신청만을 동의한 것으로 보아야

하는 점을 고려하면 원고는 위 동의서에 따라 피고에게 상표 출원 업무만을 위임한 ,

것일 뿐 피고가 상표권자가 되는 것까지 동의하는 것으로는 볼 수 없다.

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당함에도 이 7 1 18 ,

사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하여 취소되어야 한다.

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나 피고 주장의 요지 .

원고는 이 사건 등록서비스표가 피고에게 귀속되는 것으로 명시적 묵시적 동의를 ·

하였으며 해당 등록서비스표가 신의칙에 반하여 출원된 상표라고 볼 수 없다 따라서 , .

이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하지 아니한다7 1 18 .

이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부3. 7 1 18

가 관련 법리 .

구 상표법 제 조 제 항 제 호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 7 1 18

그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표

와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을

받을 수 없다고 규정하고 있다 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인. ,

이 사용하거나 사용 준비 중인 상표 이하 선사용상표라고 한다 를 알게 된 사람이 타( ‘ ’ )

인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를

동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다.

구 상표법 제 조 제 항 제 호에 해당하는지 여부는 타인과 출원인의 내부 관계 7 1 18 , ,

계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용 선사용상표의 개발ㆍ선정ㆍ사용 경위, ,

선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성

질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한

다 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다 대법원 선. ( 2020. 11. 5.

고 후 판결 대법원 선고 후 판결 참조2020 10827 , 2020. 9. 3. 2019 10739 ).

나 검토 .

갑 제 내지 호증의 각 기재에 의하면 원고가 이 사건 등록서비스표의 출원일 1) 4 9 ,

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이전에 이미 선사용서비스표에 관련된 도안의 제작을 의뢰하고 그 후 선사용서비스표

를 유학알선업 교육컨설팅업에 사용한 사실은 인정된다, .

그러나 을 제 호증 가지번호 포함 의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하 2) 1, 2, 3 ( )

여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정들에 의하면 피고가 원고로부터 이 사건 등록,

서비스표의 출원일 무렵 이미 이 사건 등록서비스표에 관한 권리를 위임 내지 이전받

아 상표등록출원을 진행하였던 것으로 봄이 타당하고 피고가 원고에 대한 관계에서 ,

신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에

등록출원한 경우에 해당한다고 보기 어렵다.

가 피고는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 원고의 대표이사인 의 배우자로 ) B

서 위 과는 밀접한 관계에 있었다B .

나 피고는 이 사건 등록서비스표를 자기 명의로 출원한 후 같은 날 원고의 대표 )

이사인 에게 특허청 출원서류 접수결과 안내라는 제목으로 피고 명의로 서비스표 B ‘ ’

출원이 접수되었다는 내용의 이메일을 전달하여 피고 명의의 상표등록출원 사실을 통

지하였다 을 제 호증( 2 ).

다 당시 원고의 대표이사이던 은 원고의 명의로 피고가 이 사건 등록서비스표 ) B ‘

의 우선심사신청을 출원인 피고로 하는 것에 동의합니다 업무로 인하여 피고가 출원.

인으로 신청합니다 이에 진행 부탁드리겠습니다라는 내용이 기재된 확인서를 작성하. ’

고 원고의 직인을 날인해 주었다 을 제 호증( 1 ).

라 그 후 피고가 이 사건 등록서비스표의 출원비용을 전액 부담하였으며 그에 ) ,

따라 이 사건 등록서비스표가 피고 명의로 등록되었다 을 제 호증의 ( 3 1, 2).

마 원고는 피고 명의의 이 사건 등록서비스표가 출원되고 등록된 후 년이 넘 ) , 4

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도록 피고를 상대로 출원인변경 내지 상표에 관한 권리등록의 이전을 요구하지도 아니

하였으며 달리 이의제기를 하지 아니하였다.

다 검토결과의 정리.

그렇다면 이 사건 등록서비스표는 원고의 동의 아래 출원 등록된 것으로서 피고가 , ,

원고에 대한 관계에서 무단으로 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사

한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우에 해당한다고 보기 어려우므로 더 ,

나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제 조 제 항 제 호에 7 1 18

해당하지 아니한다.

결 론4.

그렇다면 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에 원고가 주장하는 위법 사유가 없으므

로 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판,

결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

판사 임영우